原告（被害者） ：カストロール（Castrol Ltd.）
国籍 ：インド 被告 ：A.K. Mehta 国籍 ：インド
訴訟裁定機関 ：デリー高等裁判所 判決日 ：1997年3月21日
争点 ：商標権および著作権侵害 詐称通用−損害
事実関係及び裁判所の所見：
逐一：
第1の原告CASTROL LTD.は、英国の法律の下に法人組織となり、英国に登記事務所を有
する会社であった。英国やその他世界中の国々で高品質潤滑油製品の製造、加工、販売を 大々的に行っていた。また、不凍液化合物や作動液、ブレーキ液、排水液、金属細工・切 削油、化学洗浄剤原料の取引も行っていた。
第 2の原告 Csatrol India Ltd.は 1956年のインド会社法の下に法人組織となり、ボンベイ に登記事務所とニューデリーに支店を有していた。高品質の自動車・産業用潤滑油、グリ ース、ブレーキ液、木材防腐剤、金属洗浄剤化合物等の事業を大々的に行っていた。また、
不凍液化合物や作動液等の取引も行っていた。
第1の原告は多数の子会社や関連会社を有しており、上述の商品に関して 1919年にインド で事業活動を開始した。加熱・点火・潤滑用油に関して1942年6月29日に第1494号4類 で登録した商標 CASTROL を含み、インドでの多くの商標権所有者であった。CASTROL とそのロゴを合わせた商標も、第 2263、260626、285343、289629、373756、373758、
373759号で登録していた。
第 2の控訴人の 1994年の総売上高は 546,46,39,000ルピーであった。インドで幅広く使用 されていた CASTROL ボールベアリンググリース容器の一つは、白、赤、緑の独特な配色 で構成されていた。同容器の上部には、商標 CASTROL の赤い文字と共に、白い帯が容器 上部の周りに施されていた。帯のすぐ下には細い赤い帯が配してあった。そのすぐ後には 緑色の帯が、Ball Bearing Grease AP3の文字と共に容器を被っていた。容器の下部には、
白、赤、緑の帯が、特徴的なロゴを挟んで配してあった。白い水平の部分と交差して、
CASTROL の文字が斜めに記してあった。ロゴの表記はスタイリッシュな刷り込み文字
C であった。
原告は、商標BESTROLを付した容器を使用する被控訴人の活動について情報を収集した。
同商標はCASTROL Ball Bearing Grease AP3と同一または類似していた。被控訴人は、
BESTROL AP3 Greaseの容器にも紛らわしく類似した色彩設計、体裁、レイアウト、配色 を使用していた。被控訴人は、控訴人の商標 CASTROL、配色とロゴを模倣しており、AP-3 の文字も盗用していた。被控訴人が使用していた容器は、控訴人の容器の CASTROL ロ ゴと同様の配色、体裁、大きさと、主要な特徴をすべて使用していた点で、ほぼ同一のも のであった。
反駁命令を丹念に調べたところ、判事が 2 つのきわめて重要な理由によって、原告である 控訴人を有利とする仮差止命令の付与を拒絶していたことがわかった。判事は初め、被告
が商標BESTROLを10年以上使用していることから、原告の訴訟は遅滞及び怠慢に当ると
していた。次に、1993年に原告が商標 BESTROLを第三者が使用することを認めているこ とから、被告が同商標を使用したところで、原告が不服の申し立てをすることはできない としていた。
被告は 1981年から 82 年に、BESTROL ホイールベアリンググリースの広告を、雑誌「ビ ジネス・エクスプローラー」に掲載したと主張した。広告は一度限りだった。雑誌の現物 が裁判所の入念な調査のために提出された。雑誌の他の部分には同広告が掲載されていな いことに注目したのは適切であった。広告掲載された表紙の折り返し部分が後から雑誌に 加えられた可能性は、除外できなかった。しかし、一度限りの広告であった事実は変わら なかった。
被告から提示された証拠からは、商標を同時期に使用したとの抗弁は明確にされていなか った。よって、原告の訴訟が遅滞及び怠慢に当たるとすることはできなかった。
原告の商標と表記の写真は、被告のものと共に提出され、記録された。容器の現物も、審 問の際に裁判所の入念な調査を受けるために提出された。裁判所は、被告が原告の表記、
色彩設計、体裁、レイアウト、配色を可能な限り模倣しようとしたと確信した。BESTROL
はCASTROLと発音の上で紛らわしく類似していた。一般市民に誤解を招いたはずであり、
模倣の犠牲となって、原告の商品であると誤解して被告の商品を購入したとみられる。
従って、訴訟は遅滞や怠慢ではなく、そのような抗弁も一般市民の利益において受け入れ るべきでないと確信した。
2 番目に浮上した問題は、原告による 1993 年の和解が事件に与える影響であった。訴訟第 1717/91は、原告が M/s Truechem Industries等に対し、商標 CASTROLへの侵害と、被 告の商標BESTROL使用による詐称通用からの保護を求めて起こされた。訴訟は93年7月 22日に、両者がCPC23条3項に基づき申請を提出することで和解した。
この和解が主な争点となった。
裁判所の意見は、次に示すように、和解が被告に対し仮差止命令が付与されたようには原 告の思うようにならなかったとのものである。
第 1 に、原告は和解に至るよう策略にかかったと主張し、和解の撤回を求めて裁判所 に適切な申請を提出した。
第 2 に、和解はすべて原告に有利なもので、討議の際の原告の要求を強く支持するも のであった。被告に対しては、原告の商標と同一または紛らわしく類似しないことを 条件に、ブリキ容器に商標 BESTROL を使用するようにとの限定的で慎重な譲歩がな さ れ た 。 和 解 の 代 わ り に 被 告 に 付 与 さ れ た 許 可 ま た は ラ イ セ ン ス は 、 被 告 が
BESTROL を使用するライセンスであるということはできない。いずれにせよ、上述
の和解では、BESTROL の語について、原告の CASTROL と同一または紛らわしく類 似する商標として使用するとはどこにも言っていない。
第 3 に、和解の請願では、被告はブレーキ・クラッチ液を含む製品やそれらに関連し たその他同種の商品を、BESTROLの容器に入れて取引しないと明確に保証していた。
被告が以前に採用した配色や体裁、レイアウト、芸術的特徴を使用することは中止さ れた。被告はまた問題の容器を破棄した。
従って裁判所は、原告の主張は遅滞や怠慢、または和解のどちらの理由によっても無効に はならないとの意見を強固にした。
被告である被控訴人の弁護人によって、商標CASTROLは第1の原告が所有権者であるが、
インドでは使用しておらず、第 2 の原告がインドで同商標を使用したと主張したが、同商 標の登録所有権者ではなかったとの主張がなされた。第 2の原告が1958年の貿易及び商標 法第48及び49条が規定する「登録使用者」ではなかったため、第2の原告による使用は、
第 1 の原告にとって有利とはならなかった。さらに、登録商標は CASTROL のみであり、
体裁のデザインや色彩設計は登録には含まれないと主張した。その主張は注意を引くもの だったが、全く真価がなかった。両原告とも訴訟に参加していた。第 1 に、本訴訟は両原 告の事件であり、英国に本拠を置く第 1 の原告は、ボンベイの事務所を通してインドで営 業しており、ボンベイ、カルカッタ、デリー、マドラスにも支社を有していた。1979 年 5 月31日に、第2の原告は第 1の原告によって、高品質の自動車・産業用潤滑油や特性品の 加工・販売を行うことを目的に設立され、第 1 の原告のインドおける営業を一手に引き受 けることも目的としていた。従って、第 48 及び 49 条の適用の問題は発生しなかった。第 48 条は、その中の「することができる」の表現が示すように、その効力については強制で はなく随意のものである。「使用者」が登録を希望した場合に、第 48 及び 49 条の規定に 注意が向けられる。しかし、そうした登録は義務ではない。第 48 及び 49 条の目的は、商 標の不正取引を防止することであり、本事件はそれに該当しない。被告の書面による抗弁 では、第 2 の原告による登録商標の使用を許可することによって、第 1 の原告が商標の不 正取引を行っているとはしていない。さらに、第 2 の原告によるインドでの使用は確立さ れていたため、第48条2項によって、第 1の原告にとって有利となり、双方の原告は共同 の原告として参加した。原告は、権利侵害または詐称通用のどちらかの件で救済を受ける 権利があった。
最後に、BESTROL の語自体は CASTROL と紛らわしく類似していないとの主張がなされ た。被告人の弁護人は、被告人が容器の色彩設計と体裁を変更し、ロゴの使用を中止して
BESTROL の語のみ使用すると保証する用意があることを提起した。弁護人は、その保証
があれば、仮差止命令の判決を下す必要はないと主張した。
この抗弁も却下されることとなった。原告は、数多くの訴訟で下された記録命令を持ち出 した。原告が商標権保護のために争って勝訴したものばかりであった。以下の語が、原告
の CASTROL と同一であるか紛らわしく類似しているとして、これまでの判決で使用を禁
止された。
i） GASTROL
ii） INDRAL iii） BINDROL iv） WESTROL
v） HYCOL
vi） INDOL vii） JINDROL