17(f)に基づく費用を含む『請願書』を伴い、

ドキュメント内 US Patent Proceeding (Page 132-139)

(i)  略

同特許出願をする場合には規則 1. 17(f)に基づく費用を含む『請願書』を伴い、

特許庁に対してそれら補正クレーム、議論、証拠が優先権の基礎となる先の出 願の審査過程で提出できなかったことの証明をしなければならない。 後の出 願される継続出願が

111

条(a)項に基づき実施される場合には実際の出願日よ り

4

ヶ月以内に上記請願書を提出しなければならない; 

 

 

規則

1.78(f)(1)  

 

1.78(f): Applications and patents naming at least one inventor in common.

1.78(f)(1)

少なくとも発明者の一人が共通で、同一人に所有或いは、所有されることにな る同一出願日或いは出願日の違いが

2

ヶ月以内の複数の特許出願(或いは特許 出願と成立した特許)が存在する場合には、出願人は特許出願の日(国際出願 の場合には米国国内段階への移行日)から

4

ヶ月以内に上記条件を満たす他の 特許出願(或いは特許)を特定すること;

 

 

規則

1.78(f)(2)  

 

1. 78(f)(2)

少なくとも発明者の一人が共通で、同一人に所有或いは所有されることになっ

ている複数の特許出願(或いは特許出願と成立特許)が同一出願日(或いは優 先日)に実施されている場合には、これら複数の特許出願(或いは特許出願と 特許)には少なくとも一つ互いに特許性を識別できないクレームが存在してい るという『推定』が成立する。 

1.78(f)(2)(i)

上記『推定』に反駁するには出願人は複数の特許出願(或いは特許出願と特許)

には互いに特許性を識別可能なクレームのみが存在していることを特許庁に 対して説明しなければならない。

1.78(f)(3)

もし上記推定に反駁できない場合には特許性を識別できないクレームを互い の出願クレームから削除することを要求されるであろう。

もし上記推定に反駁できない場合には特許性を識別できないクレームを互い の出願クレームから削除することを要求されるであろう。

 

規則

1.114

(継続審査)

   

1.114 Request for continued examination (RCE):

 

1.114(a)

出願の審査が終了したる場合(例:最終拒絶)に、出願人は一回の継続審査を

費用

(

規則

1.17(e))

の支払いをすることで実施できる(但し、所定の条件を満た

す場合);

1.114(f)

出願人は規則

1.17(f)に基づく費用(400

ドル)を含む請願書を伴った上で、現 クレーム補正、特許性の議論、或いは、特許性に係わる証拠を、前回の審査終 了時点(前回の審査における最終拒絶)までに提示できなかった理由を特許庁 に対し説明できない場合には、出願人は

2

回目以降の継続審査を請求すること はできない。(分割出願を除く継続出願の場合には特許庁に対して上記説明が できない場合には一回の継続審査請求も認められない。)

出願人は規則

1.17(f)に基づく費用(400

ドル)を含む請願書を伴った上で、現 クレーム補正、特許性の議論、或いは、特許性に係わる証拠を、前回の審査終 了時点(前回の審査における最終拒絶)までに提示できなかった理由を特許庁 に対し説明できない場合には、出願人は

2

回目以降の継続審査を請求すること はできない。(分割出願を除く継続出願の場合には特許庁に対して上記説明が できない場合には一回の継続審査請求も認められない。)

 

 ⇒  2008年4月1日に合衆国バージニア州東部地区連邦地裁において

11

1

日から施行される 予定であった上記

USPTO

の新施行規則を無効とする略式判決がでた。

但し、現在

PTO

CAFC

に控訴中:

 

g{|á Ñtzx ãtá |ÇàxÇà|ÉÇtÄÄç Äxyà uÄtÇ~A

添付資料13D:

       

特許出願クレームの審査に係わる規則改定案 

     

2006年1月3日USPTO Websiteで公開

 

http://www.uspto.gov/web/offices/com/speeches/06-01.htm

     

Summarized by Tatsuo YABE on Jan 15, 2006

    

 ⇒  2008年4月1日に合衆国バージニア州東部地区連邦地裁において

11

1

日から施行される 予定であった

USPTO

の新施行規則を無効とする略式判決がでた。

(1) 

CA

の回数を制限する規則(一出願で基本

2

回)は無効である;

(2) 

RCE

の回数を制限する規則(一出願で基本

1

回)は無効である;

(3) クレーム数を制限する規則(一出願で独立

5

個、合計

25

個以内)は無効である;

(4) 

ESD(審査補助書類)の提出義務を出願人に負わせる規則は無効である;

⇒  添付資料13Eを参照のこと:

但し、現在

PTO

CAFC

に控訴中:

 

然るに改定規則案、以下参考まで:(波下線部追記:2008年10月25日 筆者) 

 

規則改定の目的:

 

  

 

特許庁の審査のバックログを低減し、全体的に特許出願審査経過期間を短縮する。 出願人が審 査を希望するクレームが所定数(10個)を超える場合には審査官の初期審査の多大な負担を軽 減するべく出願人側にも協力を要請するという審査の負荷を特許庁と出願人側とでシェアする 審査システムを構築する。

 

  

 

筆者注:

 

本改定案が成立したとしても、一般的な機械・電気・材料関係の米国特許出願クレームドラフテ ィング自体には大きな影響はないと考えますが、出願時には審査の対象とする独立クレームと従 属クレームを合わせて10個以内に抑えることが必要になる(或いは望ましい)と考えます。  即

ち、クレームは現状の通り出願基本手数料内の20個程度構築しても問題はないですが、その中 で独立クレームは自動的に審査の対象となり、従属クレームに関しては出願人が審査を希望する ものを特定し、審査の対象となる独立クレームと従属クレームとの合計数を10個以内にするこ とが必要となります。 何故なら、審査を希望するクレームの合計数が10を超える場合に発生 する出願人の負担(規則1.261に基づく審査補助書類の要件を満たすための出願人の負担)が余 りにも多大であるからです。 即ち、以下に提案されている規則1.261(a)の項目(1)から項目(6) を満たすべく審査補助書類を作成する作業にどれだけの時間と費用が必要となるかという点(実 態的には出願人が審査官以上の仕事をし、審査官がそれを確認するような形式になります)に加 えて、先行技術文献と各クレームとの係わりをどこが公知でどこが新規であるかを説明するとい う記録が後々禁反言として、或いは、虚偽開示という特許有効性の攻撃材料として使用されるこ とになります。 

 

  

 

特許庁は5月3日までのコメント受入れ期間を設けていますので、規則1.261に基づく審査補助 書類の要件がどの程度まで緩和されるかが一つの注目点であると思料します。

 

  

 

改定案の概要:

 

  

 

規則1.75 (b)(1)(i) 

& (ii)

 

出願人は以下の場合には規則1.261に基づき出願人が初期審査を希望する独立 クレーム及び従属クレームの各々に対し審査を補助する書類(Examination  Support Document)を提出すること:

 

   

(i) 独立クレームが10個を超えるとき;或いは

 

(ii)

独立クレームと出願人が審査を希望する従属クレームの合計が10

を超えるとき;

 

   

規則1.104(c)(1)

     

Nature of examination

 

(c) Rejection of claims

 

(1) 独立クレーム及び出願人が審査を希望する従属クレームに特許性が見出 せない場合には拒絶とする;

 

   

規則1.261(a)

     

Examination Support Document (審査を援助する書類)

     

本規則において審査を援助する書類とは以下の書類を意味する;

 

   

(1)

出願審査前に調査を実施したという宣言文(調査の範囲を特定するUSク ラス及びサブクラスを含む)

 

(2)

独立クレーム及び出願人が審査を希望する従属クレームの各々に対して 最も関連性があると思われる公知技術(規則1.98に基づくIDS)の情報公 開;

 

(3) 上記公知技術に開示されている各独立クレームの構成要素と審査を希望 する各従属クレームの構成要素を特定する(クレーム毎にどの特徴が公知 で新規かを特定する:実態的にはJepson形式にするということ:筆者注); (4)

各独立クレーム及び審査を希望する各従属クレームが規則1.111(b)で要

求される先行技術に対して特許性を備えているかを詳述する;

 

(5)

各独立クレームの有用性に関する簡潔な説明;及び

 

(6) 各独立クレーム及び審査を希望する従属クレームの各々の構成要素が明 細書のどこにサポート(112条第1パラグラフに基づくサポート)がある かを示す;

 

   

規則1.261(b)

     

上記規則1.261(a)に基づく審査前の調査は、出願人が特定する先行技術以上に 関連性があるものが見つからないであろうということを妥当な確証性の基に 証明できない場合には、米国特許・米国特許出願公開公報・外国特許公報・非 特許文献を含むこと;

 

   

規則1.261(c)

     

審査を援助する書類を提出する必要があるに拘らず、審査を補助する書類或い は審査前調査が不十分であると判断される場合には、出願人はその旨を通告さ れ、1ヶ月(理由なく期限延長不可)以内に必要書類を補正するか、または、

追加の書類を提出することが要求される。 同処理を1ヶ月以内に完了できな い場合には出願放棄となる。

 

   

規則1.704(c)

     

上記規則1.75(b)で要求される審査補助書面の提出が不十分と判断された場合 には、規則1.261を満たす書類の提出が必要になった日或いは出願日より4ヶ 月の何れか遅いほうの日から、同審査補助書類が前記規則1.261の要件を満た すまで(クレーム補正・選択・限定要求によって審査補助書面の提出の必要性 がなくなる日まで)の間の日数がPTA(特許有効期限延長日数)より差し引かれ る。

 

   

       

 ⇒  2008年4月1日に合衆国バージニア州東部地区連邦地裁において

11

1

日から施行される 予定であった

USPTO

の上記新施行規則を無効とする略式判決がでた。

但し、現在

PTO

CAFC

に控訴中:

 

(波下線部追記:2008年10月25日 筆者) 

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ドキュメント内 US Patent Proceeding (Page 132-139)