Chapter Eight
Chapter Eight
Appendices:
1. USPTO Fee Schedule for FY2009
2. USPTO Allowance Rate for patent examination (1975-2005) 3. State Street Bank 事件 (Fed. Cir. July 23, 1998)
4A Semiconductor Energy Lab. v. Samsung Elec. (Fed. Cir. March 02, 2000) 4B Dayco Product v. Total Containment (Fed. Cir. March 23, 2003) 4C STAR Scientific v. RJR (Fed.Cir. Aug. 25, 2008)
5. Phillips v. AWH (en banc Fed. Cir. July 12, 2005)
6A. Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo (Sup Ct. May 28, 2002)
6B. Festo v. Shoketsu Kinzoku Kogyo (en banc Fed. Cir. Nov. 29, 2000) 7. Johnson & Johnston v. R.E. Service (en banc Fed. Cir. March 28, 2002) 8. Warner Jenkinson v. Hilton Davis Chemical Co (Sup Ct. March 03, 1997) 9A. KSR v. Teleflex (最高裁へ裁量上訴: April 06, 2005)
9B. KSR v. Teleflex (Sup. Ct. Oral Heating: Nov. 28 2006) 9C. KSR v. Telelex (Sup. Ct. Apr. 30, 2007)
10 Liebel v. Medrad (Fed.Cir. Mar 22, 2007)
11 Arisocrat Tech. v. Int’l Game Tech. (Fed. Cir. March 28, 2008) 12 米国特許法改正案 12A 米国特許法改正案（S3818） Aug. 2006 12B 米国特許法改正法案 (S1145 & H.R. 1908) Apr. 2007 13 米国特許施行規則改定案 １3A： IDS に関する改定案 １3B： 早期審査に関する改訂（済み） １3C： 継続出願と継続審査の制限に関する改訂案 １3D： 審査対象となる出願クレーム数の制限に関する改定案 １３E： ２００８年４月１日 バージニア州東部地区連邦地裁 差止め判決 14 Taltech Limited v. Esquel Apparel (Fed. Cir. May 22, 2008)
15. eBay v. MercExchange (Sup Ct. May 15, 2006)
16. PAICE LCC v. Toyota Motor Corp. (Fed. Cir. Oct. 18, 2006) 17. Fed Reg (July 23, 2008) Scope of Foreign Lisences Notice 18. Ulead Syste, v. Lex Computer (Fed. Cir. Dec. 09, 2003) 19. In re Bilski (Fed. Cir. en banc Oct. 30, 2008)
添付資料１：
UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE
FY 2009 FEE SCHEDULE
Effective October 2, 2008
The filing fee (or national fee), search fee, and examination fee are due on filing.
The fees subject to reduction for small entities that have established status (37 CFR 1.27) are shown in a separate column. For additional information, please call the USPTO Contact Center at (571) 272-1000 or (800) 786-9199. Payments from foreign countries must be payable and immediately negotiable in the United States for the full amount of the fee required.
Patent
USPTO Fee Schedule, effective October 02, 2008
Fee Code 37 CFR Description Fee
Small Entity Fee (if applicable) Patent Application Filing Fees
1011/2011 1.16(a)(1) Basic filing fee - Utility
filed on or after December 8, 2004 330.00 165.00
4011† 1.16(a)(1)
Basic filing fee - Utility
filed on or after December 8, 2004
（特許出願費用）
n/a 82.00
1001/2001 1.16(a)(2) Basic filing fee - Utility
filed before December 8, 2004 850.00 425.00
1201/2201 1.16(h)
Independent claims in excess of three
（4 つ目以降の独立クレームに対して）1 個超過ごと に
220.00 110.00
1202/2202 1.16(i)
Claims in excess of twenty
（合計２０を超えるクレームに対して）1 個超過する ごとに
52.00 26.00
1203/2203 1.16(j)
Multiple dependent claim
（多数項従属クレームが一個での存在することによ って発生する費用）
390.00 195.00
1051/2051 1.16(f) Surcharge - Late filing fee, search fee, examination
fee or oath or declaration 130.00 65.00 1081/2081 1.16(s)
Utility Application Size Fee - for each additional 50 sheets that exceeds 100 sheets
（出願明細書が 100 枚を超える場合）50 枚超過
270.00 135.00 1012/2012 1.16(b)(1) Basic filing fee - Design 220.00 110.00
filed on or after December 8, 2004
1002/2002 1.16(b)(2) Basic filing fee - Design
filed before December 8, 2004 380.00 190.00
1017/2017 1.16(b)(1) Basic filing fee - Design (CPA)
filed on or after December 8, 2004 220.00 110.00
1007/2007 1.16(b)(2) Basic filing fee - Design (CPA)
filed before December 8, 2004 380.00 190.00
1082/2082 1.16(s) Design Application Size Fee - for each additional 50
sheets that exceeds 100 sheets 270.00 135.00 1013/2013 1.16(c)(1) Basic filing fee - Plant
filed on or after December 8, 2004 220.00 110.00
1003/2003 1.16(c)(2) Basic filing fee - Plant
filed before December 8, 2004 600.00 300.00
1083/2083 1.16(s) Plant Application Size Fee - for each additional 50
sheets that exceeds 100 sheets 270.00 135.00 1014/2014 1.16(e)(1) Basic filing fee - Reissue
filed on or after December 8, 2004 330.00 165.00
1004/2004 1.16(e)(2) Basic filing fee - Reissue
filed before December 8, 2004 850.00 425.00
1019/2019 1.16(e)(1) Basic filing fee - Design Reissue (CPA)
filed on or after December 8, 2004 330.00 165.00
1009/2009 1.16(e)(2) Basic filing fee - Design Reissue (CPA)
filed before December 8, 2004 850.00 425.00
1204/2204 1.16(h) Reissue independent claims in excess of three 220.00 110.00 1205/2205 1.16(i) Reissue claims in excess of 20 52.00 26.00 1084/2084 1.16(s) Reissue Application Size Fee - for each additional
50 sheets that exceeds 100 sheets 270.00 135.00 1005/2005 1.16(d) Provisional application filing fee 220.00 110.00 1085/2085 1.16(s) Provisional Application Size Fee - for each
additional 50 sheets that exceeds 100 sheets 270.00 135.00 1052/2052 1.16(g) Surcharge - Late provisional filing fee or cover sheet 50.00 25.00 1053 1.17(i) Non-English specification 130.00
† The 4000 series fee code may be used via EFS-Web at http://www.uspto.gov/ebc/efs_help.html
Patent Search Fees
1111/2111 1.16(k) Utility Search Fee （先行技術の調査費用） 540.00 270.00 1112/2112 1.16(l) Design Search Fee 100.00 50.00 1113/2113 1.16(m) Plant Search Fee 330.00 165.00 1114/2114 1.16(n) Reissue Search Fee 540.00 270.00
Patent Examination Fees
1311/2311 1.16(o) Utility Examination Fee （特許出願審査費用） 220.00 110.00 1312/2312 1.16(p) Design Examination Fee 140.00 70.00
1313/2313 1.16(q) Plant Examination Fee 170.00 85.00 1314/2314 1.16(r) Reissue Examination Fee 650.00 325.00
Patent Post-Allowance Fees
1501/2501 1.18(a) Utility issue fee （特許証発行費用） 1,510.00 755.00 1502/2502 1.18(b) Design issue fee 860.00 430.00 1503/2503 1.18(c) Plant issue fee 1,190.00 595.00 1511/2511 1.18(a) Reissue issue fee 1,510.00 755.00 1504 1.18(d)
Publication fee for early, voluntary, or normal publication
（特許出願公開費用）
300.00 1505 1.18(d) Publication fee for republication 300.00
Patent Maintenance Fees
1551/2551 1.20(e) Due at 3.5 years 980.00 490.00 1552/2552 1.20(f) Due at 7.5 years 2,480.00 1,240.00 1553/2553 1.20(g) Due at 11.5 years 4,110.00 2,055.00 1554/2554 1.20(h) Surcharge - 3.5 year - Late payment within 6 months 130.00 65.00 1555/2555 1.20(h) Surcharge - 7.5 year - Late payment within 6 months 130.00 65.00 1556/2556 1.20(h) Surcharge - 11.5 year - Late payment within 6
months 130.00 65.00
1557 1.20(i)(1) Surcharge after expiration - Late payment is
unavoidable 700.00
1558 1.20(i)(2) Surcharge after expiration - Late payment is
unintentional 1,640.00
Miscellaneous Patent Fees
1801/2801 1.17(e) Request for continued examination (RCE) (see 37
CFR 1.114) 810.00 405.00
1808 1.17(i) Processing fee, except in provisional applications 130.00 1803 1.17(i) Request for voluntary publication or republication 130.00 1802 1.17(k) Request for expedited examination of a design
application 900.00
1804 1.17(n) Request for publication of SIR - Prior to examiner’s
action 920.00*
1805 1.17(o) Request for publication of SIR - After examiner’s
action 1,840.00*
1806 1.17(p) Submission of an Information Disclosure Statement 180.00 1807 1.17(q) Processing fee for provisional applications 50.00 1809/2809 1.17(r) Filing a submission after final rejection (see 37 CFR
1.129(a)) 810.00 405.00
1810/2810 1.17(s) For each additional invention to be examined (see
37 CFR 1.129(b)) 810.00 405.00
* Reduced by basic filing fee paid. Post Issuance Fees
1811 1.20(a) Certificate of correction 100.00 1812 1.20(c)(1) Request for ex parte reexamination 査定系再審査請求費用 2,520.00 1813 1.20(c)(2) Request for inter partes reexamination 当事者系再審査請求費用 8,800.00
1821/2821 1.20(c)(3)
Reexamination independent claims in excess of three and also in excess of the number of such claims in the patent under reexamination
220.00 110.00
1822/2822 1.20(c)(4)
Reexamination claims in excess of 20 and also in excess of the number of claims in the patent under reexamination
52.00 26.00 1814/2814 1.20(d) Statutory disclaimer 140.00 70.00
Patent Extension of Time Fees
1251/2251 1.17(a)(1) Extension for response within first month （応答期限 1 ヶ月延長） 130.00 65.00 1252/2252 1.17(a)(2) Extension for response within second month （応答期限２ヶ月延長） 490.00 245.00 1253/2253 1.17(a)(3) Extension for response within third month （応答期限３ヶ月延長） 1,110.00 555.00 1254/2254 1.17(a)(4) Extension for response within fourth month 1,730.00 865.00 1255/2255 1.17(a)(5) Extension for response within fifth month 2,350.00 1,175.00
Patent Appeals/Interference Fees
1401/2401 41.20(b)(1) Notice of appeal （審判請求） 540.00 270.00 1402/2402 41.20(b)(2) Filing a brief in support of an appeal 540.00 270.00 1403/2403 41.20(b)(3) Request for oral hearing 1,080.00 540.00
Patent Petition Fees
1462 1.17(f) Petitions requiring the petition fee set forth in 37
CFR 1.17(f) (Group I) 400.00
1463 1.17(g) Petitions requiring the petition fee set forth in 37
CFR 1.17(g) (Group II) 200.00
1464 1.17(h) Petitions requiring the petition fee set forth in 37
CFR 1.17(h) (Group III) 130.00
1451 1.17(j) Petition to institute a public use proceeding 1,510.00 1452/2452 1.17(l) Petition to revive unavoidably abandoned
application 540.00 270.00
1453/2453 1.17(m) Petition to revive unintentionally abandoned
application 1,620.00 810.00
1454 1.17(t)
Acceptance of an unintentionally delayed claim for priority, or for filling a request for the restoration of the right of priority
1,410.00 1455 1.18(e) Filing an application for patent term adjustment 200.00
1456 1.18(f) Request for reinstatement of term reduced 400.00 1457 1.20(j)(1) Extension of term of patent 1,120.00 1458 1.20(j)(2) Initial application for interim extension (see 37 CFR
1.790) 420.00
1459 1.20(j)(3) Subsequent application for interim extension (see 37
CFR 1.790) 220.00
PCT Fees - National Stage
1631/2631 1.492(a) Basic National Stage Fee 330.00 165.00 1640/2640 1.492(b)(1) National Stage Search Fee - U.S. was the ISA or
IPEA and all claims satisfy PCT Article 33(1)-(4) 0.00 0.00 1641/2641 1.492(b)(2) National Stage Search Fee - U.S. was the ISA 100.00 50.00 1642/2642 1.492(b)(3) National Stage Search Fee - search report prepared
and provided to USPTO 430.00 215.00 1632/2632 1.492(b)(4) National Stage Search Fee - all other situations 540.00 270.00 1643/2643 1.492(c)(1) National Stage Examination Fee - U.S. was the ISA
or IPEA and all claims satisfy PCT Article 33(1)-(4) 0.00 0.00 1633/2633 1.492(c)(2) National Stage Examination Fee - all other situations 220.00 110.00 1614/2614 1.492(d) Claims - extra independent (over three) 220.00 110.00 1615/2615 1.492(e) Claims - extra total (over 20) 52.00 26.00 1616/2616 1.492(f) Claims - multiple dependent 390.00 195.00 1681/2681 1.492(j) National Stage Application Size Fee - for each
additional 50 sheets that exceeds 100 sheets 270.00 135.00 1617/2617 1.492(h) Search fee, examination fee or oath or declaration
after thirty months from priority date 130.00 65.00 1618 1.492(i) English translation after thirty months from priority
date 130.00
PCT Fees - International Stage
1601 1.445(a)(1) Transmittal fee 300.00 1602 1.445(a)(2)
Search fee - regardless of whether there is a corresponding application (see 35 U.S.C. 361(d) and PCT Rule 16)
1,800.00
1604 1.445(a)(3) Supplemental search fee when required, per
additional invention 1,800.00
1605 1.482(a)(1) Preliminary examination fee - U.S. was the ISA 600.00 1606 1.482(a)(1) Preliminary examination fee - U.S. was not the ISA 750.00 1607 1.482(a)(2) Supplemental examination fee per additional
invention 600.00
1619 Late payment fee variable
1621 1.445(a)(4) Transmitting application to Intl. Bureau to act as
receiving office 300.00
PCT Fees to Foreign Offices **
with PCT EASY zip file or electronically without PCT EASY zip file )
1710 International filing fee (first 30 pages) - filed
electronically with PCT Easy zip file 1,137.00 1702 International filing fee (first 30 pages) 1,338.00
1703 Supplemental fee (for each page over 30) 15.00 1704 International search (EPO) 2,665.00 1709 International search (KIPO) 244.00
1705 Handling fee 171.00
1706
Handling Fee - 90% reduction, if applicants meets criteria specified at:
http://www.wipo.int/pct/en/fees/fee_reduction.pdf
17.10
1708 Sequence listing and/or sequence-related table on
electronic medium only (PCT AI Section 801) 6,000.00 ** PCT Fees to Foreign Offices subject to periodic change due to fluctuations in exchange rate. Refer to
the Official Gazette of the United States Patent and Trademark Office for current amounts
添付資料２：
添付資料３：
CAFC 96-1327 判決：
July 23, 1998
State Street Bank
事件
被控訴人： State Street Bank & Trust Co., 控訴人： Signature Financial Group, Inc.
Partially Translated By Tatsuo YABE on Sep. 23, 1998
特許： USP５,１９３,０５６（以下０５６特許） 特許譲渡人： Signature Financial Group., Inc.
発明の名称： ハブ及びスポーク財政サービス体系のためのデータ処理システム 特許日： １９９３年３月９日 発明者： Ｒ. Ｔｏｄｄ Ｂｏｅｓ 要約 下級審（マサチューセッツ地区連邦地裁）において、USP5,193,056 特許（Signature）の発明主題は、「数学的アル ゴリズム」と「ビジネス手法」に分類されるとしてその特許性を否定された。 同判決に不服を申し立て特許権者 Signature は、CAFC 法廷に控訴した。 同ＣAFＣ判決は、これまで不確定的に適用されてきた特許保護を与えるこ との出来ない権利化不能である発明主題として「数学的アルゴリズム」と「ビジネス手法」をどのように解釈するべ きかを明瞭に判示するとともに、米国特許法の基に何が特許保護可能な発明主題で何が特許不可主題かを明瞭 に判示した。 本判決において数学的アルゴリズムに関してはそれ自体をクレームしたものの権利化は不可であるが、それを有 効或いは有用な形態に変換した発明主題は特許保護可能な発明主題になるとした。 要は、クレームが数学的ア ルゴリズムを含むか否か、或いは、数学的アルゴリズムに関係するか否かで特許保護不可な発明主題に属する と判断するのはおかしいとした。 また、ビジネス手法に関する出願において、発明主題の分類でビジネス手法に属するか否かを検討することが既 に間違いであり、他のプロセスクレームと同様に扱われるべきであるとした。 尚、発明主題は、それが特許保護可能な発明主題（プロセス、機械、製造物、組成物）のいづれに分類されるかに 焦点をおいて検討するのではなく、特許を求める発明主題の本質的な特徴と、その実用性に焦点を絞りその特許 性が解釈されるべきであるとしています。 上記を総合的に考慮した結果、今回問題となった「投資体系を実行するためにデータ処理をするシステムに関す る０５６特許」は米国特許法第１０１条で規定する特許可能な主題であると判断された。 【判決】
Signature Financial Group, Inc. （Signature）は、マサチューセッツ地区連邦地裁の State Street Bank ＆ Trust Co., （State Street）の略式判決の申し立てを支持するという State Street に好適な判断（０５６特許のクレーム主 題は米国特許法第１０１条の特許可能な主題に含まれないとして無効と判断された）に対し CAFC に控訴した。 State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc., 927 F. Supp. 502, 38 USPQ2d 1530 (D. Mass. 1996) 我々CAFC は０５６特許のクレーム主題は法定特許可能主題に関するものであるという理由で地裁の判決 を破棄差戻しする。
【背景】 Ｓｉｇｎａｔｕｒｅは上記０５６特許の譲受人である。 当該０５６特許は、投資体系を実行するためのデータ処理システム に関する発明であり、Ｓｉｇｎａｔｕｒｅのビジネスにおいて、相互ファンドのための運営、会計処理のために開発された。 本質的には、当該システムは、相互ファンド（スポーク）はパートナーシップとして組織される投資のポートフォリオ に財を貯えるという資金体系を援助するものである。 Ｓｔａｔｅ Street とＳｉｇｎａｔｕｒｅは共に、複合結合型パートナーシップ資金財源サービスの管理及び運営者として業務 を行う会社である。 Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔは、０５６特許にクレームされたデータ処理システムをライセンス使用するべくＳ ｉｇｎａｔｕｒｅと交渉していたが、交渉は不成立に終わり、Ｓｔａｔｅ Ｓｔｒｅｅｔはマサチューセッツ地区連邦裁判所に対して ０５６特許の無効、権利行使不可、非侵害を訴えＤＪアクションを提起し、後に、米国特許法１０１条の基に、特許可 能な主題をクレームしていないという理由で特許無効に対する一部略式判決を申し立てた。 同申立ては認められ、 本控訴へと繋がった。 【Discussion】 本法廷は、連邦地裁の略式判決を認めた事実に対して服従する必要はなく、略式判決の判断基準が遵守された かを独自に判断しなければならない。 Vas-Cath, Inc. v. Mahukar, 935 F.2d 1555, 1560, 19 USPQ2d 1111, 1114 (Fed. Cir. 1991) 純粋に事実問題がなく、法律問題として判決を受けられる場合には、略式判決は適切に認めら れる。 Fed. R. Civ. P. 56(c) ０５６特許が１０１条の特許可能な発明主題をクレームしていないとして無効である か否かという本質的な争点は、クレームの構成と法律の問題である。 我々は、クレームの構成に関して、提示さ れた事実関係の問題も含めて最初から検討する。 Cybor Corp. v. FAS Techs., 138 F. 3d 1448, 1451, 46 USPQ2d 1169, 1174 (Fed Cir. 1998) (in banc) 我々は、さらに法律問題を一から検討する。 See Romero v. United States, 38 F.3d 1204, 1207 (Fed. Cir. 1994) 我々は、DJ アクションの原告である State Street は、法律 問題として米国特許法１０１条の基に０５６特許の無効性に対する略式判決の申立てを認められないと判断する、 なぜなら、本特許クレームは法定特許主題に関連するからである。
以下に法定特許主題に関する事実を述べる。 See Snderson v Liberty Lobby, Inc., 477 U.S. 242, 255 (1986) ０５ ６特許のクレームは、一般的には、統括者が財政情報のフローを監視且つ記録し、パートナーの資金財政サービ ス体系（形態）を維持するのに必要な全ての数値計算を実行可能なシステムに関する。 パートナー資金財政サー ビス体系は幾種かの相互ファンド（或いはスポーク）が単一のポートフォリオ（或いはハブ）にそれらの投資ファンド を貯えることを可能とし、パートナーシップの税金面での利点と組み合わせて、特に、資金を管理するコストを強化 できるようにする。 特に、本システムは同じハブに投資された２つ以上のスポークの資産を日々分配する手段を 提供する。 本システムは、さらに、ハブの投資保証の額とそれと同時にスポークの各資産の毎日の変動を考慮に いれ、各スポークのハブ内におけるシェア（％）を決定する。 （中略） 056 特許は１９９１年３月１１日に出願され、元々、６つの「装置」クレームと６つの「方法」クレームを有していた。 ６ つの「装置」クレームは、Ｍｅａｎｓ Ｐｌｕｓ Ｆｕｎｃｔｉｏｎの形態で記載された。 Signature によると審査経過において、 審査官は特許可能な主題をクレームしていないとして１０１条拒絶の適用を検討したとのことである。 しかし、６つ の方法クレームをキャンセルしたところ、審査官は残りの６つの「装置」クレームを特許許可とした。 尚、クレーム１ が独立クレームである。 独立クレーム１は１１２条６段に基づき適切に構築されているとした場合に、それは以下に示されるような「機械」に 関するもので、ブラケット[ ]内の記載事項は Means クレームに対応する明細書の記載事項である。 クレーム１． パートナーシップとして設立されたポートフォリオの財政サービス形態を運営するためのデータ処理 システムであって、各パートナーは複数の財源のひとつであり、該データ処理システムは、以下の構成要素を含む (comprising)： (a) データーを処理するためのコンピューター処理手段 [CPU を備えた PC]； (b) 記憶媒体[a data disk]にデータを格納する記憶手段；
disk to magnetically stored selected data]；
(d) 第２手段[an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate incremental increases or decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis, and store the output in a separate file]、これは前記ポートフォリオの資産に関するデータ、前日からの各財源、前記各財源 の増減に関するデータを処理し、前記各財源の前記ポートフォリオに対する割合（％）を配分する；
(e) 第３手段[an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate incremental increases and decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis and store the output in a separate file]、これは前記ポートフォリオの毎日の収入増減、経費増減、及び、純益或いは 純損失に関するデータを処理し、各財源に対するそのようなデータを配分する； 及び
(f) 第４手段[an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from a specific file, calculate incremental increases and decreases based on specific input, allocate the results on a percentage basis and store the output in a separate file]、これは前記ポートフォリオの毎日の実現できなかった純益、純損失に関する データを処理し、各財源に対するそのようなデータを配分する；
(g) 第５手段[an arithmetic logic circuit configured to retrieve information from specific files, calculate that information on an aggregate basis and store the output in a separate file]、これは前記ポートフォリオに対す る年度末の収入総計、経費総計、及び、資本獲得、損失及び財源の各々に関するデータを処理する。
クレーム要素の各々は Means Plus Function形式で表現されているので、米国特許法第１１２条６段に基づき（明 細書に記載部分に開示された構造の“均等物”を含む）解釈される。 従って、クレーム１は、“機械”をクレームして おり、パートナーシップとして設立されたポートフォリオの財政サービス形態を運営するためのデータ処理システム という主題であり、当該機械の最低限の構成要素としては、当該クレームに定義された means-plus-function 要素 (a) - (g)に対応する明細書の説明部分に開示された特定の構造を含む。 このように“機械”は１０１条の基に特許 しうる主題である。 ここで、注意すべきは、１０１条に基づく解釈をする場合に、権利化を望む主題が４つの特許可 能主題（“機械”、“プロセス”、“製造物”、及び“物の組成”がそのカテゴリー）の少なくとも一つに入る場合には、ク レーム１が“機械”或いは“プロセス”に関するものであるかは重要な意味をなさない。 上記をもって我々の分析が終了するものではない、即ち、連邦地裁では該０５６特許でクレームされた主題は判例 で司法的に構築された特許保護可能な発明主題の２つの例外に入ると結論づけている。 連邦地裁は、その第１ 例外として“数学のアルゴリズム”であり、第２番目の例外は“ビジネス手法”としている。 米国特許法１０１条は： 何人も、新規で且つ有益な“如何なる” 方法、機械、製造物、又は、物の組成、 或いは、 それらの新規で 且つ有益な“如何なる”改良を発明又は発見した場合には、 本条文の条件と要求事項と照合し、特許を取得 することが可能である。 上記１０１条を平たく解説すると、“如何なる”発明であっても４つの特許保護が可能な主題のカテゴリーの一つに 入り、それが米国特許法１０２条、１０３条、１１２条第２項の要件を満たす場合には特許となる。 上記のように、“如何なる”という用語を繰り返し使用しているのは、米国特許法１０１条に定義された制限以上に 特許主題に制限を加えないという米国議会の意図を反映するためである。 事実、最高裁は、この連邦議会の意 図は、「太陽の下に人間が創造したる如何なるもの」に拡大されるということに同意している。 Diamond v.
Chakrabarty, 447 U.S. 303, 309 (1980); see also Diamond v. Diehr, 450 U.S. 175, 182 (1981) このように、連邦議会 が意図していない限定を特許可能主題に関する１０１条に加えて１０１条を解釈することは適切ではない。 ■ “数学的アルゴリズム”の特許主題例外
最高裁は特許保護を与えられない３つの発明主題として、自然法則、自然現象、及び、抽象的な思考（発想）を 認識している。 本件との関連性から言うと、法廷は数学的アルゴリズムは単に抽象的な思考にすぎないとして特 許不可の主題と判断した。 Diehr, 450 U.S. 175, passim; Parker v. Flook, 437 U.S. 584 (1978); Gottschalk v. Benson, 409 U.S. 63 (1972). Diehr 判例において、法廷はある種の数学的アルゴリズムは、それが現実の形態 （例えば、有益、具体的で、実体的な結果）に変換されなければそれ自体は抽象的な思考を示すのみであると説 示した。 Alappat, 33 F.3d at 1544, 31 USPQ2d at 1557.
特許不可である数学的アルゴリズムであるか否かは、それらが単に実施例のない概念或いは有益ではない事実 を構成する抽象的な思想であることを証明することで判断することができる。 言い換えると、特許保護を可能にす
るためには、数学的アルゴリズムは有益な手法に適用されなければならない。 （一部省略）
Arrythmia Research Technology Inc. v. Corazonix Corp., 958 F.2d 1053, 22 USPQD2d 1033 (Fed. Cir. 1992)にお いて、連続的な数値計算を伴い機械により、患者の心拍から電気的(cardiograph)信号へ変換することは、患者の 心臓に対して有益で、具体的で、実体的な結果をもたらすとして、抽象的な思考の実用的な適用であるとした。 現在では、我々は、個別的な価格を示すデータを機械によって連続的な数値計算をすることによって最終的なシェ ア価格に変換することは、有益で、具体的で、実体的な結果をもたらすとして、数学的アルゴリズム、公式、或いは、 計算の実用的な適用であると判断する。 連 邦 地 裁 は 、 ク レ ー ム さ れ た 主 題 が 特 許 不 可 で あ る 抽 象 的 な 思 考 で あ る か 否 か を 判 断 す る Freeman-Walter-Abele テストの適用を間違った。 Freeman-Walter-Abele テストは以下のように定義される： 最初に、数学的アルゴリズムがクレームに直接或いは間接的に定義されているか否かが判断される。 次に、数 学的アルゴリズムがあると判断される場合には、クレームが全体として該数学的アルゴリズムが如何なる手法で あれ、物理的な要素、或いは、プロセスステップに適用されているか否かが判断される。 そして、適用されている と判断されると、１０１条をパスしたと判断される。 （中略） 結局のところ、我々が何度も言及してきたように、 ステップ毎 (step by step)に実行される全てのプロセスは、そ れが電気的、化学的、または機械的であれ、広い意味でアルゴリズムに関する。 米国特許法１０１条は明瞭にプ ロセスを特許可能な発明のカテゴリーとして包括している。 さらに、米国特許法第１００条 b 項は、プロセスという 用語の定義を、プロセス、技巧又は方法を意味し、公知のプロセス、機械、製造物、組成、又は、材料の新規の使 用を含むとしている。 従って、クレームがアルゴリズムを含むか、アルゴリズムに関するということでクレームが特 許不可主題に属すると判断するのは意味をなさない。
In re Iwahashi, 888 F.2d 1370, 1374, 12 USPQ2d 1908, 1911 (Fed. Cir. 1989)
クレームが特許可能な発明主題を含むか否かを検討する場合には、該クレームが特許可能な４つのカテゴリー （プロセス、機械、製造物、或いは、物の組成）のいづれに属するかに焦点を置くのではなく、むしろ、発明主題の 本質的な特徴と、特に、その実用的な利用性に焦点を絞るべきである。 米国特許法１０１条は特許されるべき主 題は、同特許法で規定されている、新規性、非自明性、及び、十分な開示内容を含む条件と要求を満たさなけれ ばならないとしている。 本件に関する限りでは、クレーム１はハブ、スポークのソフトがプログラムされた機械に関 するもので、それが有益で、具体的で、且つ、実体的な結果を生じることが認められている。 たとえ、有益な結果 が数字（価格、利益、％、コスト、損失など）で表現されるとしても、クレーム１は特許可能主題であると判断され る。 ■ ビジネス手法例外（ビジネスモデルに関する特許は権利化できないという解釈） ０５６特許を１０１条の基に無効にする他の理由として、連邦地裁は判例的に構築された特許保護を付与できる発 明主題の例外として“ビジネス手法”例外規定を適用した。 我々はここで、誤って理解された該例外規定に関して 解説する。 １９５２年に特許法が成立して以来、ビジネス手法に対しても、他のプロセス或いは手法に適用される のと同様に権利化に必要な同法律に規定された要求事項が適用されてきた。 （中略）
States Street は、我々が Maucorps 判例と Meyer 判例を議論しているときに、我々が Alappat 判例におけるビジネ ス手法の特許保護例外規定を認めたと主張した。
Maucorps 判例では、セールスマンがそれぞれの顧客にどのように対応するべきかを判断するビジネス方法論に 関連するものであり、Meyer 判例は、神経科医が患者を診断するのを補助するシステムに関するものである。 こ れらは明瞭に、１０１条のカテゴリーに属さない。
Alappat, 33 F.3d at 1541, 31 USPQ2d at 1555. 上記の二つの判例を深く検討すると、Maucorps 及び Meyer のク レームされた発明は、ビジネス手法の特許適用例外ではなく、数学的アルゴリズムの特許適用例外規定の基に、 抽象的な考察であるとして拒絶されたということが理解される。 See In re Maucorps, 609 F.2d 481, 484, 203
USPQ 812, 816 (CCPA 1979); In re Meyer, 688 F.2d 789, 796, 215 USPQ 193, 199 (CCPA 1982).
ビジネス手法の特許保護適用例外を議論するために引用された判例, Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co., 160 F. 467 (2d Cir. 1908) はビジネス手法例外規定をもって特許性を攻撃したものではない。 本判例におい ては、特許は新規性と進歩性の欠如により無効とされたのであって、特許主題として不適切とされたわけではない。 法廷は、「本システムの本質的な原理は簿記（商品を顧客の販売するときに販売価格を顧客に請求する）の手法 と同じくらい古い」とした。 さらに同法廷は、「もし本特許出願の時点でそのような簿記システムが如何なるレストラ ンにも存在していなければ、キャッシュレジスター及び会計監査の有益なシステムが法的に特許可能な手法にな るか否かという質問を提起していたであろう」とした。 本事件も例外にあらず。 即ち、連邦地裁はビジネス手法の特許保護適用例外の教訓が幾種かの論文に説明さ れていることを説明するものの、ビジネス手法の特許保護適用例外の基に、０５６特許の無効の主たる理由を以 下とした： もし Signature の発明に特許性があるとした場合には、金融業界の如何なる組織であれ、ハブ、スポーク形態の複 合結合型財政モデルの実行を望む場合には、Signature の了解を得なければならなくなる。 なぜなら、０５６特許 は、この種の財政構造を運営管理するために必用なコンピューター型会計手法の全てを実質的に包括するような 広範なクレームを有しているからである。 927 F. Supp. 502, 516, 38 USPQ2d 1530, 1542. クレームの権利範囲が特許を受けるのに不当に広いか否かは 米国特許法１０１条の基に判断されるものではなく、むしろ、１０２，１０３，１１２条の基に判断されるものである。 現在の１９９６年 MPEP（米国特許審査便覧）から1994 年 MPEP のパラグラフ 706.03(a)が省かれた。 １９９４年 MPEP 当該パラグラフは： 「プロセス或いは方法のカテゴリーに属すると考えられるが、ビジネスを実行するため の手法は特許保護可能な発明主題の分類に属さないとして拒絶することができる」としている See Hotel Security Checking Co. v. Lorraine Co., 160 F 467 (2nd Cir. 1908) and In re Wait, 24 USPQ 88, 22 CCPA 822 (1934)
さらに、上記の変更は、１９９６年の米国特許庁のコンピューター関連発明の審査ガイ
ドラインにて以下のように強調された：
審査官は、ビジネスを実行するための手法に関わる発明を適切に対処（審査）することが困難であった。 そのよう なクレームはビジネスを実行するための手法として分類されるべきではない。 そのようなクレームは他のプロセス クレームと同じように取り扱われるべきである。(Examination Guideline, 61 Fed. Reg. 7478, 7479 (1996))
我々は、この種のクレームは上記ガイドラインの箇所にあるように処理されるということに全くもって賛同する。 ク レームが米国特許法１０１条の特許主題に関するものか否かという質問をクレームされた主題が“ビジネス”を行う ものか、それ以外のものかという質問に置き換えてはならない。
【結論】
添付資料４A：
Semiconductor Energy Lab. (SEL)
v.
Samsung Electronics Co.,
CAFC Nos. 98-1377, 99-1103
判決：2000 年 03 月 02 日
Virginia 州東部地区連邦地裁からの控訴:
筆者コメント
Y 氏（SEL の USP636 特許出願時に SEL 社長兼発明者）が IDS として提出した日本公開特許出願公報 56−135968(キャノン引例）に対する Concise Explanation of Relevancy (特許性に関わる簡潔な説明 文：37CFR1.98a3 で要求されている）において USP636 特許クレームの特許性にとって最も重要な部分を記載して いなかったことで、地裁において Y 氏は意図的に最も関連する部分を英訳しなかったとして、この行為を Fraud と 判断した。 当法廷において地裁の判決が支持され、Y 氏の IDS 提出に関わる行為は Fraud と判断された。 従っ て、本事件の速報のみを聞いた米国特許出願実務者は今後非英語先行技術を IDS 提出する時で、特に「特許性 に関わる簡潔な説明文」を作成するときに非常に神経をすり減らすことになると思われます。 要は、本判決速報 のみでは、最重要部分を英訳し忘れれば、その行為を Fraud とされるかもしれないと早とちりする可能性があるか らです。 しかし、本判決文を読んでいくと Y 氏の IDS 提出に関わる一連の行為には、“単に特許性に関し最重要な箇所を英 訳しなかった”という事実ではなくて、それを意図的に(特許庁を欺き、USP636 特許の権利化を確保するため）実行 したと相手側に主張されても仕方が無いであろうと思える数項目の“相応しくない行為”があったと読み取れます。 従って、今回、Y 氏が実施したとされる不公正な行為(或は後に被疑侵害者側に好都合に利用される材料）を確認 し、そのような行為の何れかが日々の実務で実施されていないか、或いは、起こりうるのかを冷静に検討する必要 があると考えます。 そのような不適切な行為を本判決文から抽出すると以下の通りです：
（１）Y 氏は SEL の米国特許代理人である Ferguson 氏が特許性に重要な先行技術文献を特許庁に提出しよう としたという理由で Ferguson 氏の代理権を一時的に解約した。
（２）636 特許の親出願審査中において Nakagawa 引例の内容を特許庁に対して誤報(不実表示）した理由を説 明できなかった。
（３）Y 氏は、「Tsai 博士による引例文献(636 特許にとって関連性のある IDS 資料）の重要性を理解していない」 と主張しながらも、Tsai 博士の功績を「素晴らしい」と絶賛した挙句、その論文を Tsai 博士より入手するとともに、Y 氏の論文で引用したという事実が後に知れた。
（４）Y 氏は Tsai 文献及びその他の関連出願を IDS として特許庁に提出したものの、それは SEL のライセンシ ーである IBM の要請に応じたものである。 （５）636 特許クレームに関連性の深い Canon 引例の最重要関連箇所「不純物を避けることに対する警告」を簡 潔な説明文に記載されなかった。 米国出願実務者の IDS 提出時において上記（５）の項目に該当する行為をしてしまうことはあるでしょう。 即ち、非 英語先行技術文献を IDS するときに要求される簡潔な説明文 (37CFR1.98a3)で出願クレームの特許性に対し最も
重要な特徴を開示しなかったということは日常業務でしばしば発生するでしょう。 しかし特許の無効を訴える側は、 その重要情報を開示しなかったという事実だけでは Fraud を立証することはできません、即ち、当該重要情報を開 示しなかったのは特許庁を欺くためであったという欺く意図(deceitful intent)を立証することが必要となります。 欺 く意図を立証するのに好都合な材料、即ち、上記（１）∼（４）の項目に関して考察すると、通常の努力を支払えばこ れら（１）∼（４）の項目に該当する行為は避けることができるのではないでしょうか？ 従って、実務者は既存の IDS 提出手続きを再度見直し、上記した欺く意図を立証する材料になりそうな行為(仮にそのような行為があるとす るならば）を是正することは重要であると思われますが、非英語先行技術を今後は全英訳するとかの非現実的な 判断を下さないことが重要ではないかと考えます。 ※ 注意： 尚、本判例紹介は IDS の提出不備による Fraud の要件を理解するためにとりまとめたものであり、公開 された判決の枠内で不正と判断された行為を列記・要約するも公開内容の意図的な改ざんはありません。 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ (I) 要約
SEL の USP636 特許出願時に SEL 社長である Y 氏が IDS として提出したキャノン引例に対する Concise Explanation of relevancy (特許性に関わる簡潔な説明文：37CFR1.98a3 で要求されている）において USP636 特許 クレームの特許性にとって最重要箇所を説明していなかったことと、それを意図的に、特許庁を欺く目的で実行し たとして、地裁において Y 氏の行為は Fraud と判断された (SEL v. SAMSUNG, 4F. Supp. 2d 477 (E.D.Va. 1998); SEL v. Samsung, 24F. Supp. 2d 537 (E.D. Va. 1998) 。 当 CAFC 法廷によって地裁の判決が支持された。 詳細は CAFC 判決の全文を参照ください： http://www.ll.georgetown.edu/Fed-Ct/Circuit/fed/opinions/98-1377.html (II) SEL の米国特許: SEL 社の米国特許第 5,543,636 号： 米国出願日：1995 年 06 月 07 日 1995 年 04 月 20 日に出願された米国出願番号 425455(1995 年 04 月 20 日出願）の分割出願であり，(中略）1985 年 05 月 20 日に放棄された米国出願番号 735697 からの継続出願である。 発明者： Y 氏 優先権主張： JP59-100250; JP59-100251; JP59-100252 1994 年 05 月 18 日 クレーム１：
An insulated-gate field effect transistor comprising:
a non-single crystalline semiconductor layer doped with a hydrogen or halogen and having an intrinsic conductivity type;
a channel region formed in said semiconductor layer, wherein a concentration of at least one of oxygen, carbon and nitrogen contained in said semiconductor layer is not higher than 5 times 10 sup. atoms/cm.sup.3; source and drain regions forming respective junctions with said channel region whereby charge carries move through said channel region between said source and drain regions in a path substantially parallel to said substrate;
a gate insulator comprising silicon nitride and directly contracting said channel region; and a gate electrode contacting said gate insulator;
wherein said channel region is interposed between the gate insulator and another insulator.
判決文抜粋： SEL はセミコンダクターの研究開発を専門とする日本の会社である。SEL は 1980 年から世界に 5000 以上もの特 許出願を実施し、そのうち約 1500 件の米国及び外国特許を取得した。 Y 博士は物理学者であるとともに、SEL の 社長、有数の株主、であると共に、米国 636 特許を含む SEL 特許の殆どに対する共同発明者或は単独の発明者 である。
636 特許は、IGFET ( Insulated Gate Field Effect Transistor) の一種である単一の結晶状シリコンの薄膜トランジ スタ（TFT)をクレームしており、TFT は活性型メートリックス表示装置の画素を ON-OFF 切替するのに使用される。 636 特許は 1995 年 06 月 07 日に出願され 1996 年 08 月 06 日に権利化された。 SEL は 636 特許の遡及可能な 優先日が 1984 年 05 月 18 日であると主張している。 SEL の米国特許弁護士である Ferguson 氏は、氏が重要先 行技術を米国特許庁に提出しようとしたことを理由に代理権をキャンセルされた短期間を除いて 636 特許の出願 時及びその基礎になる過去の出願の業務に携わった。 636 特許は以前の米国特許施行規則第 60 条に基づく分割出願であるので、それ自身の IDS を有しており、その IDS は 15 ページであり 1995 年 11 月 15 日に提出された。 当該 IDS は特許庁の定型書面 PTO−1499 において 90 にも及ぶ先行技術をリストしており、それら全てに対して審査官はイニシャルを追記した(検討済を意味するチャ ックを入れました）。 これら先行技術には日本特許出願公開公報第５６−１３５９６８号(以下キャノン引例と称す る）を含んでおり、SEL はキャノン引例に対して、
（１）その日本語の公報全文 29 ページ、
（２）特許性に関する簡潔な説明文 (concise explanation of relevance)、及び、 （３）本件とは関連のない過去の出願で使用された 1 ページの英訳 を提出した。 ここで上記（２）の簡潔な説明文においてキャノン引例は薄膜型トランジスタのゲート絶縁層に窒化シリコンを使用 することを開示していると簡潔に説明した。 上記（３）の翻訳文においてはキャノン引例の４つのセクションを網羅 しており、TFT の構造、多孔性シリコンにより構成される半導体層、窒化シリコンでコーティングされたゲート電極、 酸化シリコンを窒化シリコンに置換することの観察結果を記載している。 SEL はそれ以外にも３つの引例を提出し た：Tsai 引例("Amorphous Si Prepared in a UHV Plama Deposition System という題名の 1983 年の記事）；特開平 第 59−35423 号(423 出願公報）；と特開平第 59−35488 号(488 出願公報）である。 これら３つの引例の何れにも 636 特許でクレームしたレベルより不純物のレベルを下げることが開示されている。 1996 年 10 月 10 日に SEL は Samsung の活性型メートリックス表示及びそのような表示部を備えたコンピューター が SEL の 636 特許、米国特許第 5,521,400 号(400 特許）、及び、米国特許第 5,349,204 号(204 特許）を侵害したと してバージニア州東地区の連邦地裁に裁判を提起した。 Samsung は侵害を否定すると共に、当該特許の実施可 能要件欠落、自明、ベストモード開示不備、不正行為を理由に防御を企てた。 そらに Samsung は SEL が RICO 及 び不正競争違反であると反論した。
SEL は Samsung の不正行為防御、RICO、独禁法、不正競争反訴に対して略式判決を申請した。 地裁は RICO 及 び独禁法の反訴に対して申請を受理したが、不正行為及び不正競争反訴に対しては認めなかった。 7 日間に及ぶ非陪審審理において地裁は２つの理由を根拠とし不正行為を認定し、636 特許は権利行使不可とし た。第 1 の理由は、SEL の提出した、キャノン引例に関わる簡潔な説明文及び英訳文 1 ページは正確ではあるが、 （読者に）誤解を与えるほどに不充分であり、SEL はキャノン引例を特許庁に対して意図的に隠そうとしたと判断し た。 キャノン引例に対する簡潔な説明文において、一つの例として、窒化シリコンゲートのみを記載し、キャノン引 例が“不純物を回避することを警告している”ことを記載するのを怠った。 第 2 番目の理由としては、SEL は Tsai 引例が TFT というより、むしろ solar cells に関するものであると特許庁に主張しており、地裁は、この主張は Tsai 引例が重要でないと審査官に思わせるために SEL が意図的に行ったと判断した。 地裁は以下に示す複数の事実に基づき SEL の欺く意図を認定した： 地裁は Y 氏が、米国特許第 5,315,132 号(現在問題となっている 636 特許の関連出願）の審査中に、Nakagawa 引 例に開示されている不純物のレベルを不実表示した(誤って伝えた）ことに対し、十分に納得のいく説明をできなか ったことを指摘した。 さらに、地裁は Y 氏が Tsai 引例の重要性を認識していなかったという主張を次の理由によって信頼性がないと判 断した。 即ち、Y 氏は Tsai 博士の業績に関するスピーチを｢大変見事である」と絶賛しており、1983 年 10 月には、
その文献を Tsai 博士より入手しており、さらには、1984 年の非結晶固体 (Non-crystalline Solids)というジャーナル において Tsai 氏の文献を引用しているからである。 さらに、Y 氏の２つの特許出願(423 出願，488 出願）において、ソーラーセルでの不純物が低レベルであることによ る優位性は TFT にも適用されることを明瞭に説明している。
さらに、Y 氏は、Tsai 引例、423 出願、及び、488 出願を 636 特許及び 455 出願審査中に IDS として提出したが、 地裁の認定した事実によると、ライセンシーたる IBM がその必要性を明白に指示してから Y 氏は提出した。 上記事実に基づき、地裁は、SEL は精巧、巧妙、且つ、継続的に特許庁からボールを隠そうと試み、これらの行為 は出願人に要求される誠実で、且つ、正直であることに対する義務に鑑みて明白に違反する行為であると判断し た。
DISCUSSION
（I） 不正行為 不正行為は、欺く意図を伴う以下の行為を含む： 重要事実を誤って伝えた場合； 重要情報を開示しなかった場合；或は 間違った重要情報を提出する行為。 被疑侵害者は、その者が特許侵害訴訟での被告或は DJ アクションにおける原告であることに関わり無く、明 瞭で、且つ、説得性のある証拠に基づき情報が重要であったことと行為が欺く意図を持って実行されたことを証明 しなければならない。 当法廷では、隠された情報或は誤報された事柄が重要性の閾値レベルであるか否か、さらには、出願人の行動 が、欺く意図を証明する閾値レベルを満たしていたかを判断する。 （中略） 地裁で判断された不正行為の判断 は、事実認定を明白に間違ったか、或は、関連法の適用を誤ったか、或は、関連法の内容を誤解したときにおい てのみ、この地裁の判決を差し戻すこととする。 (後略） A 重要性 37CFR1.56(1995 年） 規則第 56 条において“特許性に対する重要な情報”と言う意味が規定されている：37 CFR 1.56(b) Under this section, information is material to patentability when it is not cumulative to information already of record or being made of record or being made of record in the application, and
(1) It establishes, by itself or in combination with other information, a prima facie case of unpatentability of a claim; or
(2) It refutes, or is inconsistent with, a position the applicant takes in:
(i) Opposing an argument of unpatentability relied on by the Office, or (ii) Asserting an argument of patentability.
隠された情報は、それが(クレームに）関連する特徴の組合せをより完全に開示している場合には、それら関連す る特徴の全てが他の引例(複数）に開示された状態で審査官の掌中にあったとしても、非常に重要なものとなりうる。 Molins, 48 F.3d at 1180, 33 USPQ2d at 1828. (中略） 当法廷は、地裁がキャノン引例を重要であるとした判断 に明白な間違いはないと判断する。 地裁はキャノン引例の重要性に関して何通りかの理由を示しており、キャノ ン引例が重複する(情報）ものではなかったとしており、キャノン引例の英訳されていない箇所には、審査官に提出 された他の情報のいずれよりも 636 特許のクレーム要素のより完全な組合せが開示されている。(中略） 第 2 に地裁は、キャノン引例は他の引例、たとえば、Tsai 引例、或は Y 氏の 423 出願、488 出願のいずれかと組合 せることによって 636 特許を一見したところ特許不可にするという事実を認定した。 Samsung の Fonash 博士は、 キャノン引例の全訳は、636 特許に開示された装置を作成するための良い設計図となっていたであろうと説明して
いる。 従って、Tsai 引例と組みわせることによってキャノン引例は 636 特許クレームを自明にしていたであろうと判 断される。 B 意図 意図は直接的な証拠によって証明する必要はなく、それはむしろ行為及びその行為を行う者が意図していたと 推定されるべき、自然派生する結果を示すことによって証明される。 Molins, 48 F.3d at 1180, 33 USPQ2d at 1828-29 一般的に言って、意図は出願人の行動を覆う環境及び事実から推論されなければならない。 Id. at 1180-81, 33 USPQ2d at 1829 (中略） 省略されたり誤報された情報が重要であればあるほど、不正行為を成 立させるための意図の度合いが低くても良い。 Id. at 1256, 43 USPQ2d at 1668 (中略） SEL は MPEP609 を引用し、出願人は、提出する情報とクレームとの違いに対する議論を提示する必要がないと主 張し、SEL が米国特許庁の規則を法律的に遵守しているということは審査官を欺く意図があったという推定を否定 するものであると主張した。 さらなる誠実さの根拠として、SEL は、キャノン引例をライセンシーである IBM などに 促されたからではなく、自発的に提出したということを主張した。 地裁では、Y 氏と SEL の他の証人は信頼性がないとした。 さらに、地裁は日本語を母国語とする Y 氏は物理学者 であり、キャノン引例の重要性を理解していると判断した。 さらに、Y 氏は、キャノン引例のより完成された翻訳を 提出すると 636 特許が発行される可能性が下がることを知っていたと判断した。 以上によって地裁は Y 氏がキャ ノン引例のどの箇所を翻訳するべきかを意図的に決定したと判断した。 SEL は、SEL の不当ではなかった行為を繰り返し力説するが、それら行為を適切に実行したことを証明するだけで は、欺く意図の事実認定を撤回することはできない。 むしろ SEL は、キャノン引例のより完成された翻訳或は簡 潔な説明をすることができなかったことに関して釈明しなければならない。 SEL の行為が施行規則第 98 条及び MPEP609A(3)に準じているということは余り重要な意味を持たない。規則第 98 条は，出願人に外国語文献に対する既存の翻訳を提出することを要求しているが、この規則第 98 条は不正行 為の申し立てに対する安全対策ではない。 地裁が説明するように、規則第 98 条は、外国語文献に要求される翻 訳文提出の最低限度を規定するのみであって、先行技術文献の重要部分を隠匿することに対する免責事由或は ライセンス契約たるものではない。 (中略） 同様に、MPEP609A(3)は、「簡潔な説明文は、特定の図或はパラグラフがクレームされた発明に関連することを示 しても良く、クレームされた発明と情報の要素との類似点を指摘する短文であっても良い」と記載しているにすぎな い。 即ち、MPEP609A(3)は、簡潔な説明をどのような記載にするかを出願人の裁量に任せるという許容度を示す のみであって、それは出願人が文献の重要な教示内容を意図的に省くことを正当化するものではない。 もし SEL の主張するように、「簡潔な説明文」に対する要求が、それが正確でありさえすれば、出願人が知りうる情報を選 択することを許容していると理解するならば、関連する重要要素の一つを開示しない（それ以外の要素を正確に説 明する）ことによって、審査官を容易に誤解させることができるであろう。 その結果、本来であればその先行技術 によって権利化できないクレームをその先行技術によっては拒絶できないという印象を与えることになるであろう。 C 開示ミス 最後に、SEL は翻訳されていないキャノン引例の全てを特許庁に提出したので審査官にこの先行技術を隠したと いうのは誤りであると言うことを力説している。 See Scripps Clinic & Research Found. v. Genentech, Inc., 927 F.2d 1565, 1582, 18 USPQ 2d 1001, 1015 (Fed. Cir. 1991) 「先行技術が審査官に提出されたということは、...その 情報を審査官から隠したとは言えない」 （中略）
SEL は、正確に仕事を遂行すると推定されている審査官はキャノン引例を日本語で読み、それを理解したと推定さ れなければならないと主張している。 SEL は、さらに審査官は翻訳業務に従事するスタッフを抱えているので、審 査中に翻訳を依頼することができたことを強調している。 Gambro Lundia AB v. Baxter Healthcare Corp., 110 F.3d 1573, 1582, 42 USPQ2d 1378, 1386 (Fed. Cir. 1997)
キャノン引例の日本語文全体 29 ページ、簡潔な説明文(重要度の低い部分に関する）、と既存の翻訳文 1 ページ （重要度の低い部分を開示している）を提出することによって SEL は審査官に対して、本先行技術を翻訳する必要 或はさらに検討する必要はないという印象を与えた。 即ち、SEL は意図的に審査官がキャノン引例を実体よりも 非重要であると判断するように導き、特許庁からキャノン引例を積極的に隠匿した。
SEL は、審査官を誤解させる 1 ページの英訳及び簡潔な説明文を審査官に読ませた上で、英訳されていないキャ ノン引例を審査官が読み、その内容の全てを理解しなければならないと主張しているが、その主張は馬鹿げてい る。 審査官が仕事を正確に行ったと推定されるのは事実であるが、審査官が特別の理由のない限り、日本語の ような外国語を理解しているとか、或は、外国語文献を高額な費用を掛けて全訳すると推定することは法律のどこ にも規定されていない。 むしろ、MPEP609C(2)においては審査官の外国語文献の理解は出願人の提出する簡潔 な説明により収集される内容に通常は限定されると説明している： MPEP609C(2) 即ち、審査官のイニシャルマークが付いているので、審査官がキャノン引例を検討したと推定することを我々に要 求するものの、この推定は審査官が短い英訳文と簡潔な説明文を検討したことを推定するに留まる。 SEL が特許庁は全ての外国語先行技術の英訳を出願人に負わせるべきではないと強調していることは重要なポ イントを見失っている。 本事件における“義務”とは、誠実であることに対する“義務”であって、翻訳の義務ではな い。 誠実であることの義務は出願人が外国語先行技術の全てを英訳することを要求しているのではなく、出願人 が周知する先行技術の関連開示内容を審査官に誤解させるような部分翻訳或は簡潔な説明文を提出するのを控 えることを要求するものである。 上記理由により、当法廷は地裁の重要性及び意図に対する事実認定に明白な誤りを見出せない。 審査官を誤 解させるキャノン引例の部分英訳及び狭義で不充分な簡潔な説明文を提出したという不正行為を理由に 636 特許 は権利行使不可とした地裁の判決を支持する。 II 連邦及びニュージャージーRICO 反論 (本事案に関しては IDS とは余り関連性がないので抄訳は省略します） ※ 本判決文は、ジョージタウン大学のホームページからアクセスください： http://www.ll.georgetown.edu/Fed-Ct/Circuit/fed/opinions/98-1377.html
添付資料４B：
Dayco Products, Inc., v. Total Containment, Inc.,
CAFC 02-1497
Decided: May 23, 2003
Commented by Tatsuo YABE on July 22, 2003
本事件はIDS に関する重要な判決であります。 要は、本願と実質的に同じクレームを有する 他の出願がある場合に、本願を担当する審査官と他の出願を担当する審査官が異なる場合には、 当該他の出願における拒絶通知を本願の審査官に（及び本願の拒絶通知を他の出願を担当する審 査官に）IDS として提出しないといけないということが判示されました。 ここで、重要なの は、IDS として提出する情報は、本願にとって先行技術（米国特許法第 102 条の基に先行技術） になるものだけではなく、本願クレームを権利化することに対して、他の審査官が否定的な判断 をしたという情報をもIDS しなければいけないということを明瞭に判示しました。 実質的に 類似したクレームに対する他の審査官によるネガティブな審査結果を本願担当審査官にIDS す るべきであるということは、米国特許施行規則第1．56 条 2 項の記載よりその必要性は類推さ れますが、 米国特許施行規則第1．56 条： 既に記録された若しくは出願において記録されつつある情報と重複しない情報は特許性に対して重要である、且つ、 （１）それ自身で、或いは、他の情報と組み合わせることによって、一見したところ不特許事由を構成するか、又は、 （２）(i) 米国特許庁の不特許事由に反対する、或いは、 （２）(ii) 特許性の議論を主張する 出願人の立場を否定或いは同立場と矛盾するときに情報は重要である 日々の実務レベルでIDS 提出がそのようなチェック項目をもって実施されていたかとなると疑 問を唱える実務者が多いと予想されます。 しかしここで重要なのは、本Dayco 判決では、自 明性のダブルパテント拒絶を受けそうなレベルで類似したクレームを含む他の出願に対して別 の審査官が審査をしていたという点があります。
再度言及すると： 1. 自明性のダブルパテントになるレベルに類似したクレームを含む別出願が存在 していた； 2. 上記別出願を本願とは異なる審査官が審査していた； 従って、関連出願があるからそれらの審査状況を各々の審査官にIDS することの必要性を判示 したものではないということと、通常であれば同じ審査官に審査されるであろうところが違う審 査官であったのでこのような問題が起きたという点であります。 本判決を教訓とした実務上の留意点としては、以下が考えられます： 1. 出願のマップを作成しておくこと；（闇雲に、分割，継続出願を実施しない） 2. 継続出願或いは関連出願においては担当審査官をチェックする； 3. 継続出願或いは関連出願に関しては出来るだけ同一担当者（会社の特許担当者、弁理士 事務所の担当者、及び、米国代理人）が作業を行う。 特に上記（３）は非常に重要であってその中でも特に米国代理人事務所を同一技術の出願におい て複数箇所使うというのは回避するべきでしょう。 尚、米国特許施行規則第56 条(d)項では「米 国弁護士、特許代理人、或いは、発明者以外の者は、米国弁護士、特許代理人、或いは、発明者 に情報を開示することによって本規定（56 条）に合致することになる」と規定しております。 即ち、現地代理人のIDS 提出に対する責任を重くしております。 従って、日本サイドで実務に携わる者は、現地代理人に、①今回のDayco 判決を喚起すること と、②関連出願に関しては出願マップを作成しておき、米国特許出願時に知らせると共に、各事 件の③OA に応答するときに Dayco 判決に鑑みた IDS 提出の必要性のチェックを依頼する趣旨 の注意書き（以下参照ください）をしておくことを推奨します。
注意書きの例：
(Example) Dayco decision (Decided: May 23, 2003; Federal Circuit 02-1497) made clear that the rejections made by another examiner examining an application having similar claims to the present application is “material” under 37CFR1.56. Thus, you are hereby encouraged to review the necessity of informing another examiner who is handling a separate application having similar claims with the present application about the present rejections in the outstanding office action. If you believe there is/are related application(s) having claims similar to or substantially the same as the claims in the present application and is/are
being examined by another patent examiner, please inform the examiner about the existence of the present application and the rejections in the outstanding office action.
「一歩踏み込んで」 今回 Dayco は不正行為に対する判断をする上で「①伏せられた情報の重要度」及び「②特許庁 を騙す意図」の事実を下級審で審理するべく差戻ししております。特に、①は満たされたとして も、②に関しては下級審において証明される可能性は余り高くないと思慮します。何故なら、ま ず、今までの判例で関連出願（類似したクレームがある場合）の審査状況を IDS するということ が通常のプラクティスとして通常の実務者レベルでは行われていなかったので、clear and convincing evidence でもって騙す意図を証明するということは困難であろうと予想されます。 然るに、下級審で②の閾値レベルが満たされない場合には Dayco の不正行為は成立しません。 この場合には下級審の判断で権利行使不能とされた Dayco 特許の有効性はどうなるのでしょう か？ （質問１） Dayco 特許が無効とならないのであれば、審査中の Dayco の瑕疵（ダブルパテント拒絶を受けて いたかもしれないのに、同拒絶を受けずに成立してしまった）は再審査或いは再発行特許出願を することによって治癒される可能性はあるのでしょうか？ （質問２） もし治癒されるのであれば、今回の Dayco 判決を余り厳粛に受取って IDS 提出の実務を根本か ら変えるようなことを考えなくても良いのではないでしょうか？ 即ち、関連出願がある場合に は米国代理人に出願時に連絡することと、OA に応答するたびに関連出願に類似クレームがある 場合にその審査結果を IDS（Dayco 判決）する必要性をリマインドするような定型注意文を入れ ておき「誠実な努力を継続するレベル」で良いのではないでしょうか？ （質問３） 2003 年 07 月 22 日 上記（質問１，２，３）に関してさらに考察し、意見を付記したく存じます 。(The following comment was uploaded on August 03, 2003)
⇒ 不正行為を立証するには、①伏せられた情報の重要性と②騙す意図の存在の両方を clear and convincing evidence （明白且つ確信を抱くに足る証拠）のレベルで証明しなければなりません。 即ち、①が証明されただけでは米国特許は権利行使不能にはなりません。従って、米国特許を権 利行使不可にするためには、①の要件に加えて、②の要件も clear and convincing evidence で証明 されなければならない。
②の要件を満たすための明白且つ確信を抱くに足る証拠とはどのようなレベルのものでしょう か？ それは①を満たすような重要な情報を特許庁を欺くために意図的に IDS しなかったという 事実を証明するための記録が書面のどこかに残っているような場合ではないでしょうか？ 上記にガイダンスを与える一つの判例としては、Semiconductor Energy Lab. V. Samsung
Electronics ? “Yamazaki 判例”参照：CAFC 98-1377; 99-1103: March 02, 2000 があります。ここで は、米国代理人が重要情報を IDS しようとするのを阻むような行為、或いは、ある情報の重要性 を認識していなかったと述べながらも公のジャーナルにおいてはそれに反するコメントを載せ ていたこと「欺く意図」が立証されております。 従って、通常の IDS に対する取扱いにおいて以下のように対応しておくことで権利行使不可にな ることは回避できると考えます： （A） 米国出願の基礎となる優先権出願(もしあれば)及び対応外国出願（例えば EP 出願）の OA が発行されたときに OA の内容と引用された先行技術文献を提出する； （B） 当該米国出願の OA に対応するときに、上記した注意書きを OA に対する現地代理人への 指示書に盛り込んでおくことによって出願人の IDS 提出義務に対する誠実なアプローチを後に 立証する記録を残しておくことを推奨します。 然るに、 質問 1 に対しては②の要件が証明されないと米国特許は権利行使不可にはなりません。 質問２に対して、何らかの無効理由を含んだ米国特許は再審査或いは再発行出願をすることによ って治癒される可能性があります。治癒された米国特許は権利行使可能となります。但し、原出 願の審査中に審査官を欺く意図を伴い成された行為があった場合に、その騙す意図の存在を白紙 に戻すことはできません。 質問 3 に関しては上記を参照ください。 2003 年 07 月 31 日追記
