By Tatsuo YABE Summarized on August 19, 2006

ドキュメント内 US Patent Proceeding (Page 107-111)

添付資料12 A

米国特許改正法案(S3818)  

上院議員 Hatch 氏(及び Leahy 氏)が提出 (2006 年 08月 03 日)   

「Patent Reform Act of 2006 (S3818)」

   

 

昨年 2005 年 6 月 8 日に下院議員 Smith 氏による HR2795 が提案されましたが法案成立への具体的 な進展を見ることはできませんでした。 本年 8 月 3 日に上院議員 Hatch 氏と Leahy 氏によって S3818 が議会に提出されました。 尚、立案趣旨(Congressional Record、S8829、August 3, 2006 にあるよう に、S3818 は完成度の決して高いものではなく、本法案をたたき台として今後議論を継続し、煮詰めて いく意向が明瞭に述べられています。 

 

  

 

By Tatsuo YABE

似: ⇒ HR2795 とは実態的に異なる)  

    

― クレームされた発明が、有効出願日(*1a)の前に出願され、米国 特許法 151 条に基づき発行された特許あるいは同法 122 条b項に基 づき公開されている; (⇒ 現行 102 条 e 項に類似: ⇒ HR2795 に 準ずる)  

     

注意:    

(*1a): 『有効出願日』とは米国出願日或いは優先権主張日(日 ⇒  米出願の場合)のどちらか早い方;  ⇒ 現行米国特許法 102 条b 項では米国出願日を基準(優先権を主張する日ではない)。 という 意味ではやっとパリ条約に敬意を表す。(⇒ HR2795 に準ずる)  

    

⇒ 自分の発明に関しては公開後、1 年のグレースピリオドは保証さ れる。 言い換えると、自己の発明を公開した後であっても公開後 1 年以内に米国出願をすれば良い。  

    

⇒ インターフェランスの条文は削除(「特許権の論争」と言う条文に 変更)   

現行米国特許法のインターフェランス手続きのような当事者間での 発明日の遡及勝負はなくなる。  

(Hatch 氏と Leahy 氏)は現行の 102 条 a 項と 102 条 b 項を巧みに書き換 えたもので先発明主義の理念(出願 日ではなく、発明日を基準として判断 する手法)は限定的に維持されてい る。   

    

即ち、有効出願日前の刊行物によっ て全ての出願が新規性を喪失するこ とにはならない。 刊行物の公開日 が有効出願日前 1 年以内であれば 発明日と公開日を比較し、刊行物が 先行技術文献になるか否かを判断す る。   

    

■ 立案者コメント: 先願主義を模 倣したものであり、多くは先般の HR2795 と類似しているが、特定の箇 所では先願主義と必ずしも整合性を 有さない。 今後、さらなる討議が必 要である。  

         先行技

術の規 定  

刊行物による開示と公知 (公用および販売は削除)   ⇒ HR2795 に準ずる  

35USC  103  

自明性       

103 条の(b)バイオ関係の subsection, (c)自明性適用の例外規定に関 する項削除  

    

⇒ HR2795 に準ずる   35USC 

112  

ベストモ ード開 示要件  

112 条のベストモード開示要求は維持   ⇒  HR2795 ではベストモード開示要 求削除を提案;  

    

■ 立案者コメント: ベストモード要 件の削除に関しては同意に至らず、

今後も継続的に審理・検討を継続 し、何らかの妥当策に辿りつける事 を希望している。  

35USC  118  

発明者 以外に よる出 願  

発明者以外(譲受人)による特許出願許容   ⇒  HR2795 に準ずる  

35USC  122(b)  

出願公 開  

全ての米国出願を公開(米国 ONLY 出願の非公開申請を削除)   ⇒  HR2795 に準ずる  

35USC  122(e)  

特許発 行前の 審査へ の参画

(情報提 供)  

第三者による情報提供   

情報提供期限: 特許許可通知が郵送される前;または、出願公開 後 6 ヶ月以内乃至は第 1 回目の拒絶通知が発行されるまでのいずれ か遅いほう;  

提供する情報の関連性を簡潔に説明すること;  

⇒ HR2795 に準ずる  

35USC  135  

インター フェラン ス  

現行インターフェランスの条文を発明者の権利争議(コンテスト)に変 更する;  

⇒ HR2795 に準ずる  

35USC  271(f)  

271 条 (f)項削 除  

271 条(f)項 概要       

特許発明の構成要素の全てまたは一部を非結合の状態で米国へ輸 出、又は、米国から輸出する行為であって、それら構成要素が米国

(HR2795 には無し)  

■ 立案趣旨: 現行条文では、米国 特許法の領土外での適用を許容す るが、外国の製造者および特許権者

内で結合された場合には侵害を構成するという場合には、同行為を 誘引する者は侵害の責任を負う。  

    

に有利に働くように起案されているの で、削除する。  

35USC  273  

先使用     「先使用:  prior use 」を根拠に非侵害の抗弁   ⇒  HR2795 に準ずる  

■ 立案趣旨: 現行法の基では先 使用の抗弁は方法クレームにのみ 有効である。 然しながら、特許発行 まで知る由もなく自分で発明したるも のを使用する行為が侵害と判断され るということは衡平法に反することは 自明である。  

35USC  284  

侵害に 対する 救済  

故意侵害の定義        

侵害者の行為が以下の何れかに該当することを特許権者が明白、

且つ、説得性のある証拠で示したる場合にのみ裁判所は故意侵害と 判断することができる:  

* 特許権者から適切な書面警告を受けた後、十分な調査を実行 する機会があったにも拘らず侵害行為を継続したる場合;  

* 特許が存在することを周知していながら、特許された発明を意 図的にコピーしたる場合; または  

* 裁判所で侵害と判示されたにも拘らず、同侵害行為と同様の 行為を実行し、結果的に同特許を再度侵害する場合;  

    

故意侵害の制限   

以下の場合には故意侵害は成立しない;  

* 特許が無効又は権利行使不能の状態である、乃至は、問題と なる行為が非侵害であるということを情報(弁護士の助言; 特許を 回避する手段を実行した; 裁判所が誠実さを認めたる場合)に基づ き誠実に信じていた場合;  

         

⇒ HR2795 に準ずる       

■ 立案趣旨: 故意侵害および不 正行為は主観要素を基に判断される 代表的な要件であり、これらを明瞭 に規定することに対する強い要請が あることに鑑み、起草する。  

35USC  285  

弁護士 費用  

敗者側の立場が十分に正当化される、乃至は、敗者側に費用支払 いを命ずるのを不当とする特段の事情がある場合を除いて、裁判所 は敗者側に勝者側が同裁判で費やしたる費用(弁護士費用込み)の 支払いを命ずる;  

 (HR2795 には無し)   

■ 立案趣旨: 客観的にみて勝率 のない、妥当性を欠く、訴訟の提起を 抑制することにある。  

35USC  282(c)  

権利行 使不可  

(不正行 為)  

裁判所は以下の条件を満たすときに権利行使不可と判断することが できる;  

    

特許が発行される前に、特許権者、代理人、あるいは、当事者が重 要な情報を開示しなかった、あるいは、間違った重要情報を提出し、

前記の不作為、作為を特許庁を欺く意図を持って実行したる場合;  

     制限   

裁判所は以下の場合には特許を行使不能と判断してはならない:   

* 誠実な知識見聞に基づき、開示しなかった情報を重要と考え ていなかった場合;  

* 特許権者は代理人あるいは当事者の不正を現実に周知して おらず、弁護士の助言に適切に依存した上で権利を取得した場合; 

* 裁判所が認める他の証拠によって誠実さが証明される場合; 

あるいは、  

* 裁判所が、1 つあるいはそれ以上の特許クレームを無効と判 断しなかった場合;  

    

⇒ HR2795 に準ずる       

    

■ 立案趣旨: 故意侵害および不 正行為は主観要素を基に判断される 代表的な要件であり、これらを明瞭 に規定することに対する強い要請が あることに鑑み、起草する。  

35USC  311 to  322  

権利付 与後の 異議申 立制度  

権利付与後の審理(異議申立)制度の導入      

申立て期間:  

― 第 1 ウインドウ: 特許付与後 1 年以内、  

― 第 2 ウィンドウ: 付与後 1 年以降の場合には実質的な利害関係 者のみ異議申立可能  

    

⇒ HR2795 に準ずる  

(異議申申立て期間、第 1 ウィンドウ が 9 ヶ月から 1 年に拡大)       

■ 立案趣旨: 現行の再審査手続 きは訴訟の代替手続きとしての機能 を十分に果たすことができない。 結 果的に特許の有効性の実態的な判 断は訴訟まで繰越になる場合が多い ので、再審査よりも信頼性の高い手 続きとして特許付与御の審理制度を 提案する。  

(1)現行法に基づく当事者系再審査 手続き制度を改良するレベルの改定 を良しとする案と(2)CAFC における 特許裁判をサポートできるような特許 専門裁判所の設立するという案が対 極にあるが、本法案ではその中間地 点の案を提示している。  

28USC 1292(c )(3)  added  

中間判 決に対 する控 訴   Interloc utory  Appeals  

以下のサブセクション 28USC1292(c)(3) を追加:  

    

28USC1292(c)(3)  

地裁において中間判決、或は、クレーム構成が決定(マークマン判 決)された場合であって、同判決・決定に不服を唱える者は10日以 内に(連邦巡回控訴裁判所に)控訴することができる; 同地裁での 審理は控訴裁判所での審理中は保留とする。  

(HR2795 には無し)  

    

■  立案趣旨: マークマン判決( by  district court)の破棄・取り消し率(by  Federal Circuit)の高さに鑑みて、マ ークマン判決が出た時点で控訴でき る道を設定することで訴訟経済に貢 献できると予想される。 他の専門家 によれば地裁裁判官の特許の専門 性を向上させること、或は、クレーム 解釈を事実問題と法律問題の混在 するものとして審理をすることを提案 している。  特許を理解できる裁判 官を増強することが同時進行で立案 されている。 本件に関しては今後の 入念な検討が必要となることは必須 である。  

  

 

(詳細は以下 URL 参照ください: (IPO の Home Page のリンク)

   

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ドキュメント内 US Patent Proceeding (Page 107-111)