先使用商標権者がその商品に使用したものと誤認される

80 991年に千葉で開催された第41回世界卓球大会で使用された 卓球ラバーと卓球ラケットの先使用商標の商品シェアは52％

に達した。

韓国バタフライ商事は1984年頃から、ヘテ商事株式会社は 1989年ごろから、シンヨン繊維工業株式会社は1990年頃か ら、シンナム貿易株式会社は1994年頃から先使用商標が使用 された卓球ラケット、卓球ボール、卓球ラケットケースを中心 に卓球用衣類、卓球用シューズ、スポーツ用バッグ等もともに 輸入販売した。先使用商標1は、特許庁が1986年に発行した

「外国有名商標集」に、日本の有名な卓球用品商標として掲載 された。

上記事項を総合すると、先使用商標は、本登録商標の登録決 定日である1995年10月30日頃には、少なくとも卓球用品関連 では、需要者や取引者に特定人の商標として認識されるほど知 られていたと言える。

2.3.3.2. 先使用商標権者がその商品に使用したものと誤認される事情がある

81 [事例33] 登録商標

(40-0614152) 模倣の元となった商標

商標

指定商品/使用商品

[第3類] 眼鏡、サングラス、

スポーツ用ゴーグル、眼鏡レ ンズ他

衣類

大法院の判断(商標 法第34条第1項第1 2号適用可否)

(2009フ3268)

本件登録商標の指定商品である 「防塵眼鏡、保安用バイザ ー、眼鏡、サングラス、柄付き眼鏡、水中眼鏡、スポーツ用ゴ ーグル、眼鏡レンズ、眼鏡用鎖、眼鏡用容器、眼鏡用枠、鼻眼 鏡、鼻眼鏡鎖、鼻眼鏡枠、コンタクトレンズ、コンタクトレン ズ洗浄機」のうち「サングラス、スポーツ用ゴーグル」は、先 使用商標の使用商品である衣類と商品類区分が異なるが、その 需要者が共通するだけでなく、本件登録商標の登録決定日当 時、既に取引社会ではどの企業が特定のブランドを専門化さ せ、該ブランドを積極的に使用して衣類、サングラス、スポー ツ用ゴーグル、その他の雑貨類等を生産したり、これらの製品 を一つの店舗に一緒に陳列、販売するいわゆるトータルファッ ションの傾向が一般化されており、本件登録商標が 「サング ラス、スポーツ用ゴーグル」商品に使用されると、衣類と類似 の商品に使用された場合と同程度にそれが先使用商標権者によ って使用されるものと誤認される素地があるので、本件登録商 標は先使用商標と出所の誤認・混同を生じて需要者を欺瞞する おそれがあるとみるべきである。

82 [事例34] 登録商標

(40-0583230) 模倣の元となった商標

商標

指定商品/使用商品

[第25類] テニスシューズ、

ゴルフシューズ、バスケット ボールシューズ、防寒靴、ブ ーツ、スキー靴、野球シュー ズ、雨靴、作業靴、サッカー シューズ

ゴルフ衣類、ゴルフバッグ、

ゴルフ手袋、ゴルフ靴下、ゴ ルフ帽子他

大法院の判断(商標 法第34条第1項第1 2号適用可否)

(2008フ1258)

本件登録商標の指定商品と先使用商標の使用商品を対比して みると、本件登録商標の指定商品である 「テニスシューズ、

サッカーシューズ、野球シューズ、ブーツ、ゴルフシューズ、

バスケットボールシューズ、スキー靴、雨靴、作業靴、防寒靴 (以下 「本件指定商品」という)」等履物類と、先使用商標の 指定商品であるゴルフ衣類、ゴルフバッグ等が同一・類似の商 品とは言えないが、先使用商標が使用された 「ゴルフ衣類」

とは、必ずしもゴルフの試合のためだけに着用するのではな く、着易さによって日常生活において外出着又は普段着として 自然に着用する場合が多く、衣類及びかばん製造業社は衣類、

かばんだけではなく履物類まで事業を多角化して製造・販売す る傾向にあり、ゴルフ衣類を含む一般の衣類の需要者とゴルフ シューズ、テニスシューズ、サッカーシューズ等の履物の需要 者が異なると言えず、一般の衣類、かばん類及び履物類等が同 じ売場で一緒に陳列、販売されている実情を考慮すると、その 経済的関連性も相当である。

したがって、上のように先使用商標が韓国内における需要者

83 間で周知性を獲得し、先使用商標の使用商品 「ゴルフ衣類、

ゴルフバッグ等」と本件登録商標の指定商品のうち「ゴルフシ ューズ」との間には密接な経済的関連性があり、上の使用商品 と「テニスシューズ、サッカーシューズ、野球シューズ、ブー ツ、バスケットボールシューズ、スキー靴、雨靴、作業靴、防 寒靴」との間にも相当な経済的関連性があるので、被告が本件 指定商品に本件登録商標を使用すると、一般の需要者は先使用 商標の使用商品と同一又は類似する商品に使用した場合と同程 度に本件指定商品が先使用商標の商標権者によって使用される ものと商品出所の誤認・混同を生じて需要者を欺瞞するおそれ がある。

[事例35] 出願商標

(40-2004-0013757) 模倣の元となった商標 商標

指定商品/使用商品

[第28類] ぺット用おもち ゃ、合成材料製クリスマスツ リー、ハンググライダー、マ スコット人形、積み木、プラ スチック製おもちゃ、万華 鏡、こま、サッカーボール、

釣ざお

美術館経営業

特許法院の判断(商 標法第34条第1項 第12号適用可否)

(2007ホ5611)

韓国の博物館と美術館の多くは、経費調逹と顧客サービスの ために記念品販売所を設置し、記念品と文化商品を販売してお り、国立中央博物館は、自身の英文名称である 「NATIONAL MUSEUM OF KOREA」という標章が表示された熊のぬいぐ

84 るみ、こま及びプラスチック製ヨーヨーを、LEEUM美術館 は、「LEEUM」と刻まれた金属板を付した人形を記念品とし て販売している事実を認めることができ、これによると、先使 用サービス業の使用サービス業である美術館経営業には、記念 品販売が含まれるといえ、上記の熊のぬいぐるみ、こま及びプ ラスチック製ヨーヨーは、かかる記念品として販売される商品 に該当するといえる。したがって、本件出願商標の指定商品の うち、マスコット人形、こま、プラスチック製玩具は、先使用 サービスマークの使用サービス業である美術館経営業自体と直 接的に同一又は類似するとみなすことはできなくとも、最小限 の美術館経営業に属する記念品販売の取扱商品である上記の熊 のぬいぐるみ、こま及びプラスチック製ヨーヨーと同一又は類 似するため、結局、本件出願商標の上記指定商品と美術館経営 業は経済的に密接な関連性があるといえる。

したがって、本件出願商標は、その指定商品のうち、マスコ ット人形、こま、プラスチック製玩具に使用される場合、一般 需要者や取引者にそれが先使用サービスマークの権利者である 被告補助参加人によって使用されたと誤認、混同を生じること となり、需要者を欺瞞するおそれがあるといえる。²⁷

27 上告審(2008フ194)において大法院は特許法院の判決を支持して審理不続行棄却し た。

85 [事例36] 登録商標

(40-0327517) 模倣の元となった商標

商標

先使用商標1

先使用商標2

先使用商標3

指定商品/使用商品

[第18類] 書類カバン、ハン ド バ ッ グ 、 非 貴 金 属 製 の 財 布、名刺入れ、キーケース、

おむつカバン、旅券ケース、

レンジバッグ、ボストンバッ グ [第25類] マネーベルト (衣類)

卓球ラケット、卓球ボール、

卓球ラケットケース、卓球用 衣類、卓球用シューズ、スポ ーツ用バッグ

大法院の判断(商標 法第34条第1項第1 2号適用可否) (2014フ1921)

本件先使用商標の主な使用商品である卓球用品は、本件登録 商標の指定商品であるカバン類や財布類と経済的関連性さえ微 弱であり、スポーツ用バッグに関しては、本件先使用商標が韓 国内の需要者に周知であったとはいい難く、本件登録商標と本 件先使用商標が類似する程度も高いとはいえない事情に鑑みる と、仮に本件登録商標の登録決定日の頃にスポーツ用品業者が スポーツ用具のみならず、スポーツ用バッグ等をともに生産・

販売する等の事業を多角化する傾向にあり、本件登録商標がそ の文字部分の「Butterfly」の部分だけで略称になったり、観 念になる可能性がある点を考慮したとしても、本件登録商標が その指定商品であるカバン類や財布類に使用される場合、卓球

86 用品と同一または類似の商品に使用される場合に劣らない程度 に、本件先使用商標の権利者により使用されていると誤認され る程の特段の事情があるとはいい難い。