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A Publication of Volpe and Koenig, P.C.
The Intellectual Property
２０１３年夏号
ベンチャー企業のための完全なる特許戦略
とは？
著者：
Stephen B. Schott
Inside this
Issue
ベンチャー企業のための完全な る特許戦略とは？... 1 競合する米国の裁判所で有効 性の決定に一貫性がない場合 は、誰の決定に軍配が上がる か？...3 資金を求めている起業家に対す るアドバイス... 4 立体商標：非伝統的であるが非 常に価値がある商標.... 5 Firm News...7 私は素晴らしいアイディアを持っている。どのようにしたらこのアイディアを守ること ができるか？これはすべてのベンチャー企業が特許事務所と相談する際の核心の 質問であるが、もしベンチャー企業がその発明を保護すべくあらゆるすべての手段 を講じたとすると、その費用は高くつくことになる。費用に関する懸念はベンチャー 企業にとって重要な事項である。私はこの質問に答えるため、「ベンチャー企業は、 知的所有権について何を知っておくべきか」を最近雑誌に寄稿した。私の仕事仲間 は、この質問に答え、ベンチャー企業がより詳しく知らなければならない第１番目の ことは特許審査のコストであると述べた。 しかし、「どのようにこれを守れるか？」という質問に対する答えは、１つの戦略を示 唆している。例えば特許戦略全体をピラミッドであるとし、その各ビルディングブロッ クが１つの特許関連ツールであるとする。ピラミッド型のゴールは、下方の各ブロック は、その上のレベルに追加される各ブロックの基礎となるか、その前方に設置され ることを意味する。ただし、これは特に限定的であるとも限らない。なぜなら最も重要 なビルディングブロックである単独の米国特許で直ちに侵害者を訴えるといった頂 点のブロックを所有することが可能だからである。 このような特許戦略ピラミッドの紹介として、ここで各ビルディングブロックを簡単に 説明したい。 国内保護のための出願 かかるコスト：＄ これは通常、特許権保護を求めるための第一段階である。仮出願および特許協力 条約による出願も望ましく、保護のための基礎を築く役割を果たすが、ほとんどの新 興企業にとって、新興企業のアイディアをカバーする特許を確保することが基本的 なニーズである。特許は価値を創出し、市場から他社を排除する権利を確保する。 継続出願、一部継続出願、分割出願、関連特許出願 の提出 かかるコスト：＄＄前項より
再審査 かかるコスト：＄＄＄＄
ベンチャー企業が自分の特許権を主張すると、他者は米国特 許商標庁（ＵＳＰＴＯ）あるいは他国の類似の手続において再 審査の申し立てにより特許に異議を唱えることができる。これ らほとんどの小型の訴訟では特許発明の特許性にのみ焦点 が当てられるが、コストがかかる事でもある。逆の見方をすれ ば、これは競合相手の特許を攻撃するうえでの新興企業の有 用な手段となり得る。訴訟 かかるコスト：＄＄＄＄＄
特許訴訟は歴史に残るほど高額な場合がある。Intellectual Property Insuarance Service Corporation（知的所有権保険 サービス会社）によると、１００万～２５００万ドルの訴訟の場 合、一当事者につき訴訟を起こす費用は平均すると２８０万ド ルになる。２５００万ドル以上の訴訟の場合は、平均訴訟費用 は６００万ドルに跳ね上がる。他のブロックに対数的に関連付 けられたピラミッド内の５つのドル（$）表示を考えるとき、訴訟 費用は国内保護のための出願費用の５倍よりはるかに多い。 特許戦略全体を概観する際に、米国知的所有権法協会によ る２０１１年経済調査報告書のデータに基づいた各ピラミッド のブロックに対するドル建て費用見積の詳細をご希望の場合 は、我々のウェブサイト（www.vklaw.com)閲覧し、この記事と 同じタイトルのブログ記事をご参照のこと。他国での出願 かかるコスト：＄＄＄
特許は地域毎の制度である。すなわち特許は、出願がなされ る各国に限定されることを意味する（ところで、新たな欧州単一 特許制度が２０１４年に発効するが、これは単一の出願で全Ｅ Ｕ諸国をカバーするものであり例外である）。したがって、出願 費用は所望する国数によって増額する。米国、日本、ＥＵ諸国 のような一部の国々ではより高額となる。台湾やシンガポール のような他の国々では若干低額となる。国際出願することは、 貴社が製造する場所、あるいは目標とする国で大きな市場が あると確信する場合に、何らかの特許保護を確保するために 重要である。ライセンスプログラム かかるコスト：＄＄＄
良好なライセンスは、特許が収益源を創出し始めることであ り、これはしばしば新興企業の目標である。ライセンスプログラ ムがより大きく拡大されると、この目標は複数の収益源となり 得る。特許権および特許出願の購入 かかるコスト：＄＄
＄
特許ポートフォリオを成長させる１つの方法は、他者の特許を 獲得することである。会社は利用できない特許を保有すること も多く、またある会社は発明の特許を保有するが、競合他社に 対して強く行使できるだけの資金を欠いている場合もある。特許
戦略
ピラミッド
特許訴訟で被侵害者が地裁に無効抗弁を提出すると同時に、 査定系再審査（EX Parte Re-Examination）、付与後異議申立 （Post-Trant Review）、当事者系レビュー（Inter Partes Review） 、対象となるビジネスビジネスメソッド特許レビュー（Covered Business Method Patent Review）等の、米国特許商標庁（ＵＳ ＰＴＯ）に対する付与後レビューの手続を請求するのは稀なこと ではない。司法機関とＵＳＰＴＯの双方が共に無効の判決を下 す権限がある。しかし、これらの裁判所で相反する判決が下さ れたらどうなるか？ ２０１３年７月２日に、連邦巡回控訴裁判所は、Fresenius USA v. Baxter Int’ll., No.2012-1334, -1335において判決を出し、す べてのクレームには特許性がないというＵＳＰＴＯの再審査の 決定が、地方裁判所による有効であり侵害との以前の決定に 勝るとの判決を連邦巡回控訴裁判所が支持した。 Freseniusは、Baxterの’434号特許の特定のクレームが無効 であり侵害されていないと主張して、Baxterに対して確認判決 訴訟を提起し、Baxterは侵害を受けているとして反訴した。地 裁はFreseniusに対する判決を出し、行使された’434号特許は 有効であり、侵害されていると認定した。連邦巡回控訴裁判所 は、有効性および侵害に関する地裁の判断を肯定したが、差 し止めによる救済および損害賠償の争点を地裁に差し戻した。 訴訟が差し戻しを受けている間、ＵＳＰＴＯは、’434号特許のす べてのクレームは特許性がないと認定する再審査の決定を出 した。その後、地裁は以前の侵害の判断を執行する終局判決 を出し、２，３５０万ドルの侵害の判決を出した。Freseniusは、 地裁はＵＳＰＴＯの再審査の決定に拘束されると主張して、連 邦巡回控訴裁判所に終局判決を控訴した、Baxterにはこれ以 上訴因がなかった。Baxterは、連邦巡回控訴裁判所が肯定し た有効性に関する地裁の原判決は終局判決であるため、既判 力の原則によりFreseniusは他のいずれの無効性もこれ以上争 えないと主張した。 連邦巡回控訴裁判所はFresenius側の立場を採り、差し止め請 求による救済と損害賠償の側面は未解決であるため、地裁の 原判決は、ＵＳＰＴＯの仲裁人による無効の決定の申請を排除 する程度に「十分に終局的であるとは言えない」と認定した。 特に多数の見解は、損害賠償の問題は未解決のままであるた め、地裁の判断は終局的ではなく、地裁はＵＳＰＴＯの無効の した。 本判決の影響は、ＵＳＰＴＯの付与後レビュー手続が最終決定 に先立ち判決を覆す効果を持ち得るため、被告にとってなおさ ら魅力的なものとなるという点である。更に査定系再審査、対 象となるビジネスメソッド特許レビュー等いくつかのＵＳＰＴＯの 付与後手続は、訴訟の過程のいずれの時点でも提出できるた め、被疑侵害者は訴訟過程のずっと後の時点で、無効にする ことの試みに再び賭けることができ、これは以前であれば思い とどまっていた試みである。 この判決はまた、地裁の判事が同一事件につきＵＳＰＴＯによ る決定が出るまで、特許事件を中断する傾向を助長するかも しれない。この判決に先立ち、特に再審査の請求が訴訟のず っと後の時点で出される場合、同時係属のＵＳＰＴＯによる再審 査に基づき、特許事件を中断することに逆らう司法の傾向が あった。しかし、ＵＳＰＴＯの判断は、地裁が特許侵害訴訟の判 決を下すのに費やした時間と資源を無にする可能性があるた め、裁判所は判決を下すに先立ち、ＵＳＰＴＯの意見に従う場 合もある。
競合する米国の裁判所で有効性の決定
に一貫性がない場合は、誰の決定に軍
配が上がるか？
著者：
Ryan W. O’Donnell
資金を求めている起業家に対するアドバイス
著者：
Kristine L. Butler
ニュージャージー起業家ネットワーク（www.NJEN.com）は最近、 ２０１３年６月１２日に「エンジェル投資家の集まり」を開き、エンジ ェル投資家が起業家の聴衆に話をした。以下は融資を求める起 業家に対するアドバイスとしてエンジェル投資家がその場で挙げ た事項をまとめたものである。 •「貴方の観客は誰か
そして貴方が誰に売り込もうとしている かを実際に知りなさい。エンジェル投資家は、彼らが既知であり 好むものに投資をする。起業家は、投資家のスイートスポットが どこか、そして彼らが何に投資するのか、過去に何に投資した かを判断するために、エンジェル投資家に質問をする必要があ る。」Yaniv Sneor,Mid-Atlantic Bio Angels(MABA)の共同設立者 •「調査を行うこと、
すなわち、エンジェル投資家グループを 相手にする際の調査を、ベンチャー投資家を相手にする際の 方法で行うこと。つまりいくつかのエンジェル投資家グループは 投資を先導し開始する一方、他のグループはリードするエンジ ェル投資家グループや投資家のいる場所で、投資に付いて行 くだけである。リードする投資家の取引設定を待つようなグルー プを訪れるよりは、アクティブにリードするエンジェル投資家グ ループから最初に資金を得ることに集中せよ。エンジェル投資 家グループは、最初の投資の後の資金調達にも最適である。」 Katherine O’Neill,Jumpstart NJ Angel Network常任理事 •「準備をすること、
すなわち、エンジェル投資家に会うときの 準備をすること。なぜなら、貴方はおそらくエンジェル投資家グ ループに売り込む狙い目を一つしか持っていないのが常だから である。Executive Summaryを用意し、もし準備ができていなけ れば、支援を求め、貴方のExecutive Summaryがエンジェル投 資家のニーズを十分充たしているかを尋ねるのがよい。指導に 耳を傾けられる人でありなさい。そしてネットワークの構築は会 社にとって鍵となり、弁護士、会計士等を介した投資家の友好 的な紹介が常に好ましいことを覚えておきなさい。これにより会 社に対する信頼性が増すことになる。」Jeffrey Snellenburg,Mid-Atlantic Angel Group 常任理事、PA Angel Network会長 • 「起業家は、ほとんどすべての活動において首尾一貫し、熱
心に取り組み、集中して、粘り強いこと
が必要である。 これらの資質がなければ、資金調達する他の起業家と競争す ることは非常に困難である。素晴らしいアイディアはたくさんあ るが、成功するチャンスのあるものは資金が得られるようなアイ ディアである。ゼロから起業することは、ビジネスを構築する代 替案であるが、これはより長く困難な道であると私は考えてい る。」Mario M. Casabona, TechLaunch, LLC創業者およびＣＥＯ米国特許商標庁（ＵＳＰＴＯ）において、文字、図形、記号といった従来の商標登録のための出願が可能であ ることに加え、出願人は、ある例においてルブタンの靴の赤い靴底のような特定の色彩、立体商標の登録な どの従来と異なる商標の権利保護を目的とする出願を行うこともできる。立体商標は、製品の包装だけではな く、三次元の形状を含むトレードドレスの形状である。周知の立体商標には、コカコーラの瓶、AppleのiPod、長 方形のHersheyのチョコレート・バー、ケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース、ペパリッジ・ファーム （Pepperidge Farm）の金魚のクラッカー、そして、より最近ではＡｐｐｌｅストアのデザインが挙げられる。これらの 立体商標すべてに共通する重要な要因は、これを見たときに、三次元の形状により製品の出所が特定される ことである。 立体商標がトレードドレスとして保護され、ＵＳＰＴＯにおいて登録されるためには、製品構成に固有の識別力 がある、または二次的意味を有していることが必要であり、かつ形状が非機能的であることが必要である。Two Pesos,Inc.v.Taco Cabana,Inc.,505 U.S.763,769(1992）を参照。しかし、出願の審査過程においてＵＳＰＴＯが出し てくる通例の拒絶に備える必要があり、それは立体商標が機能的であるという理由である。つまり、立体商標 がある機能を提供している場合、出願は拒絶される。また、ＵＳＰＴＯが、立体商標が物品の使用方法または用 途に不可欠であると認定した場合も、それは機能的であるとして拒絶される。
「ある特徴に商標保護を与えることにより、商標権所有者が他の供給者のその製品の市場での競争を妨 げることが可能であるような」場合、商標は機能的である。 In re Owens-Corning Fiberglas Corp.,774 F.2d 1116,1143（連邦巡回控訴裁判所 １９８５年）。このように、立体商標が利用可能な他のものより優れたデザイ ン特徴を含んでおり、ユーザに競争上の優位性を提供する場合は、商標は機能的であるとみなされることにな る。In re Becton Dickinson and Co.,102 USPQ2d 1372（連邦巡回控訴裁判所 ２０１２年）において、連邦巡回 控訴裁判所は、ecton Dickinson and Co.社の血液採取チューブ用のクロージャーキャップの製品構成の立体 商標の登録の拒絶を支持した。なぜなら裁判所は、商標が「重要な機能的特徴」を備えているため、「デザイン の本質的でない要素が非機能的である場合は商標保護を受けるべきではない」と認定したからである。In re ecton Dickinson and Co., 102 USPQ2d 1372（連邦巡回控訴裁判所２０１２年）。
しかし、立体商標に競争上優位性のある別の特徴があり、だれでも製造可能なデザインの特徴がある場合 は、商標は事実上の機能的であるとみなされ、ＵＳＰＴＯにより登録される可能性がある。商標が事実上の機能 的である場合は、（１）本質的に登録可能な程度に識別力があり、あるいは（２）二次的意味が生じていることを 立証できることがＵＳＰＴＯの登録要件となる。
固有の識別力の取り組みにおいて、商標審判部（Trademark Trial and Appeal Board）は、非識別力の製品 包装であるとの拒絶を覆し、口腔ケア製品のボトルとキャップのProcter & Gamble Co.社のデザインは、装飾的 でありまたは飾りの側面は偶発的であるとして固有の識別力のあるソース指標として保持している。In re The Procter & Gamble Co., 105 USPQ2d 1119（商標審判部２０１２）を参照。特に商標審判部は、キャップのある容 器の全体形状およびキャップの形状自体は、ボトルとキャップのデザインが口腔ケア製品について一般的でな いため、また賞を獲得したデザインがブランドを特定する役割を果たすため、登録可能であると認定した。
立体商標：非伝統的であるが非常に価値があ
る商標
立体商標が事実上機能的であるが、固有の識別力が ない場合は、二次的意味を立証することが必要であ る。二次的意味、または周知の獲得された識別力を立 証することは、商品または役務に適用される際の使用 を介して商標の識別力が得られる証拠を提供できる と、達成される。出願された商標は、米国で商標として 出願された商標を特に普及させるための広告および 販促資料の例を提出することにより、商標法２条（ｆ）に 基づいて識別力を獲得したという証拠を提出すること ができる。また、商品の販促に当てられた広告予算の 数字、ならびに消費者が立体商標を製品の出所として 認識することを述べた消費者による発言を提出するこ ともできる。基本的には、特定の商品または役務の出 所として立体商標が認識されると立証するいずれの証 拠も探すことになる。 立体商標が識別力を獲得したか否かを判断する際に は、ＵＳＰＴＯは米国での商標の排他的使用ならびに 使用期間を通常考慮する。既に指摘したように、商標 の広告が検討され、これには広告に費やされた金額、 ならびに出願人が商標を広告した程度が含まれる。 ＵＳＰＴＯが考慮する可能性がある他の要因は、立体 商標と商品の出所を関連付けるために出願人が払っ た努力である。この例として、一方的メディア報道およ び消費者調査がある。しかしながら、これらの要因の すべてによって立証される必要はなく、いずれの要因 も確実な決定的要因ではない。獲得した識別力ある いは二次的意味を立証するための一つの成功物語 は、AppleストアのデザインのAppleによる登録であ る。店舗のデザインの出願審査過程で、Appleが提出 した証拠の一部は、消費者調査および直接聞いた消 費者からの証言が含まれていた。Appleはさらに、そ の店舗のメディア報道の具体例、およびストアの平均 年間収益を提示した宣言を提出した。これらの全ての 証拠により、店舗のデザインが識別力を獲得したこと が立証され、登録が交付された。 ここで考察したように、立体商標をＵＳＰＴＯに登録す ることが可能であるが、この商標は商品または役務の 出所として認識される必要がある。Appleのような会社 により実証されているように、会社が製品および役務 を市場に出し、ブランド化することでより革新的になり、 ３Ｄ印刷がより一般的になるにつれ、かかる商標出願 の増加を目の当たりにすることも非常に多くなるであろ う。 P.5より
FIRM NEWS
Volpe and Koenigが慈善寄付の上位１００社のリストに入りました
Stephen B. Schott：技術革新に関するＥＵ－ＮＪビジネス
フォーラムで司会を務める
Robert D. Leonard：ライセンス協会フィラデルフィア支部
部会で発表を行う
当事務所は、Philadelphia Business Journal（２０１３年４月２６日～５月２日版として出版）の２０１３年慈善寄付の 企業上位１００社のリストにランクインしています。Volpe and Koenigは５８位にランクされており、これは現金および 物品による寄付、ならびに当事務所従業員によって提供されたボランティアの時間を含み、これらすべてが隣接３州にあ る慈善組織への援助でした。 Stephen B. Schott（シェアホルダ）は、２０１３年５月１５日にニュージャージー工科大学で開催さ れたテクノロジーや技術のイノベーションに関するＥＵ－ＮＪビジネスフォーラムにおいて司会を務 めました。これはラトガース大学のヨーロッパ研究センターおよび欧州－米国商工会議所によっ て開催され、技術革新に関連する欧米間の成功を論じるビジネスリーダーの討論会を含むプロ グラムのものです。
Gerald B. Halt, Jr.（プレジデントおよびＣＥＯ）、John C.Donch（シェアホルダ）、Amber R. Stiles（ 当事務所元ロークラーク）は、「家庭用電化製品、ソフトウエア業界および技術系新興企業にお ける知的財産（Intellectual Property in Consumer Electronics, Software and Technology Start-ups）」という本を共同執筆し、２０１３年７月にScientific Publishing Servicesから出版しました。 当書籍には、フィラデルフィア地域に本社を置く会計事務所であるFesnak and Associates,LLPの 業務執行社員であるRobert W. Fesnakも寄稿者として貢献しています。 この書籍は、ハイテク家庭用電化製品およびソフトウエア業界、ならびに技術系新興企業におけ る知的財産に向けた視点で知的所有権を獲得、利用し、金銭化するための包括的な指針を提供 するものであります。実際の例やケーススタディ、シナリオを至る所に多数組み込み、初期調査 段階から製品のライフスパン中の様々な創造サイクルや、製造後における開発イニシアチブを 通じて何を考慮すべきかについても包含するものであります。当書籍はＡｍａｚｏｎで購入すること が可能です。
Gerald B. Halt, Jr., John C. Donch, Amber R. Stiles が、知的所
有権にかかる書籍を共著
News Credits
Co-editors. . . .
Contributing Authors. . . The Intellectual Property Insiderは、Volpe and Koenig, P.C.が発行する無料のニュースレターで
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Stephen B. Schott Ryan W. O’Donnell Stephen B. Schott Ryan W. O’Donnell Kristine L. Butler
FIRM NEWS
Neil C. Maskeri : Lawyers of Colorの最新就任リストに指名
される
John P. Sullivan（アソシエイト）
John P. Sullivanがアソシエイトとして当事務所に入所しました。Johnは商標、トレードドレス、不正競争法、ならびに知的財産ライセ ンスおよび訴訟等多くの分野の実務に特化しています。Johnは、ヴィラノヴァ大学法科大学院で法学士を取得し、同大学より学士 および修士を取得しました。Ｊｏｈｎはフィラデルフィア法曹協会および国際商標協会の正会員であり、ペンシルバニアおよびニュー ジャージーならびにペンシルバニア東部地区およびニュージャージー州地区でのプラクティスが認められています。Neil C. Maskeri （シェアホルダ）は、 Lawyers of Color（ＬＯＣ）のInauguralホットリストに掲載され、 東部地区において法律専門職に就く優れた能力を有する初期～中堅キャリアのマイノリティー弁 護士１００人に選ばれました。 この名誉は２本の柱を有するプロセスで選定され、ＬＯＣの選定委員会は推薦を検討し、前途有 望な候補者かを特定するため、弁護士会の出版物や法律ブログを調査しました。委員会はま た、目立った業績があるか、または法的パイプライン活動に携わっている弁護士に関する調査に 基づき、編集者による選択を行いました。
Volpe and Koenigは以下のメンバーを迎えました
Max S. Morgan（アソシエイト）
Volpe & Koenigにて以前はロークラークとして勤めていたMax S. Morganが、Bar Exam受験後である８月中旬にアソシエイトとして 戻って参ります。彼は知的所有権の価値の保証、ライセンス許諾や最適化の業務に特化しており、同時に電気、電子、コンピュー タソフトウエア技術を主に専門としています。Maxはラトガース大学法科大学院で法学士を取得し、その前は生物学を専攻、またエ ンジニアリングならびにアントレプレナーシップを副専攻とし学士を取得しました。
