権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究

平成「「年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

権利行使態様の多様化を踏まえた

特許権の効力の在 方に関す

調査研究報告書

平成 年 月

財団法人 知的財産研究所

要 約

調査研究の背景・趣旨

権利行使の目的や態様 権利主体の事業形態等に 必要に応 差止請求権の行使を

制限すべ の声 あ 我 国 関係の深い諸外国の特許権の効力に関連した法制度や状況

調査す に 国内の状況を調査し 基礎資料の作成を目的 し 包括的に調査研究を実

施す

海外調査

調査対象国・地域

米国 中国 英国 ドイツ フランス

韓国 台湾

調査対象国・地域 に各国の差止請求権の行

使を巡 状況に い 整理

ま

国内に い いわゆ パテントトロールに い 一部の業界 の意見 あ のの

こ までの状況 大 変化 あ いえ い 特許権に 差止請求権の意義の重要性

特にア ア各国に け 特許権の保護の重要性 を指摘す 意見 あ 現在 差止請求権を制

限すべ 国内的 必要 あ いえ 国際交渉に い ア ア各国・地域に け 特許権

の保護を主張す 日本の政策 の整合性を 必要 あ

委員会に 検討

本 調 査 研 究 に 関 し 専 門 的 知見を有す 15 名で 構 成 さ 調 査 研 究 委 員 会を設置し 4 回の委員会

に 検討

国内ヒア ング調査

国内企業及び大学・研究機関を対象 し 」0 者に対し

権利行使態様 差止請求権の行使に対す 考え方

に い ヒア ング調査を実施

ＮＮ

Ⅰ． 序

オープンイノベーションの進展 特許権者の多様化 経済のグローバル化等 特許を取 巻く環境 大 く変化し い 今日にあ イノベーションの促進を阻害す こ の い う 権利行使の目的や態様 権利主体の事業形態等に 必要に応 差止 請求権の行使を制限すべ の声 あ 差止請求権の行使を制限すべ 指摘さ 具 体的 場合 し

・いわゆ パテントトロールに 権利行使 さ 場合

・製品に対す 寄与度の低い特許に基 権利行使 さ 場合

・標準技術に け ホールドアップを引 起こす権利行使 さ 場合

挙 い

特許権の効力の在 方に い 議論を進 に当た 各国に い 考え方 様々 に異 い 可能性 あ こ 我 国の企業活動 グローバル化し い 現状にあ 我 国 関係の深い諸外国の特許権の効力に関連した法制度や国際的 議論の状 況に い 調査し 権利行使態様の多様化を踏まえた包括的 検討 必要であ

そこで 権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在 方を検討す た の基礎 資料作成を目的 し 諸外国に け 差止請求権の行使を巡 状況の調査 国内企業・ 研究機関に け 日本特許に基 く権利行使の状況 権利行使に対す 考え方に い の ヒア ング調査を行う に 学識経験者 産業界有識者等 構成す 委員会に 権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在 方に い の検討を行 た

ＩＩ． 諸外国に け 差止請求権の行使を巡 状況

調査対象国・地域 米国 中国 欧州 英国 ドイツ フランス 韓国 台湾 に 弁護士事務所等に依頼し その調査結果を踏まえ 当該国の法制度に通 た法 家に 各 国の差止請求権の行使を巡 状況に い の執筆を依頼した のであ 国・地域 の 状況に 差止請求権の根拠 法的性質等 差止 認 た の要件 差止 の執行 差止請求 制限さ 可能性 裁判例 差止 を認 た場合の金銭的賠償 差止請求権の制限 強制実施権 の関係 TRI５即 協定等の国際条約 の関係 訴訟に け

勝訴率・和解率の特許権行使の状況 裁判所に提起す 方法以外に差止 を請求す 手 段の有無 い た点に い 各国の状況を解説した のであ

． 米国

特許侵害訴訟に け 救済 法 の救済 の基本 損害賠償であ 裁判所に 裁量権 を認 い うに規定し い 米国特許法第 「84 条

こ に対し 差止 衡平法 の救済であ 裁判官 裁量で認 い いう任 意的規定に い 米国特許法第 「8」 条

最高裁の ＪBＦと 判決 下さ まで （A達（ 特許侵害訴訟で勝訴した特許権者に ほ 差止 を認 いた ＪBＦと 判決前で 差止命令を下さ た判例 存在し いわけ で い

ＪBＦと 判決で 差止 を認 否 を決定す に い 考慮すべ 4要素 示さ た の う 場合に差止 を認 べ で い を示し い い その後の地裁判決 で差止 を認 た事件のほ 医1)特許権者 ライセンスの を行 い 場 合 医「)特許 製品やシステムの僅 部分でし い場合 医」)ビ ネスモデル特許の うに昔 性格の異 特殊 特許の場合 医4)権利範囲のあいまい 特許や有効性に疑い のあ 特許の場合等に該当す

ＪBＦと 判決後で 「011 年 1 月 までの差止 に関す 判決に関し 166 件の内 堵5％ の 1「5 件で差止 認 「5％の 41件で差止 認 た ま その件数

少 く その影響 の うに現 い を特定す こ で い

裁判所に提訴す 方法以外に差止 を請求す 方法 し IT（ 手続に 差止 あ IT（ の差止 基準 地裁 異 ＪBＦと判決後の衡平法 の4 要素を考慮し く いこ 「010 年の （A達（判決に示さ い

． 中国

関連法 諸外国同様 中国に い 特許権侵害 認 た場合 差止請求 認 の 原則であ こ 制限さ の 民法 権利濫用に該当す 場合や 特許法 強制実施許諾 認 場合等 極 例外的 場合に限定さ い

法 の原則に 拘わ 中国で 様々 要因 差止請求 制限さ 可能性 あ この制限に係 最大の根拠 い の 「008 年に国家の知的財産に 係 基本総合戦略 し 発布さ た 国家知的財産権戦略綱要 の中で 重点戦略 し

知的財産権濫用の防止 特記さ 同第 14条に 関連す 法 ・法規を制定し 知的財産権の境界を合理的に定 知的財産権の濫用を防止し 公 競争のた の市 場秩序 人々の合法的権益を維持す 規定さ い 点であ

同規定を け 中央 地方の各政府機関に い 様々 形で 知的財産権の差止請 求権に係 制限に い 規定さ い

Ｎ不

この うに 特許権の差止請求権の制限の根拠 得 国家政策 法 規定 散見さ のの 現時点までに 特許権者 その差止請求権の行使に い 制限を けた事案 少 い し し 今後 公共の利益 経済社会全体 又 科学技術の発展等の対立 利益 の関係で 差止請求権に制限を け 事案 増え く 可能性 十分にあ

． 英国

英国で 差止 衡平法 の救済方法であ 差止 を認 こ 常に裁判所の 裁量に し し 特許権の侵害 その発明を独占的に実施し得 権利を侵害す こ

に た 通常 差止 当であ 適当 救済であ さ 侵害 立証

さ た場合であ 被告 差止 を免 た に主張し得 主 抗弁 し 差止 公共の利益に反す 場合 又 被告の行為を差止 の対象 す こ 著しく不均衡

場合 挙 し し い の抗弁 認 の 難しく 特に

近年の裁判例で 特殊 限 た状況で認 たケース以外に い

． ドイツ

ドイツ特許法第 1」重 条第 1 項で 違法 侵害行為や反復の危険又 初 の危険 あ 場合に 原則 し 常に差止請求 行え こ 規定さ この請求権 又 こ の請求権の行使に 制限 設け い 特許法に 差止請求権 制限さ の ドイツの連邦政府 その発明を公共の福祉のた に実施すべ 旨の命令を出した ド イツ特許法第 1」 条 いし 連邦特許裁判所 特定の者に強制実施権を付与した ド イツ特許法第 「4 条 の であ 市場支配的地位の濫用 競争法に 強制的実施権 の 関係 達RA３） 宣言 権利の濫用 若しく 民法の一般条項 適用さ 場合に 制限さ

可能性 あ

欧州司法裁判所やドイツの連邦通常裁判所 幾 の判決に い 特許権者 市場 支配的地位を占 企業であ 場合 ライセンスの許諾を拒否す こ 特定の状況下 で その市場支配的地位を濫用す こ に繋 い 違法 行為に 判断し

い その う 競争法に 強制実施権の構成要件 満たさ 被疑侵害者 侵害訴訟に い ライセンス許諾請求権を抗弁 し 主張で に い ドイツ の学説や下級審裁判例に い 争い あ た こ 連邦通常裁判所 オ ン ブック 標準規格 ４ＷＦＳＬＪ-BＴＴ推-即ＹＦＳＩＦＷＩ 事件判決に い 被疑侵害者 特許権者 市場で の支配的地位を濫用し い 場合に ライセンス許諾請求権を抗弁 し 主張す こ

で 判示した し し 連邦通常裁判所 特許権者の行動 濫用的で違法性 あ さ の 以下の場合に限 判示した す わ 被疑侵害者 無条

件の 特許権者 拒否す こ 許さ い う 内容の実施許諾契約で 自 を拘 束す こ に のの締結を申し入 い 特許権者 実施許諾契約の締結を 拒絶す こ 差別的又 反競争的行動の禁止違反に当た 被告 既に特許権 の対象を実施し いた場合に その実施期間に い 実施許諾契約 締結さ

す 許諾の見返 し 被告 負うこ に 義務を遵守し いた場合の であ このほ に 一般的 権利濫用の禁止や 民法 の均衡性の原則に基 差止請求権 制限さ 余地 あ こ までの こ その う 裁判例 見 い 他方に い

特許製品その のを生産した 頒布した し い い権利主体であ 原則 し 差止 に 救済を享 し得 判示した下級審裁判例等 見い さ

５． フランス

フランスに け 特許侵害の差止請求権 侵害 認 た場合に 特許に 発明 の独占を回復す た に認 特許権者の当然の権利であ 特許権の侵害 いう客 観的要素 成立す 以 裁判所に 差止 を命 義務 あ 強制実施権 認 差 止 そ 矛盾す 場合を除 判事 差止請求を認 いこ で い その点で 侵害者 間接侵害者であ 場合に善意 考慮さ 損害賠償請求権 異

差止請求権 知的財産権の保護に由来す のであ こ 差止 司法裁判所に け 特許権侵害訴訟の枠内でし 請求す こ で 本案訴訟に 差止 暫定 措置 し の仮差止の「 種類 あ

６． 韓国

特許法に規定さ た侵害差止請求権 特許権者又 専用実施権者 自身の権利を侵害 す 者を排除で 最 効果的 手段の 1 であ

特許権者又 専用実施権者 行使す こ で 独占的通常実施権者に い 行使 で いうの 多数説であ 判例 否定説の立場であ

侵害差止請求に関す 認容判決 確定した場合の執行 実務的に民事執行法で規定す 間接強制の方法 主に活用さ

侵害差止請求権の行使を合理的に制限す 必要 あ に い 論議 あ 多数説 請求人 侵害事実を立証す 法院 侵害差止命令を下さ け い いう 立場であ この うに特許権に対す 侵害事実 立証さ た場合に侵害差止命令を下さ い事例 確認さ い い た し 商標権の行使 関連し 権利濫用を理由に商 標権に基 いた差止請求を棄却した事例 あ この他に 米国の Ｊ-BＦと判決での衡平法 的考慮を法に反映させ け い いう見解 権利濫用禁止の法理を適用し け

不Ｎ い いう見解 あ

特許法以外の侵害差止手段 し 不公 貿易行為調査及び産業被害救済に関す 法 を根拠 し 韓国貿易委員会に 知的財産権侵害行為を差し止 こ で 貿易 委員会に 侵害差止 民事訴訟に 侵害差止請求 迅速 進行 可能であ い う点で 権利者の立場で 貿易委員会に 救済手続 考慮す 必要 あ 言え

． 台湾

専利権 中国語の 専利 に 発明特許 実用新案 意匠 含ま 無体財産 権又 準物権であ 認 そ の権利 有す 排他権 いう性質に

専利 侵害さ 又 侵害の そ あ 場合 侵害排除或い 侵害防止を請求す こ で 侵害訴訟に い 権利者 侵害の排除 し 侵害行為に対す 差止請求をし 被告の行為 専利権の侵害を構成す 裁判所 一斍認定す 侵害者の故意又 過失

主観的要件を有す 否 を問わ 当該権利を侵害す 製品の製造 販売 使用 の行為を禁止す う被告に命

一方 専利権 侵害さ た場合 訴訟を提起し 勝訴判決を得た し 判決 確 定さ までに 相当 時間 ので 実務に い 仮処分医仮の地位を定 仮 処分)の申立 を通 判決確定前であ 差止請求権を実現させ こ 可能で し う ケース 少 く い し し 知的財産事件の特性に基 け 仮の状態

を定 仮処分の要件に 知的財産裁判所 厳しい態度を い 統計資

料に 仮の地位を定 仮処分の許可率 高く い

ＩＩＩ． 国内企業・研究機関に け 状況 考え方

日本特許に基 く権利行使の状況 権利行使に い の考え方に い の情報を収集す こ を目的 し 製造企業を中心に大企業 「5社 中小・ベンチャー企業「 社 大学・ 研究機関 」 者に対し ヒア ング調査を実施した

権利行使の方針 ライセンス交渉や訴訟に け 差止請求権の利用 警告状の送付や 理の状況 差止請求権を制限す べ う に い の考え方 差止請求権に制限 課 さ た場合の企業活動 の影響 権利行使の前提 特許権 有効に機能し い

権利行使をす 相手に 対応 異 い た観点 ヒア ング調査を行 た

ＩＶ． 権利行使に い の各委員の考え方

業界の状況に 権利行使に い の考え方 影響を け こ 産業界有識者

の各委員を中心に 権利行使に い の考え方を述べた のであ

医薬品産業界に け 特許権の権利行使の実態 考え方 し 奥村洋一委員 一電気メーカーの考え し 高尾昌之委員 日本の自動車産業に け 権利行使 の実態 考え方 し 田村光一委員 電機業界の場合 し 戸田裕 委員

産業界に け 権利行使の実情 考え方 し 宮内弘委員 一化学企業 の視 点 し 八島英彦委員 我 国の現状 見た差止請求権の制限の妥当性 し 江藤聡明委員 考察をした のであ

Ⅴ． ま

本調査研究で ア アの国や地域に い 特許権の保護 十分に さ い い状 況 踏まえ 今後の国際交渉 踏まえた 広い視 特許権の権利行使の問題を 調査した

外国に け 権利行使に い の調査及び研究会に け 委員の指摘 中国に け 特許権の保護に い の懸念 あ こ 明 に 特許権の保護に関す 今後の 課題の一 し 中国を含 たア ア各国での特許権の保護に い の調査 必要であ

考え

国内に け ヒア ング及び委員の指摘 国内に い いわゆ パテ ントトロールに い 一部の業界 の意見 あ のの こ までの状況 大 変化 く 特許権に 差止請求権の意義の重要性 特にア ア各国に け 特許権の 保護の重要性 を指摘す 意見 あ 現在 差止請求権を制限すべ 国内的 必要 あ いえ 国際交渉に い ア ア各国・地域に け 特許権の保護を主張す 日 本の政策 の整合性を 必要 あ 国内に い 差止請求権に関す 措置を 必 要 見い し たい

に

特許権 排他権 し 規定さ い 特許法の立法趣旨 発明の保護及び利用を図 こ に 発明を奨励し 産業の発達に寄与す こ にあ

発明を成した者自 特許権を取得しその実施を行 いた状況下で 特許権者に排 他権を付与す こ 資本主義経済の下 発明を奨励し発明の保護及び利用を図 た

の妥当 方策 け止 いた

一方 特許権の財産権 し の価値 の関心の高ま を け 知的財産権の流通及び資 産活用 活発化し 特許権者及び権利行使態様 多様化し い また 電気・情報通信 に け 標準化技術に代表さ うに 多数の者 共通の技術を利用す こ 産業全 体の発展を促す いう産業形態 見 け

この う 状況を け 特許権の効力の在 方 特に差止請求権の行使に対し 懐疑的

見方 見 け うに 多々 検討 議論 さ い 当研究所に

い 特許庁 の委託を け 平成 1重 年度 日米韓に け 特許権の行使に関す 諸問題に い の調査研究 平成 「0 年度 産業の発達を阻害す 可能性のあ 権利行使

の対応策に関す 調査研究 平成 「1 年度 イノベーションの創出に資す 知的財産権 制度の在 方に関す 調査研究 等を行 た

本報告書 今年度 特許庁 の委託を け 特許権の効力の在 方に い 諸 外国に け 法制度 その運用や 広範 産業分 の特許権の権利行使の実態を踏ま え 検討すべ のであ こ そ に い 調査検討を行 た のであ

本報告書 特許権の効力の在 方の検討の一助 幸いであ 最後に 本調査研 究の遂行にあた 貴重 意見 指導及び 協力頂いた関係各位の方々に この場を 借 深く感謝す 次第であ

平成 「」 年 「 月

財団法人 知的財産研究所

権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在 方に関す 調査研究委員会 名簿

委員長

相澤 英孝 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授

委 員

伊藤 伸 東京農工大学 産官学連携・知的財産センター 教授 農工大ティー・エル・オー株式会社 代表取締役社長 井 由里子 一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授

江藤 聡明 田代・江藤特許事務所 所長 弁理士 奥村 洋一 武田薬品工業株式会社 知的財産部長 黒瀬 雅志 協和特許法 事務所 副所長 弁理士

高尾 昌之 キヤノン株式会社 知的財産法務本部 知的財産技術センター所長 田村 光一 トヨタ自動車株式会社 知的財産部 主査

寺本 振透 九州大学大学院法学研究院 教授 戸田 暁 西村あさひ法 事務所 弁護士

戸田 裕 株式会社日立製作所 知的財産権本部 I５ 開発本部長 南部 邦男 株式会社ナベル 代表取締役

長谷部 由起子 学習院大学大学院法務研究科 教授 宮内 弘 株式会社東芝 知的財産部長

八島 英彦 菱化学株式会社 理事 経営戦略部門 知的財産部長

オブザーバー

後谷 陽一 特許庁 総務部 企画調査課 課長

芦原 康裕 特許庁 総務部 企画調査課 特許戦略企画調整官 十棲 毅 特許庁 総務部 企画調査課 企画班長

階堂 恭弘 特許庁 総務部 企画調査課 課長補佐 梶本 直樹 特許庁 総務部 企画調査課 研究班長 平井 文皓 特許庁 総務部 企画調査課 研究係員

申 美穂 特許庁 総務部 企画調査課 工業所有権調査員

事務局

瀧内 健夫 財団法人 知的財産研究所 研究部長 岩井 勇行 財団法人 知的財産研究所 統括研究員 今井 久美子 財団法人 知的財産研究所 主任研究員

西沢 秀剛 財団法人 知的財産研究所 主任研究員 井川 靖之 財団法人 知的財産研究所 研究員

知的財産研究所

調 査 研 究 報 告 書 目 次 取 取

要 約 取 め に 取 委 員 会 名 簿 取 取

Ⅰ ． 取 序 取· · · 取1 取 取 ． 取 背 景 及 び 目 的 取· · · 取1 取 取 ． 取 調 査 研 究 実 施 方 法 取· · · 取平 取 取 ． 取 報 告 書 構 成 取· · · 取平 取 取

． 取 諸 外 国 に け る 差 止 請 求 権 行 使 を 巡 る 状 況 取· · · 取年 取 取 ． 取 米 国 取· · · 取年 取 取 ． 取 中 国 取· · · 取平 5 取 取 ． 取 英 国 取· · · 取4 4 取 取 ． 取 ド イ ツ 取· · · 取5 拠 取 取 ． 取 フ ラ ン ス 取· · · 取可 可 取 取 ． 取 韓 国 取· · · 取1 1 6 取 取 ． 取 台 湾 取· · · 取1 平 拠 取 取

． 取 国 内 企 業 ン 研 究 機 関 に け る 状 況 考 え 方 取· · · 取1 年 拠 取 取 ． 取 ヒ ア モ ン グ 調 査 概 要 取· · · 取1 年 拠 取 取 ． 取 ヒ ア モ ン グ 結 果 ま め 取· · · 取1 年 拠 取 取

． 取 権 利 行 使 に つ い 各 委 員 考 え 方 取· · · 取1 4 4 取 取 ． 取 医 薬 品 産 業 界 に け る 特 許 権 権 利 行 使 実 態 考 え 方 奥 村 洋 一 委

員 取· · · 取1 4 4 取 取 ． 取 一 電 気 メ ヴ カ ヴ 考 え 高 尾 昌 之 委 員 取· · · 取1 4 拠 取 取 ． 取 日 本 自 動 車 産 業 に け る 権 利 行 使 実 態 考 え 方 田 村 光 一 委 員

取· · · 取1 5 拠 取 取 ． 取 電 機 業 界 場 合 戸 田 裕 委 員 取· · · 取1 6 6 取 取 ． 取 産 業 界 に け る 権 利 行 使 実 情 考 え 方 宮 内 弘 委 員 取· · · 取1 可 1 取 取 ． 取 一 化 学 企 業 ら 視 点 八 島 英 彦 委 員 取· · · 取1 可 年 取 取 ． 取 国 現 状 ら 見 た 差 止 請 求 権 制 限 妥 当 性 江 藤 聡 明 委 員 取· 取

取· · · 取1 可 6 取 取

． 取 ま め 取· · · 取1 拠 4 取 取

資 料 編 取 取

取 資 料 Ⅰ 取 海 外 調 査 結 果 取

取 取 資 料 取 米 国 取· · · 取1 拠 可 取 取 取 資 料 取 中 国 取· · · 取平 平 1 取 取 取 資 料 取 英 国 取· · · 取平 4 1 取 取 取 資 料 取 ド イ ツ 取· · · 取平 可 5 取 取 取 資 料 取 フ ラ ン ス 取· · · 取年 1 5 取 取 取 資 料 取 韓 国 取· · · 取年 5 拡 取 取 取 資 料 取 台 湾 取· · · 取年 可 拡 取 取

取 資 料 取 国 内 ヒ ア モ ン グ 調 査 結 果 取

取 取 資 料 取 ヒ ア モ ン グ 調 査 票 取· · · 取年 拡 可 取 取 取 資 料 取 個 別 ヒ ア モ ン グ 結 果 取· · · 取4 0 年 取 取

取 本 報 告 書 執 筆 担 当 以 下 り あ る 取 取

取 取 同 ． 取 取 取 事 務 局 取

取 取 同 同 ． ． 服 部 健 一 S c 為 t t 取 M . 取 コ a 点 i e 争 s 井 手 久 美 子 取 取 取 同 同 ． ． 分 部 悠 介 取

取 取 同 同 ． ． H u w 取 E v a 点 s 日 高 誓 子 伊 藤 理 西 田 信 尋 取 取 取 同 同 ． ． コ i 告 予 取 S c プ 分 」 争 e 告 - L a 点 ブ e プ e i 点 e M a 告 c 取 コ e 告 点 a u e 告 取 取 取 同 同 ． ． 永 澤 亜 季 子 取

取 取 同 同 ． ． 金 取 容 甲 金 取 承 植 取 取 取 同 同 ． ． 李 取 文 傑 取

取 取 同 同 同 ． 取 取 事 務 局 取 取 取 同 V ． ． 奥 村 洋 一 取 取 取 同 V ． ． 高 尾 昌 之 取 取 取 同 V ． ． 田 村 光 一 取 取 取 同 V ． ． 戸 田 裕 取 取 取 同 V ． ． 宮 内 弘 取 取 取 同 V ． ． 八 島 英 彦 取 取 取 同 V ． ． 江 藤 聡 明 取 取 取 ． 取 取 相 澤 英 孝 取

取 資 料 編 Ⅰ に 掲 載 る 海 外 調 査 に つ い 以 下 法 律 事 務 所 に 依 頼 た 取 取

取 取 米 国 ： S u ブ プ 告 u e 取 M i 為 点 ん 取 P L L 記 取 取 取 中 国 ： 京 市 天 達 法 律 事 務 所 取 取 取 英 国 ： L i 点 予 争 a t e 告 s 取 L L P 取

取 取 ド イ ツ ： V 為 s s i u s 取 与 取 P a 告 t 点 e 告 取

取 取 フ ラ ン ス ： 記 a b i 点 e t 取 託 e a u 取 d e 取 L 為 m é 点 i e 取 取 取 韓 国 ： 金 ン 張 法 律 事 務 所 取

取 取 台 湾 ： 萬 國 法 律 事 務 所 取 取

取

Ⅰ． 序

． 背景及び目的

オープンイノベーションの進展 特許権者の多様化 経済のグローバル化等 特許を取 巻く環境 大 く変化し い 今日にあ イノベーションの促進を阻害す こ の い う 権利行使の目的や態様 権利主体の事業形態等に 必要に応 差止 請求権の行使を制限すべ の声 あ

1

差止請求権の行使を制限すべ 指摘さ 具 体的 場合 し

・いわゆ パテントトロールに 権利行使 さ 場合

・製品に対す 寄与度の低い特許に基 権利行使 さ 場合

・標準技術に け ホールドアップを引 起こす権利行使 さ 場合

挙 こ の場合に い の特許権の効力の在 方に い 検討す

こ 求 た

「

特許権の効力の在 方に い 議論を進 に当た 権利行使態様の多様化を踏 まえた包括的 検討 必要であ 例え

・前提 特許権 有効に機能し い

・差止請求権を制限すべ 指摘さ い 権利行使態様や権利主体の具体例

・差止請求権の制限に 技術開発企業 け 影響

・TRI５即 協定を始 す 諸条約 の関係 を調査す 必要 あ

また 特許権の効力の在 方に い 各国に い 考え方 様々に異 い 可 能性 あ こ 我 国の企業活動 グローバル化し い 現状にあ 我 国 関係の深い諸外国の特許権の効力に関連した法制度や国際的 議論の状況に い 調査 す 意義 あ

そこで 権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在 方を検討す た の基礎 資料作成を目的 し 記論点を中心に包括的に調査研究を実施した

1

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第 「堵 回 平成 「「 年 5 月 「4 日 配布資料 1 差止請求権の在 方 に い 及び 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第 」4 回 平成 「」 年 「 月 1 日 配布資料 1 特許 制度に関す 法制的 課題に い 案 5」-5堵 頁

「

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第 「堵 回 平成 「「 年 5 月 「4 日 配布資料 1 差止請求権の在 方 に い 及び 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第 」4 回 平成 「」 年 「 月 1 日 配布資料 1 特許 制度に関す 法制的 課題に い 案 5」-5堵 頁

． 調査研究の方法

委員会に 検討

本調査研究に関し 専門的 知見を有す 学識経験者等 15 名 法学者 4 名 産業界有識 者 企業 中小企業を含 大学・ＴＬＯに け 実務者等 8 名 弁護士 1 名 弁理士

「 名 で構成さ 調査研究委員会を設置し 下記 4 回の委員会に 検討を行 た 第 回委員会 平成 「「 年 堵 月 」0 日

第 「 回委員会 平成 「「 年 10 月 「5 日 第 」 回委員会 平成 「「 年 1「 月 1堵 日 第 4 回委員会 平成 「」 年 「 月 8 日

海外調査

調査対象国・地域 米国 中国 欧州 英国 ドイツ フランス 韓国 台湾 に 弁護士事務所等に依頼し 質問票調査を実施した 各依頼先 その調査結果に い 資 料編Ⅰに掲載す その調査結果を踏まえ 当該国の法制度に通 た法 家に 第Ⅱ章に 掲載す 各国の差止請求権の行使を巡 状況に い の執筆を依頼した

ヒア ング調査

国内企業及び大学・研究機関を対象 し 」0 者に対し 権利行使態様 差止請求権の 行使に対す 考え方に い ヒア ング調査を実施した

． 報告書の構成

第Ⅱ章で 差止請求権の行使に関す 法的 諸問題を採 米国 中国 英国 ドイツ フランス 韓国 台湾に け 差止請求権の行使に関連す 現行の法令・制度 差止請求権の行使を制限し得 法理 差止を命 判決の執行 裁判例に い その内 容を整理す

次いで 第Ⅲ章で 国内企業及び大学・研究機関を対象 し 権利行使態様 差止請 求権の行使に対す 考え方に い ヒア ング調査に 現状把握を行う さ に 第 章で 有識者に 調査研究委員会での検討を踏まえ 委員の各意見を掲載す 最後 に 第Ⅴ章で本調査研究の総括を行う

ＩＩ． 諸外国に け 差止請求権の行使を巡 状況

． 米国

＜ＪＸＹＪＷＲＦＳ貫 －ＦＹＹＴＷＮ貫 ）ＦＳＮＪＱＸ & AＩＷＮＦＳ貫 １１５ 米国特許弁護士 シニア･パートナー 服部 健一

米国特許弁護士 シニア･パートナー 即ＨＴＹＹ ２. ）ＦＳＮＪＱＸ 米国弁護士 アソシエート 井手 久美子

法 ＱＦ与 衡平法 ＪだつＮＹと

米国憲法第」 条第「節に 連邦裁判所の司法権に 法 ＱＦ与 衡平法 ＪだつＮＹと の両 方 あ 規定し い

この法 昔 コモンロー ま 判例法を意味し いた 今日で 判例の多く 制定法化さ い ので 最近の広義の意味で 制定法 含 でい

昔の英国で 法に基 く訴訟 国王 KＮＳＬ の裁判所 ＨＴつＷＹ で裁 判事 控つＩＬＪ 法の解釈を行い 証拠調べや証人尋問を行 陪審員 事実認定を行い評決 不ＪＷＩＮＨＹ を下し そ に基 判事 判決 控つＩＬＲＪＳＹ を起草し いた その判決の中で 救済措 置 し 損害賠償 ＩＦＲＦＬＪＸ を金銭で補償し いた ま 法に基 く救済措置 金銭の

であ た

1

し し 社会・経済 発達す に 金銭の の救済措置で 真の公 得 い 場合 あ こ 判決に不服の者 国王の側近の大法官 ＨＭＦＳＨＪＱＱＴＷ に訴え 大法 官 義公 ＪだつＮＹと の立場 損害賠償以外の必要 措置の命令 ＩＪＨＷＪＪ を出し た この命令 例え 差止 強制執行 謝罪命令 賠償の」倍化 弁護士費用支払 等 金銭以外に 救済措置の全 であ 差止 衡平法 の救済 し 発達した の であ

い にせ 以 の経緯で法 衡平法の「 の概念 発展した

この うに法 衡平法の違い 訴訟で 法に基 く救済 損害賠償 基本であ 衡平法に基 く救済 飽くまで必要に応 裁判官の裁量で決定さ 措置 いうこ

前者の救済 損害賠償 金銭 で 後者の救済 金銭以外の全 の措置 差止 等 であ いう点であ

米国の連邦裁判所 建国以後し くの間 法 衡平法を分け 裁判し いた 1重」8 年に両者を合体し 同 裁判所で法 衡平法 裁け うにした し し 両者の根本的

1

ポンドの単位 £ いう うに １ 用い い その理由 １Ｆ与 の １＝金銭 来 い いう説 あ

性格 全く異 た その手続 判断基準 今で 異 い そのた 法 の問 題の内 法 解釈 判事の専決事項であ 事実認定やそ 絡 結論 特許の有効性 侵害 損害賠償 陪審員 評決し 原則 し 判事 そ に拘束さ そ に対し 差止 の う 衡平法 の救済 判事の 裁量で判決す

特許に関す 法 衡平法

種類

判決内容

決定者

元来の

判決名 決定すべ 問題

「

救済 医裁量) 医適用基準)

法

医１Ｆ与)

特許の有効･無効

侵害の有無

損害賠償の有無

その他

金銭的救済

損害賠償の

し 原則

陪審員 又 判

事・裁判官

控つＩＬＲＪＳＹ

医判決)

衡平法

医＊だつＮＹと)

4 のフ クター

故意の有無

フロードの有無

事件の悪質性

医 金 銭 以 外 す べ の 救

済)

仮差止 差止 強制

執行

賠償の」倍までの増加

権 利 行 使 停 止 医 フ ロ ー ド

に )

弁護士費用

その他必要 制裁全

あ 例外

判事・裁判官の

昔 大法官

ＩＪＨＷＪＪ

医命令)

差止請求権の根拠 法的性質

以 の法 衡平法の考え方の基本的 違い 米国特許法に 明確に示さ い

特許侵害訴訟に け 救済 法 の救済 の基本 損害賠償であ 裁判所に 裁量権 を認 い うに規定し い

」

「

すべ の事実認定 陪審員 行う 差止 フロードの有無 陪審員 行わ い 特に故意の有無に い

弁護士の鑑定 通常 守秘特権 証拠開示の対象に 陪審員に バイアス 大 いので裁判官 決定した 分

離裁判にす こ 多い

」

米国特許法第「84条 裁判所 損害賠償を認 け い ＹＭＪ ＨＴつＷＹ ＸＭＦＱＱ Ｆ与ＦＷＩ ＩＦＲＦＬＪＸ…

こ に対し 差止 衡平法 の救済であ 裁判官 裁量で認 い いう任 意的規定に い

4

前述した うに 法 衡平法 元々分 いたので 衡平法 の多くの救済 フロー ド 強制執行等 米国特許法に 規定 い 差止 例外的に特許法第 「8」条に 法制化さ た衡平法 の救済であ

5

差止 認 た の要件

差止 認 た の要件 ま 法の問題であ 侵害 あ た す 判決 あ 侵害 あ こ を侵害者 自認し い 必要 あ 最高裁の ＪBＦと 判決

6

下さ まで （A達（ そ 以前の最高裁判決の差止 の傾向に 特許 有効で侵害 あ 場合 差止 を認 こ 第 「8」条の衡平法に い の最高裁の解釈であ 理解し 侵害訴訟で勝訴した特許権者に ほ 差止 を認 いた ＪBＦと判 決前で 裁判所 差止命令に 公益 の影響を考慮し 公益に大 マイナスの影 響を与え 場合 差止命令を下さ い場合 例外的に あ た く少 い件数であ

後述

ＪBＦと 判決後 特許権者 衡平法 の伝統的 以下の4 要素を立証す 必要 あ Ｆ) 差止 を認 け 原告 取 返しの い損害を被 こ

Ｇ) 法 の救済措置 損害賠償 で 原告の損害を救済す のに不適 であ こ Ｈ) 原告 被告の被害バランスを考慮す 衡平法 の措置 差止 適 であ

認 こ

Ｉ) 差止 を認 公共の利益を損 わ いこ

した 侵害あ の判決 下さ た い 差止 認 べ す

一般規則 存在せ 差止 を認 否 の判断の際に 記4 要素をバランスし

考慮し け い

差止 の執行

差止 の執行 連邦民事訴訟規則第 6「 条医Ｆ)医1)に規定さ い 通常 裁判所 の命令 連邦民事訴訟規則第6「 条医Ｆ)に基 判決 下さ 控訴期間の 14日を 過 た後に執行さ し し 差止命令 その例外の1 し 扱わ 直 に 実施さ 控訴 あ た場合であ 通常 執行 停止さ こ い

4

米国特許法第「8」条 衡平法の原則に従 その裁判所 適 認 差止命令をし い ＲＦと ＬＷＦＳＹ

5

「84条の賠償の 倍化 「85条の弁護士費用 法制化さ た衡平法 の救済であ

6

ＪBＦと IＳＨ.不. ２ＪＷＨ＊でＨＭＦＳＬＪ貫 １.１.（. 54堵 ：.即. 」08 医「006).

た し 裁判所に 差止 の執行に対し 猶予期間を与え 裁量権 あ

堵

差止 の執 行に対し 猶予期間を求 場合 保証金等を納 必要 あ

8

控訴中に裁判所 裁量権に 猶予期間を与え 否 を判断す 際に考慮す 4要素 以下の であ

重

Ｆ) 猶予を求 当事者 控訴審で勝訴す 可能性 高いこ を立証し い 否 Ｇ) 当事者 猶予 しで 取 返しの い損害を被 否

Ｈ) その他の当事者 猶予に 実質的損害を被 否 Ｉ) 公共の利益 原告 被告のい にあ

控訴中に執行を猶予さ た事件 し ；ＪＷＮどＴＳ 不. ；ＴＳＦＬＪ事件や ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ 不. Ｎ4Ｎ 事件 あ ；ＪＷＮどＴＳ 不. ；ＴＳＦＬＪ 事件で バー ニア州西区連邦地方裁判所に い

；ＴＳＦＬＪ 社 ；ＪＷＮどＴＳ 社の特許を侵害した し 5貫800 万ドルの損害賠償 5.5％のロイ ヤルティを ；ＪＷＮどＴＳ社に支払う うに命 また 差止命令を下した

10

し し 地裁 裁量権に 侵害をし いた既存の顧客に い 控訴審の判決を待 間 執行猶予期 間を与えた ；ＴＳＦＬＪ 社 この控訴審の判決を待 間の執行猶予期間を新しい顧客に対し 適用す うに緊急申立 を （A達（に提出した 審問の結果 （A達（ 地裁の差止命令 に い 新しい顧客に対し 執行猶予期間を与えた

11

また Ｎ4Ｎ １ＮＲＮＹＪＩ ５ＦＷＹＳＪＷＸＭＮた 社 ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ社のソフトウェア ２即 ＜ＴＷＩ Ｎ4Ｎ 社の特許を侵害し い し テキサス州西区連邦地方裁判所に訴えた

1「

その結果 ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ社 「億ドルを損害賠償 し 支払う う 陪審員 評決した

1」

また 裁判所 故意侵害に基 4 千万ドル増 した Ｎ4Ｎ 社に 差止請求を認容した し し 差止 執行さ 前のユーザ 侵害品のソフトウェアを 続し 使用す こ で さ に ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ社 そ ユーザに技術的サポートを提供し 良い いう限定的 差止 であ た ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ社 控訴す に 差止 に関し （A達（の判決 下さ

まで執行停止を申し立 （A達（ この申立 を認 た

14

５ 差止請求を認 い可能性

前述した うに ＪBＦと 判決 下さ まで （A達（ 特許侵害訴訟で勝訴した特許権者に

堵

連邦民事訴訟規則第 6「 条医Ｆ)に つＳＱＪＸＸ ＹＭＪ ＨＴつＷＹ ＴＷＩＪＷＸ ＴＹＭＪＷ与ＮＸＪ 規定さ い

8

連邦民事訴訟手続法 RつＱＪ 6「医Ｈ)

重

－ＮＱＹＴＳ 不. BＷＦつＳＸ推ＮＱＱ貫 481 ：.即. 堵堵0 医1重8堵).

10

；ＪＷＮどＴＳ 即ＪＷ不Ｘ. （ＴＷた. 不. ；ＴＳＦＬＪ －ＴＱＩＮＳＬＸ （ＴＷた.貫「00堵 ：.即. １＊政I即 「6堵14 医＊.）.；Ｆ.貫A 「00堵)

11

；ＪＷＮどＴＳ 即ＪＷ不Ｘ. （ＴＷた. 不. ；ＴＳＦＬＪ －ＴＱＩＮＳＬＸ （ＴＷた.貫 「「8 達ＪＩ.A５５政.重86 医達ＪＩ.（ＮＷ.「00堵)

1「

Ｎ4Ｎ １ＹＩ. ５ＦＷＹＳＪＷＸＭＮた 不. ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ （ＴＷた.貫「00重 ：.即.）ＮＸＹ.１＊政I即 堵0104 医＊.）.TＪで.貫AつＬ.11貫「00重)

1」

評決を指示す 証拠 あ 限 裁判官 その に拘束さ

14

Ｎ4Ｎ １ＹＩ. ５ＦＷＹＳＪＷＸＭＮた 不. ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ （ＴＷた.貫 」4」 達ＪＩ.Aたたで.61重 医達ＪＩ.（ＮＷ.「00重)

ほ 差止 を認 いた し し ＪBＦと 判決で 勝訴した特許権者に 必 し 差止 認 わけで い 最高裁 示した 例え 侵害者に 侵害製品の販売に

特許権者 利益の損失を被 こ く マーケットシェアを失うこ く 特許 権者のブランドに傷 くこ い場合 差止 の必要 く 損害賠償に 補償 さ

15

６ 裁判例

ｉ 最高裁の ＪBＦと 判決前

前述した うに 1重8「 年の （A達（ の設立以来 特許 有効で特許侵害 あ ほ 一 に （A達（ 差止 を認 た 例え 侵害あ の判決 下さ ほ の 当 理由 い限 差止命令 付与さ 示した （A達（ 判決 あ

16

また 被告の心臓細 動除去機器 特許侵害し い 裁判所 判断し 被告の侵害製品販売に対し 差止 を 下した判決 あ

1堵

この際 本侵害製品 人命を救うこ で た 公共 の利益 高いこ を裁判所 認 た のの 米国連邦議会 制定した特許法 の規定 新規性 あ 有益で 非自明 製品に関す 発明に関し 発明者に独占権を与え こ 長期的に 国のた に 解釈で 判示した

した 差止 裁量に のであ 当 理由 あ 差止命令 付与

さ い であ た 実際に 侵害あ の判決 下さ 差止命令 下さ の 一般的であ た

し し ＪBＦと 判決前で 公共の利益を考慮した で 差止命令を下さ た判例 存在し い で い 例え 衡平法 の原則を述べ 一方 公共の利益を考慮した で差止 を命 た過去の判例に い 説明した （A達（ の RＮＹＪ-－ＮＹＪ 判決 あ

18

具体的に 特許発明 実施さ い い場合 公共 発明に 利益を得 こ で いた 差止 を認 必要 い 示した また くま で あ のの 差止命 令 下さ た判例 し 特許権者自身 販売を行 い い医療用具セット

1重

や 下水処理工場の運営

「0

に対し 差止命令を下さ た いう事例 あ さ に 差止 裁判所の裁量権に のであ 侵害の判決 下さ た こ で 必 し 差止

15

どTＪＨＭＸ.貫 IＳＨ. 不. ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ （ＴＷた.貫 4」4 達. 即つたた.「Ｉ 4」堵 医＊.）. TＪで. 「006).

16

RＮＨＭＦＷＩＸＴＳ 不. 即つどつ推Ｎ ２ＴＹＴＷ （Ｔ.貫 868 達. 「Ｉ 1「「6 医達ＪＩ. （ＮＷ. 1重8重).

1堵

＊ＱＮ １ＮＱＱと ＦＳＩ （Ｔ. 不. ２ＪＩＹＷＴＳＮＨ IＳＨ.貫 堵 ：即５６「Ｉ14」重貫 1445医＊.）. ５Ｆ. 1重88貫 ＷＪ不’Ｉ & ＷＪＲＦＳＩＪＩ貫 8堵「 達.「Ｉ 40「 医達ＪＩ.

（ＮＷ. 1重8重)貫 ＷＪＭ’Ｌ ＩＪＳＮＪＩ貫 8堵重 達.「Ｉ 84重 医達ＪＩ. （ＮＷ. 1重8重).

18

RＮＹＪ-－ＮＹＪ （ＷＴた. ；. KＪＱＱＪと （Ｔ.貫 IＳＨ.医1重重5).

1重

－とＧＷＮＹＪＨＭ貫 IＳＨ. 不. AＧＧＴＹＹ １ＦＧ.貫 4 ：即５６「Ｉ 1001 医（.）. （ＦＱ. 1重8堵).

「0

（ＮＹと ＴＫ ２ＮＱ与Ｆつ推ＪＪ 不. AＨＹＮ不ＦＹＪＩ 即ＱつＩＬＪ貫 IＳＨ.貫 「1 ：即５６ 6重 医堵ＹＭ （ＮＷ 1重」4).

認 わけで い 示した判決 あ

「1

また ニュー ャー ー州連邦地方裁判所に い 公衆衛生に関す 特許であ たに 関わ 差止 を認 た判決 あ BＴＪＭＷＮＳＬＪＷ 事件

「「

差止 を認 否 を 判断す 際 後に最高裁の ＪBＦと 判決に い 認定さ た 4 要素を裁判所 適用した また 適用に際し 裁判所 各要素に同 重 与ＪＮＬＭＹ を置く必要 く 各事件の衡平を考 慮すべ であ 示した 差止 を認 否 を判断す 際に考慮すべ 4要素 前述 記載の であ 示した

BＴＪＭＷＮＳＬＪＷ事件で問題に た特許 ５RR即 ウィルスに対す 豚用ワクチンに関す のであ た 被告 医1)特許権者のワクチンに 問題 あ た 被告のワクチンを市場 に残す必要 あ こ 医「)５RR即ウィルスに対し 作用す 様々 ワクチン あ 方 好 ましいこ 医」)差止 第 「 世代のワクチンの研究開発を滞 せ 可能性 あ こ 医4)特許権者のワクチン 被告のワクチン 異 獣医 得 必要 あ た 差 止 ワクチンの配布を限定し しまうこ 等を主張した し し 裁判所 被告の主張 を認 4 要素を考慮した で 差止 を認 た

また ＪBＦと判決前の判決で ＪBＦと 判決後 影響力のあ 判決

「」 「4

（ＭＮＸつＲ ＴＳ ５ＦＹＪＳＹＸに示さ い

「5

1件目の＜ＮＳＩＸつＷＫＮＳＬ IＳＹＪＷＳＦＹＮＴＳＦＱ事件判決で 差止 を認 拒否す 裁 判所の裁量に委 い のの 差止 に 複数の侵害企業 倒産す 又 差止 に 侵害企業の け 損害の規模 大 い い た理由で 差止 を拒否 す こ い 示した

また 「件目の ＜.１. 違ＴＷＪ & AＸＸＴＨＮＦＹＪＸ事件判決で 裁判所 侵害者 既に販売を 停止し い 侵害製品の使用及び販売に対し 差止 を認 た 控訴審に い 侵害者 既に販売を停止し い 侵害製品の使用及び販売に対し 差止命令を下さ た地裁の判断 間違いであ し （A達（ 地裁の判決を覆した その理由で 侵害者 販売を既に停止したの 差止 を認 特に侵害者に損害を与え こ く ま た 侵害者 販売を停止した い 侵害者に 侵害製品を製造す 能力 残 い た 侵害者 度 製造を行わ い うに 地裁 力を掛け べ であ （A達（

示した

「1

４ＩＪＹＮＨＸ IＳＨ. 不 即ＹＴＷＦＬＪ TＪＨＭＳＴＱＴＬと （ＴＷた.貫 185 達.」Ｉ 1「5重 医達ＪＩ. （ＮＷ. 1重重重).

「「

BＴＪＭＷＮＳＬＪＷ IＳＬＪＱＭＪＮＲＳ ；ＪＹＲＪＩＮＨＦ貫 IＳＨ. 不. 即ＨＭＪＷＮＳＬ-５ＱＴつＬＭ （ＴＷた. 医「000).

「」

＜ＮＳＩＸつＷＫＮＳＬ IＳＹＪＷＳＦＹＮＴＳＦＱ貫 IＳＨ. 不. A２達 IＳＨ.貫 堵8「 達.「Ｉ 重重5 医達ＪＩ. （ＮＷ. 1重86).

「4

＜.１. 違ＴＷＪ & AＸＸＴＨＮＦＹＪＸ IＳＨ. 不. 違ＦＷＱＴＨ推 IＳＨ.貫 84「達.「Ｉ 1「堵5 医達ＪＩ. （ＮＷ. 1重88).

「5

（ＭＮＸつＲ貫 ）ＴＳＦＱＩ 即.貫 （ＭＮＸつＲ ＴＳ ５ＦＹＪＳＹＸ貫 RＪＲＪＩＮＪＸ貫 §「0.04お「がおＦが 医「010).

ｉｉ 最高裁のＪBＦと判決

前述の うに 差止 裁判所の裁量権に服す のであ 裁判所 認定し いた の の 実際に 特許 有効で侵害あ の判決 下さ 通常 差止命令 下さ い た した 特許侵害訴訟で勝訴した場合 差止 一般原則であ いう判例を 利用し 特許製品を製造せ 特許権を行使す こ の で金儲けをす いわゆ パテ ントトロール たＦＹＪＳＹ ＹＷＴＱＱ の数 増加した 差止 製造会社に大 損害を与え た ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ 社を中心 す 情報産業 差止 を原則的に認 い 運用に問題 あ 主張し 特許法改 をバックアップし た

ＪBＦと 事件で 特許権者の ２ＪＷＨ＊でＨＭＦＳＬＪ 社 インターネット販売に関す ビ ネスモ デル特許を有し 特許をライセンスす こ 主 ビ ネスであ 特許管理会社であ た た 特許権者 ライセンス収入を得 十分であ こ また 前記ビ ネスモデ ル特許の技術的内容 明確で いこ ＪBＦと社に 侵害 故意侵害であ 陪審員

評決したに わ 地裁 差止 を認 た

こ （A達（ 特許 有効で特許侵害 あ 差止 を認 の こ までの 最高裁判決の考え方であ 判示し 結論を逆転させた

し し 最高裁 （A達（ の解釈 誤 我々 その うに述べたこ く 特 許法第 「8」条 差止 を衡平法の観点 考慮した で判断せ 明記し い こ

その観点を全 考慮し け い 判示し またし 結論を逆転させた その 判決の中で最高裁 地裁の判決 （A達（の判決 共に単純 カテ ー分けをした での 結論で い 誤 であ し 破棄し 審議し直す うに差し戻した

「6

事件の経緯 以下の であ

告人の ＪBＦと社 インターネット のウェブサイトで 商品の売買やオークションの サービスを提供し い 会社であ 一方 被 告人の ２ＪＷＨ＊でＨＭＦＳＬＪ社 この種の電子 市場で売買を行うビ ネスモデルの米国特許第 5貫845貫「65号 以下 「65 特許 いう 等を有し 自 「65特許を実施せ 他者にラインセンスし ビ ネスを行 いた

ＪBＦと 社に「65 特許等をライセンスす 交渉を２ＪＷＨ＊でＨＭＦＳＬＪ社 行 た 条件で 見合わ 契約に至 た そこで ２ＪＷＨ＊でＨＭＦＳＬＪ 社 ＪBＦと 社を相手にバー ニア州東 部地区連邦地方裁判所裁判所に特許侵害訴訟を提起した

陪審員公判で 「65特許 有効であ 故意侵害 あ 損害賠償 「重.5億ドル医約 」貫000 億 ) いう評決を陪審員 下した

「6

最高裁 し地裁の差止 否認の判決 万 一 証拠 理由に基 い しい 判断で 場合 （A達（ の地裁

判決破棄を棄却し 再生 ＷＪＮＳＸＹＦＹＪ で た であ し し 地裁判決 理由付け しく たので 最高

裁 再生し た

その直後に ２ＪＷＨ＊でＨＭＦＳＬＪ 社 差止 を要求した のの ２ＪＷＨ＊でＨＭＦＳＬＪ社 特許管理会 社で特許を実施し い いので 損害賠償 適 救済であ いうこ 「65 特 許 問題の多いビ ネスモデル特許で ク ーム範囲 不明確 こ 地裁 差止

不適 であ 判断した

この控訴を け 特許 有効で特許侵害 あ 差止 を認 の 特許法 の衡平法 の解釈であ し （A達（ 地裁判決 結論を逆転させた

こ を不服 し 最高裁に ＪBＦと 社 告した

最高裁 「006 年」 月「重 日に公開ヒア ングを行い そし 「006年 5 月15 日に（A達（ 判決 結論を逆転させ 判決を下した その要旨 以下の であ 以下 ＪBＦと 事件 最高裁判決の判決文を再構成した のであ

衡平法 エクイティ の確立さ た原理

「堵

に 永久差止 を要求す 者 以下 の4 要素を満たさ け い

Ｆ) 差止 を認 い 原告 取 返しの い損害を被 こ

Ｇ) 法 の救済措置 損害賠償 で 原告の被害を救済す のに不適 であ こ Ｈ) 原告 被告の被害バランスを考慮す 衡平法 の措置 差止 適 であ

認 こ

Ｉ) 差止 を認 公共の利益を損 わ いこ 記の4要素に関す 議論 ＜ＪＮＳＧＪＷＬＪＷ事件

「8

AＲＴＨＴ 事件

「重

で 細に述べ い 差止 を認 否 地裁 衡平法 義公 の 4 の観点を考慮し その 裁量で決定し 級裁判所 その決定を裁量権の濫用 あ た 否 で審議す

以 の う 英米法の一般原則 特許法に 当然適用さ そし 伝統的 衡平法の 原則 外 こ 軽々に暗示さ い Ｆ ＲＦ控ＴＷ ＩＪたＦＷＹつＷＪ ＫＷＴＲ ＹＭＪ ＱＴＳＬ ＹＷＦＩＮＹＮＴＳ ＴＫ ＪだつＮＹと たＷＦＨＹＮＨＪ ＸＭＴつＱＩ ＳＴＹ ＧＪ ＱＮＬＭＹＱと ＮＲたＱＮＪＩ. 述べた 記AＲＴＨＴ 事件参照

特許法第 「8」 条に 差止 を衡平法の原則に従 認 い医ＲＦと ＬＷＦＳＹ) 規定 し 立法の経緯に い 議会 衡平法の原則に従 判断す 原則 離 いたこ を示唆す の 何 い 特許法第 「61条 特許権 個人的財産権 たＪＷＸＴＳＦＱ たＷＴたＪＷＹと の属性を有す 明記し 第154 条医Ｆ)医1) 他者 特許発明を製造し 使用 し 販売の申出をし若しく 販売す こ を排除す 権利 規定し （A達（ に

この条文の規定の で 直 に差止 を認 根拠に し し 権利を所有す こ その権利を侵害した者に対す 救済 異 のであ 実際 第 「61条の該

「堵

こ 特許侵害の差止 の に限定さ あ ゆ 差止 に適用さ 英米法の一般原理であ

「8

＜ＪＮＳＧＪＷＬＪＷ 不. RＴＲＪＷＴ-BＦＷＨＪＱＴ貫 456 ：.即. 」05貫 」11-」1」 医1重8「)

「重

AＲＴＨＴ ５ＷＴＩ. （Ｔ. 不. ；ＮＱＱ. ４Ｋ 違ＦＲＧＪＱＱ貫 AＱＦＸ推Ｆ貫 480 ：.即. 5」1貫 54「 医1重8堵)

当部分 特許権 個人財産権の属性を有す し 本法に別段の定 あ 場 合を除い おＸがつＧ控ＪＨＹ ＹＴ ＹＭＪ たＷＴ不ＮＸＮＴＳＸ ＴＫ ＹＭＮＸ ＹＮＹＱＪ 規定し 完全 個人的 財産で いこ を明記し であ こそ第「8」条 前述した うに 差止 を認

い 規定し い のであ

このアプローチ 著作権法 の差止 のアプローチ 同 のであ 特許権者 同 うに著作権者 他者 著作権者の財産を用い こ を排除す 権利を有す 最高裁 記載し い

」0

特許法 同 うに著作権法 著作権の侵害を阻止す た に必要 条件の下で差止 を認 良い 規定し い 米国著作権法第 50「 条医Ｆ)

そし 最高裁 この伝統的 差止 の考え方に代え 差止 を自動的に認 べし の提案を何度 拒否し た

」1

本件で 地裁 （A達（ この伝統的 衡平法 の原則を しく適用し い い 地裁 衡平法 の 記 4 要素を挙 た のの そ 広い原則を提案した うに え 例え 差止 を認 た理由 し 特許権者 特許のライセンス許 諾を希望し いたこ 及び 特許を実施し い たこ 差止 を認 く 取

返しの い被害 特許権者に生 いこ を立証す のに十分であ 結論した し し 伝統的 衡平法 の原則 4 要素 に 特許を実施し い い者に 差 止 必 要 で い い う う 大 ま 場 合 分 け に 従 決 定 す こ を 許 可 し い い 例え 大学の研究者 個人発明家等の特許権者 資金を集 生産す ラ イセンス許諾を好 のであ

この う 特許権者で 記4 要素を満たし 差止 認 場合 当然あ 考え この う 場合分けに従 定型的に彼 に差止 を認 い うにす こ の 当 理由 見出せ い

また この う 場合分け こ までの最高裁判決 矛盾す のであ この判決 の中で 特許権者 不合理に特許の使用を拒否す 場合に 衡平法の観点 差止 を 認 い いう主張を （A達（ 退けた

し し （A達（ 地裁判決の結論を逆転させた時 4要素の全 を考慮し いで結論を出 し しま た （A達（ 特許権の侵害 あ こ 特許 有効であ こ 判示さ た 場合に 差止 を認 こ 特許紛争の場合で 一般原則であ 述べた ま た 差止 認 い場合 公共の利益を守 た の 特別 状況 や 非常にま

例 の特別 ケースの であ （A達（ 述べた

地裁 定型的に差止 を拒否した す わ 特許権 実施さ い け 他の要 素を考慮す こ く差止 を認 た こ 誤 であ たの 同様に （A達（ 定

」0

達Ｔで 達ＮＱＲ （ＴＷた. 不. ）ＴとＦＱ貫 「86 ：即 1「」貫 1「堵 医1重」「).

」1

３Ｊ与 YＴＷ推 TＮＲＪＸ （Ｔ.貫 IＳＨ.貫 不. TＦＸＮＳＮ貫 5」」 ：即 48」貫 505 医「001).

型的に差止 を認 た す わ 特許 有効で 侵害 あ 他の要素 考慮せ 差止 を認 した こ 誤 であ た

この うに 地裁 （A達（ 4 要素を適用し い いので （A達（の判決を破棄し 地裁 に4 要素のフ ームワークを適用し 審議させ

した 本件で差止 を認 否 に い 我々最高裁の見解 ここで 述べ い

我々 この事件で判示し い こ 差止 を認 否 地裁 衡平法を考慮し 裁量で決定す べ こ で その裁量を行使す 時 特許であ 他のケースであ 衡 平法の伝統的 原則を考慮し け い いうこ であ

以 の うに最高裁 差止 を一 に認 （A達（の現行プラクティスを一刀両断し

（A達（ 判決を破棄し 事案を差し戻した プロパテントの行 過 いわゆ パテン トトロール びこ 今日の米国特許業界を考え この最高裁の判決の影響 計 知 いほ 大 い

２ＮＨＷＴＸＴＫＹ 社等の情報産業 中心に 唱え た 特許法改 の主眼 ほ 自動 的に差止 認 状況の改 であ た

この状況 式に否定さ 4 要素を考慮し 義公 の観点 差止 を認 否 を決定す こ た ＪBＦと 判決自体 の う 場合に差止 を認 べ で い を示し い い

し し 本判決に賛同した KＪＳＳＪＩと判事 賛同意見の中で差止 を う すべ 場合を述べ そ 医1)特許権者 ライセンスの を行 い 場合 医「)特許 製品 やシステムの僅 部分でし い場合 医」)ビ ネスモデル特許の うに昔 性格の異 特殊 特許の場合 医4)権利範囲のあいまい 特許や有効性に疑いのあ 特許の場合等 を例に挙 い ので今後の参考に 実際にその後の地裁判決で差止 を認

た事件 後述 ほ 前記技術に関す 特許であ

本事件 最高裁 差し戻さ たた バー ニア東部地区連邦地方裁判所 最高裁 で決定さ た4 要素を考慮した で 再び差止命令を下さ た そし この地裁判 決後 両当事者 和解した

ｉｉｉ 最高裁の ＪBＦと判決後

ど4TＪＨＭＸ.貫 IＳＨ. 不. ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ （ＴＷた.

」「

」「

ど4TＪＨＭＸ.貫 IＳＨ. 不. ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ （ＴＷた.貫 4」4 達. 即つたた.「Ｉ 4」堵 医＊.）. TＪで. 「006).

最高裁の ＪBＦと 判決後 差止 認 た事例であ

ど4 TＪＨＭＳＴＱＴＬＮＪＸ 社 コン ュータ・ソフトウェアの無許可での使用を制限す アク ティベータに関す 米国特許第6貫044貫4堵1号特許 以下 4堵1特許 いう 及び 6貫堵85貫8「5 号特許 以下 8「5 特許 いう を有し ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ 社の ４ＫＫＮＨＪ ＜ＮＳＩＴ与Ｘ 録商標 のアクティベータ こ 「 の特許を侵害し い し 提訴した

２ＮＨＷＴＸＴＫＹ 社 AつＹＴＩＪＸ推 社 故意侵害をし 損害賠償 ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ 社に対し 1 億1500万ドル医約 1「0億 ) AつＹＴＩＪＸ推社に対し 1800万ドル医約「0億 )であ 陪 審員 評決した

そこでど4 TＪＨＭＳＴＱＴＬＮＪＸ社 ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ 社の「001 年 の＜ＮＳＩＴ与Ｘ政５製品 及び 「000 年 の４ＫＫＮＨＪ製品を直 に差止 その で特許侵害し い うに設計変更す こ を 求 訴訟を提起した

地裁 最高裁の ＪBＦと 判決で定 た 4 要素を考慮した結果 差止 を認 た 具体的に 差止 しで 取 返しの い損害を特許権者 被 こ を立証で

た ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ 社 侵害製品に い 特許技術を僅 部分でし 使用し また ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ 社 特許権者 競合す 製品を市場に提供し い た 特許権者 利益の損失に 損害を被 こ く ブランドネームに傷 くこ

く また マーケットシェアを失うこ い 特許権者 ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ 社の 続的 使用に 被 損害を ロイヤルティで十分に補償さ 地裁 示した

した 差止 しで 取 返しの い被害 生 こ を ど4 TＪＨＭＳＴＱＴＬＮＪＸ 社 立証し 金銭的損害賠償で十分 救済 で ケースであ そし 被害の バランス ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ社の方 大 い 考え た 地裁 差止 を認 た

５ＦＮＨＪ １１（ 不. TＴとＴＹＦ ２ＴＹＴＷ （ＴＷた.医「006)

」」

こ TＴとＴＹＦ社のハイブ ッドエン ン ５ＦＮＨＪ社の特許を侵害し い し ５ＦＮＨＪ 社 地裁 訴えた事例であ 陪審員 TＴとＴＹＦ社 ５ＦＮＨＪ社の特許を侵害し い 評決 し トヨタ社に妥当 ロイヤルティ し 1車両に 「5ドルを支払う う評決した 地 裁 ５ＦＮＨＪ社 ロイヤルティに 十分補償さ た 差止 の必要 い 判示した

その控訴審に い （A達（ 事件に 差止 ロイヤルティの方 適 で あ 場合 あ 本件に い ロイヤルティで ５ＦＮＨＪ 社 十分補償さ ので 差止

必要で い いう地裁判決に同意した し し 1車両に 「5 ドル いうロイヤルテ ィ の うにし 算出さ た いう点 不明確であ た その点を明確にす う 地裁に事件を差し戻した

」」

５ＦＮＨＪ 不. TＴとＴＹＦ貫 60重 達. 即つたた. 「Ｉ 6「0 医＊.）. TＪで. 「006)貫 ＦＫＫ’Ｉ ＮＳ たＦＷＹ貫 不ＦＨＦＹＪＩ ＮＳ たＦＷＹ貫 504 達. 」Ｉ 1「重」 医達ＪＩ.

（ＮＷ. 「00堵)貫 ＨＪＷＹ. ＩＪＳＮＪＩ貫 1「8 即. （Ｙ. 「4」0 医「008).

５ＦＮＨＪ １１（ 不. TＴとＴＹＦ ２ＴＹＴＷ （ＴＷた. IT（ 手続医「00重)

」4

５ＦＮＨＪ社 テキサス州東部地区連邦地方裁判所 差止 を認 たこ 損害賠償 少 たこ 地裁での勝訴判決の後にTＴとＴＹＦ社をIT（に提訴した

この事件で 連邦裁判所 差止 を認 た場合に 停止命令や排除命令 いう 差止 の を救済措置 す IT（ 訴状を 理す 否 に注目さ た

そし IT（ ５ＦＮＨＪ社の訴状を け入 IT（手続 開始さ た

こ IT（ の停止命令や排除命令 連邦裁判所の差止 性格 異 事を示す のであ

し し 両社 この IT（ 手続の途中で和解したた 取下 た

恐 く 地裁の損害賠償 高い で TＴとＴＹＦ 社 和解した 最高裁の ＪBＦと 判決後 差止 に い IT（手続 有効 武器であ こ を示した事件 いえ

差止 を認 た場合の金銭的賠償

最高裁の ＪBＦと判決で示さ た うに 差止 の可否を判断す 要素の 1 法 の 救済措置 損害賠償 で 原告の被害を救済す のに不適 であ こ であ した

金銭的損害賠償に 被告の被害を救済す こ 可能であ 場合に 地裁 差止 を認 い 前述した ど4TＪＨＭＸ.貫 IＳＨ. 不. ２ＮＨＷＴＸＴＫＹ （ＴＷた で 特許権者 侵害者 ロイヤルティを け こ で補償さ た 差止 の必要 い （A達（ 判断した また ５ＦＮＨＪ １１（ 不. TＴとＴＹＦ ２ＴＹＴＷ （ＴＷた. 医「006)の場合 （A達（ 特許権者 差止 の代わ にライセンス料の支払いを け こ で補償さ 示した

８ 特許権行使の状況

ＪBＦと 判決後 「011年1 月 までの差止 に関す 判決に関し ヒューストン大学ロー・ センターの統計に 添付の表の うに 166 件の内 堵5％の 1「5 件で差止 認

「5％の 41件で差止 認 た

」5

こ の多く 差止 を認 た理由 し ＪBＦと 判決の KＪＳＳＪＩと 判事の賛同意 見の中の4 のケースを参考にし い 様子 う え

」4

IＳ ＹＭＪ ２ＦＹＹＪＷ ＴＫ （ＪＷＹＦＮＳ －とＧＷＮＩ ＊ＱＪＨＹＷＮＨ ；ＪＭＮＨＱＪＸ ＦＳＩ （ＴＲたＴＳＪＳＹＸ TＭＪＷＪＴＫ量 ３ＴＹＮＨＪ ＴＫ IＳ不ＪＸＹＮＬＦＹＮＴＳ貫 堵4 達ＪＩ. RＪＬ. 5「「58 医４ＨＹＴＧＪＷ 重貫 「00重) 医ＷＪＬＦＷＩＮＳＬ ＳＴＹＮＨＪ ＴＫ ＮＳ不ＪＸＹＮＬＦＹＮＴＳ ＳつＲＧＪＷ 」」堵-TA-688).

」5

たＦＹＸＹＦＹＸ.ＴＷＬ貫 ：ＳＮ不ＪＷＸＮＹと ＴＫ －つＸＹＴＳ １Ｆ与 （ＪＳＹＪＷ. ５ＴＸＹ-ＪBＦと ５ＪＷＲＦＳＪＳＹ IＳ控つＳＨＹＮＴＳ RつＱＮＳＬＸ ＮＳ ５ＦＹＪＳＹ （ＦＸＪＸ ＹＴ 1-16-11

ＭＹＹた野//たＦＹＸＹＦＹＸ.ＴＷＬ/IＳ控つＳＨＹＮＴＳＤＷつＱＮＳＬＸＤたＴＸＹ-ＪBＦとＤＹＴＤ1-16-「011ＤたＴＸＹ.でＱＸ ［最終アクセス日：「011 年 「月 」日］