寄稿
1
判決から学ぶ言い回し
し た 文 献 数 や そ の 文 献 の 頒 布 時 期 に よ っ て 決 せ ら
れ る も の で は な く ， 技 術 革 新 の 速 さ に も 依 存 す る
も の で あ る こ と は 当 然 で あ る 。 そ し て ， 本 願 発 明
の 属 す る 現 像 方 法 及 び 電 子 写 真 技 術 の 技 術 革 新 が
速 い こ と は ， 周 知 の 事 実 と い え る か ら ， 本 願 発 明
出願の約6か月前に公開された公開特許公報である
甲 第 6， 第 7号 証 刊 行 物 記 載 の 前 記 技 術 は ， 本 願 出
願 当 時 既 に 周 知 で あ っ た と 認 め る こ と が で き ， こ
れに反する原告主張は採用することができない。
《参考事件番号》平12行（ケ）342
《関連条文》29条2項
②技術分野が相違することにより周知性が異なると
主張
《主張内容》
周知技術とは，その技術分野で常識となっている技
術のことであるから，仮に引用文献3の液晶基板の処理
分野においては，周知の程度に至った公知技術であ
るとしても，引用文献3の存在をもって，プラスチック飲
料用ボトルの技術分野に属する本願発明1における当
業者にとってそれを周知とすることはできない。
《判決記載》
引用文献3のみならず，乙第5号証文献及び乙第6
語証文献のような文献が存在し，これらによれば，
プラスチック飲料用ボトルの技術分野においても，
硬 質 炭 素 膜 が ガ ス バ リ ア 性 に 優 れ る こ と が 周 知 で
あったと認められることは，前示のとおりである。
原告の上記主張は，採用することができない。
はじめに
2 4 3号に続いて、過去の審決取消訴訟の判決を参
考に、判決文の言い回しを紹介する。
今号で紹介するものは、以下の観点のうち、「周
知技術の扱い」以降の部分である。
1. 新規性、進歩性に関する判断の誤り
（1）本願発明の認定
（2）引用発明の認定
（3）一致点・相違点の認定
（4）組み合わせの困難性
（5）周知技術の扱い
（6）作用効果
2. 記載不備（特許法36条）に関する判断の誤り
3. 補正要件に関する判断の誤り
4. その他
1. 新規性・進歩性・同一性に関する言い回しの例
（5）周知技術、慣用技術、技術水準、技術常識
①周知性の判断基準と当該文献が公知になった日と
が問題となった事例
《主張内容》
甲 第 6， 第 7号 証 刊 行 物 自 体 の 存 在 に よ っ て は ，
そこに記載された技術が周知であるとはいえない。
《判決記載》
あ る 技 術 が 周 知 か 否 か は ， 単 に そ の 技 術 を 記 載
判 決 か ら 学 ぶ 言 い 回 し
る こ と が 周 知 慣 用 で あ る と 認 定 判 断 し た も の で あ
る が ， ド ア ク ロ ー ザ と は 関 係 の な い 僅 か 数 種 類 の
機 械 に カ ム 機 構 が 採 用 さ れ て い る こ と を も っ て ，
上 記 機 構 が ド ア ク ロ ー ザ の 技 術 分 野 に お い て も 周
知慣用であるとした認定判断が誤りである。
《判決記載》
刊 行 物 4な い し 7は 農 作 業 機 械 （ 草 刈 機 等 ） に 関
する発明，刊行物 1 0には動力運搬車に関する発明，
刊行物 1 1に は 折 り た た み 式 自 転 車 に 関 す る 発 明 が
そ れ ぞ れ 記 載 さ れ て お り ， こ れ ら の 刊 行 物 に は ，
カ ム 機 構 に よ り ， 一 対 の セ レ ー シ ョ ン の 噛 み 合 い
及 び そ の 解 除 を 切 り 替 え ， 予 め 定 め ら れ た 連 結 位
置 と 連 結 解 除 位 置 と の 間 を 選 択 的 に 切 り 替 え 操 作
可 能 と す る 技 術 が 開 示 さ れ て い る 。 こ れ ら の 刊 行
物の記載からすれば，本件特許出願当時，一般に，
一 対 の セ レ ー シ ョ ン の 噛 み 合 い 及 び そ の 解 除 を 選
択 的 に 切 り 替 え る と い う 課 題 ， 作 用 が 共 通 す る 技
術 分 野 に お い て ， カ ム 機 構 を 採 用 す る こ と は 周 知
慣用の技術事項であったということができる。
《参考事件番号》平16行（ケ）263
《関連条文》29条2項
⑥引用された刊行物はいずれも本願発明と技術的課
題が異なると主張
《主張内容》
刊行物2、3記載の発明は、本件発明1の課題であ
る ① グ リ ル 庫 内 の 熱 の 保 存 と 排 気 の 滞 留 や ② グ リ
ル庫中央部の加熱の確保を意図するものではなく、
燃 焼 排 気 を グ リ ル 庫 内 に 滞 留 さ せ る こ と に よ っ て
調 理 品 に む ら な く 熱 が 行 き 渡 る よ う に す る と い う
本件発明1の作用、効果は発揮されないし、またそ
れ ら を 示 唆 す る 記 載 も な い 。 … … し た が っ て 、 た
とえ前記刊行物1ないし3記載の発明が本件発明1と
同 種 の 焙 焼 器 や グ リ ル に 関 す る 発 明 で あ る と し て
も、それらはいずれも本件発明1とは技術的課題を
異にしており、刊行物1記載の発明に刊行物2、3の
発 明 を 転 用 す る こ と は 当 業 者 と い え ど も 容 易 に 想
到し得ないところである。
《判決記載》
原告らは、刊行物3についても、刊行物1、2と同 《参考事件番号》平12行（ケ）238
《関連条文》29条2項
③周知たる文献数提示が少ないと主張
《主張内容》
審決が，引用例4（甲第 1 0号証），引用例5（甲第
1 1号証）の二つの文献を挙げるだけで，「パレット
の 桁 材 を ， 隣 接 し あ っ て 垂 直 方 向 に 配 向 さ れ る 複
数 パ ネ ル よ り な る 中 実 コ ア と ， 該 中 実 コ ア の 周 囲
を 水 平 方 向 お よ び 垂 直 方 向 に 延 び て 該 中 実 コ ア を
実 質 的 に 被 覆 す る 外 被 体 と か ら 構 成 す る こ と 」 が
周知であると認定したのは誤りである。
《判決記載》
周知事実とは，当業者が熟知している事項であるた
め，本来，審決においてその認定根拠を示すまでもな
いもののことであるから，審決の挙げた文献数の多少
によって，周知であるとしてよいかどうかが定まるとい
う性質のものではない。… … 本訴において，審決が示
した文献数の多少自体を問題にする余地はない。
《参考事件番号》平14行（ケ）546
《関連条文》29条2項
④引用例記載発明が未完成であると主張
《主張内容》
引 用 発 明 の 瓦 は ， 雨 漏 り が 発 生 す る た め ， 産 業
上利用することができない発明である。
《判決記載》
引 用 発 明 の 防 災 瓦 が ， 屋 根 瓦 と し て の 基 本 的 性
能 を 有 し な い こ と を 認 め る に 足 り る 証 拠 は な い 。
引用発明の防災瓦がたとい本願発明1の防災瓦より
防 水 機 能 に お い て 劣 る と し て も ， こ の こ と か ら 直
ち に ， こ れ を ， 産 業 上 利 用 す る こ と が で き な い 発
明とすることはできない。
《参考事件番号》平14行（ケ）324
《関連条文》29条2項
⑤引用文献は本願発明と技術分野が相違すると主張
《主張内容》
本 件 審 決 は ， ド ア ク ロ ー ザ の 技 術 分 野 に お い て
殊 性 が あ る も の の ， そ の 余 の 点 に お い て は 一 般 の
エ ス カ レ ー タ と 技 術 的 に 異 な る 点 は な い か ら ， そ
の 適 用 を 阻 害 す る 特 段 の 事 情 が な い 限 り ， 一 般 の
エ ス カ レ ー タ に お け る 周 知 の 技 術 的 事 項 を 車 い す
用 踏 段 付 エ ス カ レ ー タ に 適 用 す る こ と は 当 業 者 が
容 易 に 想 到 し 得 る と こ ろ ， 本 件 に お い て ， そ の 適
用を阻害する事情は見当たらない。
《参考事件番号》平13行（ケ）298
《関連条文》29条2項
⑧1件の刊行物提示では周知といえないと主張
《主張内容》
ある事項がわずか1件の刊行物に記載されている
というだけでそれを周知と認めることはできない。
《判決記載》
あ る 技 術 が 周 知 で あ る か 否 か は ， 単 に そ の 技 術
を 記 載 し た 刊 行 物 の 数 の み に よ っ て 決 ま る も の で
は な く ， 当 該 事 項 の 属 す る 技 術 分 野 ， 当 該 刊 行 物
の 性 質 ， 頒 布 時 期 等 も 考 慮 さ れ る べ き で あ る 。 本
件 に お い て は ， 周 知 と さ れ た 上 記 事 項 の 属 す る 技
術分野を前提に，甲第6号証刊行物が本件出願日の
約8年前に頒布された特許文献であることを考慮す
れ ば ， 本 件 出 願 日 当 時 ， 同 事 項 は 周 知 で あ っ た ，
と認めることができるものというべきである。
《参考事件番号》平11行（ケ）214
《関連条文》29条2項
⑨周知例に周知と認定した技術以上の（本願発明に
係る）構成が記載されていないと主張
《主張内容》
審決は，引用例2に基づいて，パッケージ化され
た 半 導 体 記 憶 装 置 を 外 部 装 置 の 有 す る ソ ケ ッ ト に
着 脱 可 能 と す る こ と が 本 件 出 願 前 に 周 知 で あ っ た
とするところ，原告は，引用例2の R O M パック5は
本 願 発 明 の 「 通 信 制 御 部 」 に 相 当 す る 構 成 や 機 能
を 持 た な い の で あ る か ら ， 審 決 の 認 定 は 誤 り で あ
る。
《判決記載》
審決は，引用例2に基づいて，パッケージ化され
た 半 導 体 記 憶 装 置 を 外 部 装 置 の 有 す る ソ ケ ッ ト に 様、本件発明1の上記課題①及び②を意図しておら
ず 、 か か る 刊 行 物 1に 刊 行 物 3を 転 用 す る こ と は 当
業 者 と い え ど も 容 易 に 想 到 す る こ と は で き な い と
主 張 す る が 、 グ リ ル 庫 内 の ど こ に バ ー ナ を 設 け る
かは、バーナを備えたグリルを設計するに当たり、
当 業 者 が 当 然 試 み る で あ ろ う 設 計 事 項 で あ り 、 バ
ーナの配置として刊行物3記載のようにグリル庫の
左 右 両 側 に 設 け る こ と は 当 業 者 が 適 宜 採 用 し 得 る
選択肢の一つにすぎないというべきである。
《参考事件番号》平14行（ケ）183
《関連条文》29条2項
⑦適用容易性には阻害要因がある（根拠なく自明と
はいえない）と主張
《主張内容》
本件決定は，「スイッチとしてキースイッチを採
用 す る こ と で ， ス イ ッ チ の 誤 作 動 防 止 を 図 り 得 る
の は 自 明 」（ 決 定 謄 本 7頁 4− 1（ 2）） で あ る と し て
い る が ， 何 の 根 拠 も 示 さ れ て お ら ず ， ど の よ う な
技 術 分 野 で 自 明 で あ る か に つ い て も 全 く 示 さ れ て
いない上，本件発明1が車いす用踏段付エスカレー
タ の 技 術 分 野 に お け る 発 明 で あ る の に 対 し ， 刊 行
物2が車いす用踏段付エスカレータに関するもので
はないことを無視するものであって，誤りである。
ま た ， 誤 作 動 と い っ て も ， キ ー ス イ ッ チ を ど の 技
術 分 野 に 適 用 す る か に よ り ， 誤 作 動 の 重 要 度 ， 深
刻 度 が 大 き く 異 な る の で あ り ， 技 術 分 野 を 無 視 し
て ， キ ー ス イ ッ チ を 採 用 す る こ と で ス イ ッ チ の 誤
作 動 防 止 を 図 り 得 る こ と を 自 明 と い う こ と は で き
ない。
《判決記載》
エ ス カ レ ー タ の 起 動 用 ス イ ッ チ と し て キ ー ス イ
ッチを採用することが，本件特許出願時において，
当 業 者 に 周 知 の 技 術 的 事 項 で あ っ た と い う こ と が
で き る し ， こ れ に よ り ， 乗 客 の 足 ， 衣 服 若 し く は
手 荷 物 の 接 触 又 は 幼 児 童 の い た ず ら な ど 種 々 の 原
因 に よ る 誤 動 作 を 防 止 し 得 る こ と も ， 周 知 の 技 術
的 事 項 自 体 か ら ， 当 業 者 に 自 明 の 事 項 で あ っ た と
い う べ き で あ る 。 ま た ， 車 い す 用 踏 段 付 エ ス カ レ
判 決 か ら 学 ぶ 言 い 回 し
示されている。そうすると，引用例2には，パッケ
ー ジ 化 さ れ た 半 導 体 記 憶 装 置 を 外 部 装 置 の 有 す る
ソ ケ ッ ト に 着 脱 可 能 と す る と い う 技 術 が 開 示 さ れ
ているということができる。原告は， R O M パック5
が 本 願 発 明 の 「 通 信 制 御 部 」 に 相 当 す る 構 成 や 機
能 を 含 ま な い と 主 張 す る が ， パ ー ケ ー ジ 化 さ れ た
半 導 体 記 憶 装 置 の 具 体 的 な 構 成 の 差 異 は ， 上 記 周
知 技 術 を 認 定 す る 妨 げ と は な ら な い と い う べ き で
ある。
《参考事件番号》平13行（ケ）413
《関連条文》29条の2
②数値限定には技術的意義があると主張
《主張内容》
刊 行 物 3【 図 9】 に は ， R ／ D 比 に 相 当 す る （ b＋
b’ ）／B 比が約0 . 0 0 1以上の範囲のデータがなく，刊
行物3によっても，R ／D 比が0 . 0 0 1と0 . 0 0 1 7のときの
ラ ジ ア ル 剛 性 の 相 違 を 把 握 す る こ と は で き な い 。
したがって，刊行物1∼3から， 0 . 0 0 1 7と0 . 0 0 1とが
「大きくかけ離れるものでもない」か否か，判断が
できない。刊行物3においては，審決が説示するの
とは逆に，R ／D 比が 0 . 0 0 1 7と0 . 0 0 1とで，剛性は大
きくかけ離れるものであり，単にR ／D 比の数字を
短 絡 的 に 比 較 し た 審 決 の 上 記 説 示 は 不 当 で あ る 。
したがって， 0 . 0 0 1 7とういう数値から， 0 . 0 0 1以下
という数値を想定することは容易ではない。
《判決記載》
下限値を 0 . 0 0 0 5とした理由は，摩擦トルク，負荷
容 量 ， 剛 性 ， 製 作 精 度 を 考 慮 し た 結 果 で あ り ， ま
た ， 軸 と ス リ ー ブ の 熱 膨 張 ， デ ィ ス ク と ブ ラ ケ ッ
ト 間 の 抵 抗 を 考 慮 し た 結 果 で あ る と 認 め ら れ る 。
そうすると，補正発明において，下限値の限定は，
要 は ， 軸 径 を 定 め た 場 合 に ， ク リ ア ラ ン ス を ど の
程 度 の も の と す れ ば 実 用 化 に 支 障 を 来 さ な い か の
観点でなされているのであり，このような限定は，
実 験 等 に よ り ， 当 業 者 が 格 別 の 創 意 を 要 す る こ と
なく決定できるものというべきである。
確 か に ， 小 型 化 す る に 当 た っ て ， 単 に 寸 法 を 小
さ く す れ ば よ い と い う も の で は な い こ と は ， 原 告
主 張 の と お り で あ る 。 し か し ， 前 記 の と お り ， 摩 着 脱 可 能 と す る と い う 技 術 が ， 本 件 出 願 当 時 に 周
知であったと認定しているにすぎない。引用例2の
R O M パック5が「パッケージ化された半導体記憶装
置」に該当し， R O M ソケット4が「外部装置の有す
る ソ ケ ッ ト 」 に 該 当 す る こ と は 明 ら か で あ り ， 引
用例2の第1図には， R O M パック5が，外部装置の有
するR O M ソケット4に着脱可能とされていることが
示されている。そうすると，引用例2には，パッケ
ー ジ 化 さ れ た 半 導 体 記 憶 装 置 を 外 部 装 置 の 有 す る
ソ ケ ッ ト に 着 脱 可 能 と す る と い う 技 術 が 開 示 さ れ
ているということができる。原告は，R O M パック5
が 本 願 発 明 の 「 通 信 制 御 部 」 に 相 当 す る 構 成 や 機
能 を 含 ま な い と 主 張 す る が ， パ ー ケ ー ジ 化 さ れ た
半 導 体 記 憶 装 置 の 具 体 的 な 構 成 の 差 異 は ， 上 記 周
知 技 術 を 認 定 す る 妨 げ と は な ら な い と い う べ き で
ある。
《参考事件番号》平17行（ケ）10279
《関連条文》29条2項
（6）作用効果
①数値限定発明の新規性には、先願の数値範囲に対
して臨界的意義が必要
《主張内容》
審決は，引用例2に基づいて，パッケージ化され
た 半 導 体 記 憶 装 置 を 外 部 装 置 の 有 す る ソ ケ ッ ト に
着 脱 可 能 と す る こ と が 本 件 出 願 前 に 周 知 で あ っ た
とするところ，引用例2のR O M パック5は本願発明
の 「 通 信 制 御 部 」 に 相 当 す る 構 成 や 機 能 を 持 た な
いのであるから，審決の認定は誤りである。
《判決記載》
審決は，引用例2に基づいて，パッケージ化され
た 半 導 体 記 憶 装 置 を 外 部 装 置 の 有 す る ソ ケ ッ ト に
着 脱 可 能 と す る と い う 技 術 が ， 本 件 出 願 当 時 に 周
知であったと認定しているにすぎない。引用例2の
R O M パック5が「パッケージ化された半導体記憶装
置」に該当し， R O M ソケット4が「外部装置の有す
る ソ ケ ッ ト 」 に 該 当 す る こ と は 明 ら か で あ り ， 引
用例2の第1図には， R O M パック5が，外部装置の有
ら れ な い と こ ろ ， そ の 相 違 に 係 る 部 分 に 選 択 発 明
と し て の 進 歩 性 が 認 め ら れ な い こ と は 前 記 の と お
りであるから，結局，本件訂正発明は，刊行物1記
載の発明と同一の発明に帰するというべきであり，
特許法 2 9条 1項 3号 に よ り ， 独 立 し て 特 許 を 受 け る
ことはできないものである。
《参考事件番号》平16行（ケ）427
《関連条文》29条2項
④選択発明といえる顕著な効果があると主張
《主張内容》
本件発明における 0 . 2≦x≦ 0 . 9という範囲のx 値の
T i とA lとの組み合わせは切削油剤を用いない加工が
行える特別の割合の組合せであり，本件発明は，T i
とA lとの組成の割合を数値的に限定し，選択したも
のである。
《判決記載》
い わ ゆ る 選 択 発 明 が 成 立 す る と い う た め に は ，
当 該 発 明 で 選 択 さ れ た と こ ろ の も の が ， 当 該 発 明
に よ っ て 開 示 さ れ る こ と が な く と も ， 通 常 の こ と
と し て 採 用 さ れ る よ う な も の で あ る ， と い う よ う
な 場 合 で な い こ と が 必 要 で あ る 。 当 該 発 明 に よ る
開 示 が な く と も 通 常 の こ と と し て 採 用 さ れ て い る
も の を 選 択 す る こ と に ， 技 術 的 思 想 の 創 作 と し て
の 価 値 を 認 め る こ と は で き な い ， と い う べ き で あ
るからである。本件発明におけるx 値が，本件発明
に よ る 開 示 が な く と も ご く 普 通 に 採 用 さ れ る も の
で あ る こ と は ， 既 に 述 べ た と こ ろ か ら 明 ら か で あ
る。いわゆる選択発明が成立するためには，本件
発明のx 値の範囲が顕著な効果を奏する臨界的意義
を 有 す る こ と も 必 要 で あ る 。 本 件 明 細 書 中 に お け
る 図 3（ ピ ニ オ ン カ ッ タ に コ ー テ ィ ン グ す る （ T i
（1−x） A l X ）N におけるx の値とピニオンカッタの
逃 げ 面 摩 耗 量 と の 関 係 を 示 す グ ラ フ ） に 示 さ れ た
逃 げ 面 摩 耗 量 は ， x ＝ 0 . 2及び 0 . 9を 境 と し て 急 に 変
化するようなものではないことが認められるから，
同 図 か ら は ， x ＝ 0 . 2及び 0 . 9の 値 が 臨 界 的 意 義 を 有
するものであると認めることはできない。そして，
他に，本件明細書中に，本件発明における0 . 2≦x≦
0 . 9のx 値の範囲に臨界的意義があることを認めるに 擦トルクの低減に軸径D が関係すること，剛性の向
上 に 半 径 隙 間 R の 値 が 関 係 し ， し か も ， R ／ D 比 に
連 関 す る こ と は ， 刊 行 物 2， 刊 行 物 3に よ り 既 に 知
ら れ て い た の で あ り ， 数 値 を 限 定 す る に 当 た っ て
明 確 な 指 針 が 存 在 し て い た の で あ る か ら ， 実 験 的
に 好 適 な 範 囲 を 求 め る こ と は 容 易 に な し 得 た と い
うべきである。
《参考事件番号》平16行（ケ）81
《関連条文》29条2項
③選択発明といえる顕著な効果があると主張
《主張内容》
「選択発明は，先行発明が有する効果とは異質な効
果，又は同質であるが際立って優れた効果を有し，
これらが技術水準から当業者が予測できたものでな
いときは，特許性を有する」との考えに立って，本
件訂正発明は刊行物1記載の発明に対し「非予測性を
有する顕著な効果」を奏する選択発明である。
《判決記載》
刊行物1には，ステアリルアミンが艶消し効果及
び 硬 化 物 の 表 面 汚 れ 防 止 効 果 を 発 現 す る こ と ， ス
テ ア リ ル ア ミ ン を 上 記 効 果 を 発 揮 さ せ る べ く 構 成
要 素 に 取 り 入 れ る こ と に つ い て は ， 何 ら の 記 載 も
なく，これを示唆する事項についての記載もない。
… … ステアリルアミンが刊行物1に開示のない艶消
し 効 果 及 び 硬 化 物 の 表 面 汚 れ 防 止 効 果 を 有 す る も
の と し て も ， そ れ は ， 本 件 特 許 出 願 当 時 の 技 術 水
準 に 照 ら し ， 当 業 者 が 予 測 で き な い よ う な 顕 著 な
効 果 で あ る と ま で い う こ と は で き な い 。 … … 本 件
訂正発明は先行発明である刊行物1記載の発明とは
異 な る 際 立 っ て 優 れ た 効 果 を 有 す る と い う こ と は
で き な い と い う べ き で あ り ， 選 択 発 明 と し て 認 め
られるべき進歩性の要件を欠くということになる。
しかして，本件訂正発明と刊行物1記載の発明とは，
本件訂正発明が，刊行物1に使用可能な硬化触媒の
一 つ と し て 例 示 さ れ て い る ス テ ア リ ル ア ミ ン が 艶
消 し 効 果 及 び 表 面 汚 れ 防 止 効 果 を 有 す る こ と に 着
目 し ， 同 効 果 の 付 与 物 質 と し て こ れ を 室 温 硬 化 性
組 成 物 の 要 素 と し て 配 合 す る こ と を 発 明 の 特 定 事
判 決 か ら 学 ぶ 言 い 回 し
《関連条文》29条1項
⑥進歩性の判断において対比されるべき作用効果
《主張内容》
刊行物1発明に開示されている酸化染色組成物と
本 件 訂 正 発 明 に 包 含 さ れ る 酸 化 染 色 組 成 物 と で ，
最 も 近 い 構 成 を 備 え た も の 同 士 を 比 較 し た 結 果 ，
本 件 訂 正 発 明 に 包 含 さ れ る 酸 化 染 色 組 成 物 に 有 利
な 効 果 が 生 じ る こ と が 認 め ら れ る な ら ば ， 本 件 訂
正 発 明 の す べ て の 態 様 に つ い て 有 利 な 効 果 が 生 じ
ることは自明である，刊行物1記載の組成物の中で
本 件 訂 正 発 明 に 最 も 近 い 構 成 を 備 え た も の の 示 す
効 果 を ， 本 件 訂 正 発 明 の 効 果 と し て 当 業 者 が 予 想
する効果とみるべきである。
《判決記載》
一 つ の 態 様 に つ い て 有 利 な 効 果 が 生 じ る か ら と
い っ て ， 他 の 態 様 に つ い て も 有 利 な 効 果 が 生 じ る
と は 限 ら な い こ と は ， 事 柄 の 性 質 上 ， 論 ず る ま で
も な く 明 ら か な こ と で あ る 。 … … 本 件 訂 正 発 明 の
進 歩 性 が 肯 定 さ れ る た め に は ， 同 発 明 が 現 実 に 示
す も の と し て 本 件 出 願 に よ り 明 ら か に さ れ た 効 果
が ， 当 業 者 が 同 発 明 の 構 成 の も の と し て 予 想 す る
こ と が で き な い 顕 著 な 効 果 を 奏 す る こ と が 必 要 で
あ る （ し た が っ て ， 比 較 の 対 象 は ， 従 来 技 術 の 示
す 効 果 で は な く ， 同 発 明 の 構 成 の も の と 当 業 者 が
予 想 す る 効 果 で あ る 。）。 … … 本 件 訂 正 発 明 が 現 実
に 有 す る も の と し て 明 ら か に さ れ た 効 果 と 対 比 さ
れ る べ き で あ る の は ， 本 件 訂 正 発 明 の 構 成 の も の
と し て 当 業 者 が 予 想 す る 効 果 で あ っ て ， 従 来 技 術
の 効 果 で は な い と い う べ き で あ る の に ， 原 告 が 採
り 上 げ て い る の は ， 仮 に ， 本 件 訂 正 発 明 に 最 も 近
い 構 成 の も の で あ る と し て も ， つ ま る と こ ろ ， 従
来技術にすぎない刊行物1記載の組成物の効果であ
るからである（刊行物1記載の組成物を更に好まし
い も の と し よ う と し て 得 ら れ る の が 本 件 訂 正 発 明
な の で あ る か ら ， 後 者 が 前 者 に 比 べ て 優 れ た 効 果
を 示 す こ と は ， 一 般 的 に は 十 分 に 予 想 し 得 る こ と
である。）
《参考事件番号》平13行（ケ）042
《関連条文》29条2項 足りる記載は見当たらない。
《参考事件番号》平13行（ケ）338
《関連条文》29条2項
⑤本願発明と引用発明とは別異の発明（選択発明）
であると主張
《主張内容》
本件発明1の［ A 1］が格別の技術的な意義を有す
るものであるから，［A 1］がオレフィン重合用触媒
の担体として周知であっても，［A 1］を特定するこ
と に よ り ， 引 用 明 細 書 記 載 の 発 明 と は 別 異 の 発 明
（選択発明）を構成する。
《判決記載》
本件発明1の［ A 1］ に つ い て ， 本 件 明 細 書 に は ，
「 … … 」 と 記 載 さ れ て い る だ け で ，［ A 1］を選択し
たことの技術的意義についての記載はない。また，
本件明細書における実施例と比較例とは，［A 1］の
要 件 を 満 足 す る 担 体 を 用 い た 場 合 と ［ A 1］の要件
を 満 足 し な い 担 体 を 用 い た 場 合 と を 対 比 し た も の
ではなく，［A 1］の要件を満足する担体を用いた場
合 と 担 体 を 用 い な か っ た 場 合 と を 対 比 し た も の で
あ る か ら ， 実 施 例 と 比 較 例 の 対 比 か ら も ， 周 知 の
担 体 の 中 か ら ［ A 1］ の 要 件 を 満 足 す る 担 体 を 選 択
し た こ と の 技 術 的 意 義 ， す な わ ち 担 体 を 特 定 温 度
で 焼 成 し た こ と や 粒 径 範 囲 の 特 定 を し た こ と に よ
る 技 術 的 意 義 を 認 め る こ と は で き な い 。 原 告 は 甲
1 3実験報告書に基づき，［A 1］の有する技術的意義
に つ い て ， イ ） … … ， ロ ） と 主 張 す る 。 し か し な
がら，上述したように，本件明細書には，［A 1］の
有 す る 選 択 発 明 た る べ き 技 術 的 意 義 ， す な わ ち ，
担 体 を 特 定 温 度 で 焼 成 し た こ と や 粒 径 範 囲 の 特 定
を し た こ と に よ る 技 術 的 意 義 に つ い て の 記 載 は 認
め ら れ な い し ， 原 告 主 張 の 技 術 的 意 義 が ， 明 細 書
に 記 載 す る ま で も な く 当 業 者 に 自 明 な も の で あ る
と認めることもできないので，［A 1］の技術的意義
に 関 す る 原 告 の 主 張 は ， 本 件 明 細 書 の 記 載 に 基 づ
か な い も の と し て 採 用 す る こ と は で き ず ， 甲 1 3号
実 験 報 告 書 に よ っ て も ， こ の 判 断 を 左 右 す る も の
ではない。
主張も理由がない。
《参考事件番号》平10行（ケ）342
《関連条文》29条1項
⑨構成容易想到の発明における特許性を認めるに足
る格別の効果
《主張内容》
本願発明1は，… … 等の顕著な作用効果を奏する
も の で あ る に も か か わ ら ず ， 審 決 は ， 何 ら の 根 拠
を 示 す こ と な く ， … … 該 効 果 を 奏 す る こ と は 当 業
者 が 容 易 に 予 測 し う る 事 項 に 過 ぎ な い 」 と 判 断 し
たものであって，本願発明1の顕著な作用効果を看
過した。
《判決記載》
本願発明1の構成自体は想到の容易なものであっ
た こ と は ， 既 に 述 べ た と お り で あ り ， こ の よ う に
構成につき容易想到性が認められる発明に対して，
そ れ に も か か わ ら ず ， そ れ が 有 す る 効 果 を 根 拠 と
し て 特 許 を 与 え る こ と が 正 当 化 さ れ る た め に は ，
そ の 発 明 が 現 実 に 有 す る 効 果 が ， 当 該 構 成 の も の
の 効 果 と し て 予 想 さ れ る と こ ろ と 比 べ て 格 段 に 異
なることを要するものというべきである。
他方，本願発明1の構成は，その特許請求の範囲
の請求項1に記載されているとおり，「… … ボトル」
と い う も の で あ っ て ， 本 願 明 細 書 の 特 許 請 求 の 範
囲 の 請 求 項 3な い し 5の 発 明 の よ う に ， 特 定 の 密 度
の硬質炭素膜をその構成とするものでも，請求項7
の 発 明 の よ う に ， 特 定 の 酸 素 透 過 量 を そ の 構 成 と
するものでも，請求項8の発明のように特定の条件
で形成されることをその構成とするものでもない。
したがって，本願発明1自体の効果として主張する
こ と が 許 さ れ る の は ， 上 記 の よ う な も の を 含 む 特
定 の 構 成 に よ っ て 得 ら れ る 効 果 で は な く ， 本 願 発
明1の上記の構成要件を満たす限り得ることができ
るという範囲にとどまるものとならざるを得ない。
そ し て ， こ の こ と を 前 提 に し た 場 合 ， … … 引 用
発明2については，耐酸性，耐アルカリ性及び耐溶
剤 性 に 優 れ て い る こ と が 知 ら れ ， 硬 質 炭 素 膜 が ガ
ス バ リ ア 性 に 優 れ て い る こ と が 周 知 技 術 で あ る こ
とは前記認定のとおりであるから，「プラスチック
⑦顕著な効果の看過
《主張内容》
本 願 明 細 書 に 記 載 さ れ た 実 施 例 1及 び 比 較 例 1，
1 3ないし 1 5を 根 拠 に ， 審 決 は 本 願 発 明 の 顕 著 な 効
果を看過した。
《判決記載》
第1引用例に記載の発明において，ビスフェノー
ル A 型 ポ リ カ ー ボ ネ ー ト に 代 え て 第 2引 用 例 記 載 の
一般式〔A 〕及び一般式〔B 〕で表されるポリカー
ボ ネ ー ト を 適 用 す る こ と は ， ご く 自 然 に 想 到 す る
程 度 の も の と し て 容 易 に な し 得 る も の で あ る … …
と こ ろ に 照 ら せ ば ， こ の 容 易 想 到 性 は 極 め て 高 い
ものということができるから，原告主張の効果は，
いずれも，第1引用例に記載された従来のビスフェ
ノ ー ル A 型 ポ リ カ ー ボ ネ ー ト に 代 え て ， 第 2引 用 例
記 載 の 上 記 ポ リ カ ー ボ ネ ー ト を 用 い る こ と に よ り
生 じ た 効 果 を 確 認 し た に す ぎ な い も の と 認 め る の
が相当である。
《参考事件番号》平10行（ケ）342
《関連条文》29条2項
⑧明細書の記載から認定できない効果
《主張内容》
本 願 発 明 は ，「5 0 0 0 0回 の 多 数 回 繰 返 し 使 用 時 の
受 容 電 位 及 び 感 度 」 劣 化 の 防 止 に 優 れ た 効 果 を 奏
する。
《判決記載》
本願明細書には，「… … 」につき，具体例に基づ
い た 効 果 が 記 載 さ れ て い な い の で ， こ れ ら の 点 に
つき，本願発明が第1引用例記載のビスフェノール
A 型 ポ リ カ ー ボ ネ ー ト に 代 え て 第 2引 用 例 記 載 の 上
記 ポ リ カ ー ボ ー ネ ー ト を 用 い る こ と に よ り 生 じ た
効 果 以 上 の 特 別 顕 著 な 効 果 を 奏 す る も の と 認 定 す
る こ と は 困 難 で あ る 。 … … 実 施 例 1と 比 較 例 1と の
対 比 は ， ヒ ン ダ ー ド フ ェ ノ ー ル 系 化 合 物 を 含 有 す
る こ と に 基 づ く 効 果 を 示 す に す ぎ ず ， 本 願 発 明 と
同 じ く ヒ ン ダ ー ド フ ェ ノ ー ル 構 造 単 位 を 有 す る 化
合べきを含有する第1引用例記載の発明に対する効
果の比較となっていないので，実施例1及び比較例
判 決 か ら 学 ぶ 言 い 回 し
決 定 の 説 示 は ， 結 論 を 導 く 上 で 不 要 の も の で あ っ
たというべきである。
《参考事件番号》平13行（ケ）424
《関連条文》29条2項
⑪明細書の記載に基づかない効果の主張
《主張内容》
本 件 発 明 に お い て は ， 非 ハ ロ ゲ ン 系 難 燃 剤 で あ
るメラミン・シアヌル酸付加物と（D ）との併用が
相乗効果を発揮し，高度の難燃性を達成する。
《判決記載》
本 件 明 細 書 に は ， 単 な る 難 燃 性 の 向 上 に 止 ま ら
ない上記相乗効果についての記載は一切ないから，
上 記 主 張 は ， 本 件 明 細 書 の 記 載 に 基 づ か な い も の
と い わ ざ る を 得 な い 。 な お ， 原 告 は ， 本 件 明 細 書
の第5段落【 0 0 0 5】の「メラミン・シアヌル酸付加
物 と 特 定 の リ ン 系 難 燃 剤 を 配 合 す る こ と に よ り ，
ハ ロ ゲ ン 系 難 燃 剤 を 使 用 せ ず に ， 高 度 の 難 燃 性 の
付 与 が 可 能 で あ る こ と を 見 出 し ， 本 発 明 に 到 達 し
た。」との記載が相乗効果を意味する旨主張するが，
相 乗 効 果 と は ， 相 加 効 果 を 上 回 る 効 果 の こ と で あ
っ て ， 相 乗 効 果 自 体 は ， 効 果 達 成 値 の 大 小 と は 無
関 係 で あ る か ら ， 上 記 記 載 を も っ て 相 乗 効 果 の 記
載 と い う こ と は で き な い 。 原 告 は ， 実 験 （ 甲 2 4，
2 7） に よ り 上 記 相 乗 効 果 が 立 証 さ れ た 旨 主 張 す る
が ， 同 実 験 は ， … … 本 件 発 明 の 特 許 請 求 の 範 囲 の
う ち の ご く 一 部 を 用 い た も の に す ぎ な い 。 し た が
っ て ， こ れ ら の 実 験 に よ っ て は ， 本 件 発 明 全 体 の
相乗効果を立証したとすることはできない。
《参考事件番号》平14行（ケ）290
《関連条文》29条2項
⑫本願発明と引用発明との相違点に係る構成以外の
構成も異なる実験は、その構成による効果の差違
を明らかにするものではない
《主張内容》
甲第7号証の宣誓供述書は、本願発明の実施品で
あ る 実 施 例 A と 引 用 例 4の 表 2記 載 の 「 本 発 明 例 3」
に準拠した比較例1とを種々の実験により対比した
結 果 を 報 告 し た も の で あ る 。 こ れ に よ れ ば 、 本 願 材 に よ り 形 成 さ れ た 飲 料 用 ボ ト ル の 内 壁 面 に 硬 質
炭 素 膜 が 形 成 さ れ て い る こ と を 特 徴 と す る 炭 素 膜
コーティング飲料用ボトル」との構成（本願発明1）
において，原告主張の作用効果が生じたとしても，
少 な く と も ， こ れ を 上 記 の 意 味 で 格 段 に 優 れ た も
の と す る こ と は で き ず ， む し ろ ， 当 業 者 に と っ て
十分に予測可能なものというべきである。
《参考事件番号》平12行（ケ）238
《関連条文》29条2項
⑩数値範囲の選択による進歩性が認められるために
は、その数値範囲が通常のこととして採用される
ような場合でないことが必要
《主張内容》
本 件 発 明 の 特 定 の 数 値 範 囲 の 軽 量 セ メ ン ト モ ル
タ ル は ， 特 定 の 数 値 範 囲 の 網 材 を 併 用 し た 場 合 に
顕 著 な 相 乗 効 果 を 発 揮 す る も の で あ る か ら ， 本 件
発 明 の 軽 量 セ メ ン ト モ ル タ ル の 数 値 は 臨 界 的 意 義
を有する。
《判決記載》
あ る 数 値 範 囲 を 選 択 し た 発 明 が ， そ の 数 値 範 囲
の 選 択 の ゆ え に ， 特 許 に 値 す る 進 歩 性 を 認 め ら れ
る た め に は ， 当 該 発 明 で 選 択 さ れ た と こ ろ の も の
が，当該発明によって開示されることがなくとも，
通 常 の こ と と し て 採 用 さ れ る よ う な も の で あ る ，
と い う よ う な 場 合 で な い こ と が 必 要 で あ る と 解 す
る べ き で あ る 。 当 該 発 明 に よ る 開 示 が な く と も 通
常 の こ と と し て 採 用 さ れ て い る も の を 選 択 す る こ
と に ， 特 許 に 値 す る 技 術 的 思 想 の 創 作 と し て の 価
値 を 認 め る こ と は で き な い ， と い う べ き だ か ら で
あ る 。 … … 上 に 述 べ た と こ ろ に よ れ ば ， 本 件 発 明
に お け る 軽 量 セ メ ン ト モ ル タ ル の も の と し て 特 定
さ れ て い る 各 数 値 範 囲 は ， い ず れ も ， 建 築 の 世 界
で 一 般 に 用 い ら れ て い る 軽 量 セ メ ン ト モ ル タ ル の
も の と 広 い 範 囲 で 重 な っ て お り ， 本 件 発 明 に よ る
開 示 が な く と も 普 通 に 採 用 さ れ る も の を 多 く 含 む
ものであることは，明らかである。原告の主張は，
主 張 自 体 失 当 で あ り ， 上 記 数 値 の 臨 界 的 意 義 に つ
い て 検 討 す る ま で ま で も な く ， 採 用 す る こ と が で
ないというべきである。
《参考事件番号》平13行（ケ）285
《関連条文》29条2項
⑭構成自体に容易想到性の認められる発明が効果の
顕著性を根拠に進歩性を認められるためには当該
構成の効果として予想されるものと対比して顕著
性が認められる必要がある
《主張内容》
本件発明は，引用発明1や従来の洗い米と比較し
て，その作用効果において大きな相違が存在する，
引用発明1では，肉眼でも確認できる｢縦溝｣の糠は
削 り 落 す に し て も ， 本 件 発 明 の 洗 い 米 の よ う に ，
米 肌 面 の 肉 眼 で は 見 る こ と の で き な い 微 細 な 陥 没
部 の ミ ク ロ ン 単 位 の 糠 分 を ほ と ん ど 除 去 す る こ と
は到底できないのである，引用発明1の混水（加湿）
精 米 は ， 本 件 発 明 の 洗 い 米 の よ う に ， 水 を 入 れ る
だ け で 直 ち に 炊 飯 す る こ と が で き ， 糠 臭 く な い も
のとはならない。
《判決記載》
構 成 自 体 に つ い て は 容 易 想 到 性 の 認 め ら れ る 発
明 に つ い て ， 効 果 の 顕 著 性 を 根 拠 に 特 許 性 （ 進 歩
性 ） を 認 め る た め に は ， そ の 効 果 の 顕 著 性 は ， 当
該 構 成 の 効 果 と し て 予 想 さ れ る も の と の 対 比 に お
い て 認 め ら れ な け れ ば な ら な い と 解 す べ き で あ る
の に ， 原 告 ら の 主 張 す る 顕 著 性 は ， 従 来 技 術 （ 引
用 発 明 1を 含 む 。） と の 対 比 に お け る も の に す ぎ な
いからである。
《参考事件番号》平14行（ケ）184
《関連条文》29条2項
（7）実験報告書
①追加実験の実験報告書による効果の主張
《主張内容》
訂 正 発 明 が 優 れ た 粒 子 性 状 の 重 合 体 を 得 る こ と
が で き る と い う 格 別 顕 著 な 効 果 を 奏 す る も の で あ
る旨主張し、その根拠として、原告が、刊行物1の
表｡記載の第1重合例を追試した意見書、この重合
例 で 触 媒 成 分 と し て 用 い ら れ て い る 非 対 称 型 メ タ 発 明 の 実 施 品 は 比 較 例 よ り も 、 耐 磨 耗 性 、 屈 曲 疲
れ 抵 抗 性 及 び 引 裂 き 抵 抗 性 に お い て 、 は る か に 優
れた顕著な作用効果を示している。
《判決記載》
本願発明と引用例4記載の発明との相違点は、審
決 の 認 定 す る 「 エ チ レ ン − ア ル フ ァ − オ レ フ ィ ン
エ ラ ス ト マ ー 1 0 0重 量 部 当 た り 約 2 5∼約 2 5 0重量部
の 補 強 充 填 剤 を 含 む 」 点 に と ど ま り 、 そ れ 以 外 の
相 違 点 を 認 め 得 な い こ と は 前 示 の と お り で あ る か
ら 、 本 願 発 明 の 進 歩 性 を 基 礎 付 け る 顕 著 な 効 果 と
し て は 、 少 な く と も 、 当 該 相 違 点 に 係 る 構 成 か ら
生 ず る 効 果 を 示 す 必 要 が あ る に も か か わ ら ず 、 上
記の試験結果は、表1に示された実施例A と比較例1
と の 成 分 配 合 か ら 明 ら か な よ う に 、 カ ー ボ ン ブ ラ
ッ ク の 配 合 の 有 無 ば か り で な く 、 ジ メ タ ク リ ル 酸
亜 鉛 そ の 他 の 成 分 の 配 合 を も 異 に す る 試 験 例 を 用
い て 、 そ の 結 果 を 対 比 す る も の で あ る か ら 、 こ れ
が 上 記 相 違 点 に 係 る 構 成 に 由 来 す る も の で あ る か
ど う か を 明 ら か に す る も の で は な い と い わ ざ る を
得 な い 。 し た が っ て 、 甲 第 7号 証 の 宣 誓 供 述 書 は 、
本 願 発 明 の 顕 著 な 効 果 を 示 す も の と し て 採 用 す る
ことはできない。
《参考事件番号》平12行（ケ）037
《関連条文》29条2項
⑬数値限定に臨界的意義があっても、臨界的意義と
無関係に、極めて容易に設定できる限定には進歩
性がない
《主張内容》
本件発明1の加熱温度の上限である1 3 0℃には有機
成分の飛散を抑制する等の効果をもたらす臨界的意
義があるから，決定の上記判断は，誤りである。
《判決記載》
仮に， 1 3 0℃に臨界的意義を認めることができる
としても，上記（1）で認定した周知事項の下では，
当 業 者 は ， こ の 臨 界 的 意 義 と は 無 関 係 に 極 め て 容
易 に 上 記 温 度 を 設 定 す る こ と が で き る と い う べ き
であり（後記（3）及び本件明細書の後記エの記載），
このようなとき， 1 3 0℃に臨界的意義があることを
判 決 か ら 学 ぶ 言 い 回 し
れ た た め に ， 実 験 を 中 止 し ， 周 知 な ダ イ セ ッ ト 用
直 動 装 置 は ， 3 0 0 0万 回 ス ト ロ ー ク の 実 験 を 終 え た
も の の ， ガ イ ド ポ ス ト 及 び ガ イ ド ブ ッ シ ュ に 摩 耗
が 生 じ た の に 対 し ， 上 記 原 告 製 品 で は ， 6 0 0 0万回
ス ト ロ ー ク の 実 験 終 了 後 も ， ガ イ ド ポ ス ト 及 び ガ
イ ド ブ ッ シ ュ に 顕 著 な 損 傷 を 確 認 で き な か っ た こ
と が 認 め ら れ る 。 そ う す る と ， 上 記 実 験 の 具 体 的
条 件 の 下 で は ， 上 記 原 告 製 品 は ， 上 記 各 比 較 品 に
比 し て ， 相 当 良 好 な 耐 久 性 を 示 し た も の と い う こ
と が で き る 。 し か し な が ら ， 前 記 の と お り ， 訂 正
発明においては，装置の大きさ，使用される荷重，
採 用 さ れ る ロ ー ラ の 材 質 ， 仕 上 げ ， 直 径 ， 昇 降 長
さ，個数等の諸条件は何ら特定されていないから，
上 記 原 告 製 品 に お け る 効 果 が ， 上 記 諸 条 件 を 種 々
に 変 え た 場 合 全 般 に わ た る 訂 正 発 明 の 効 果 を 示 す
ものということはできない。
《参考事件番号》平15行（ケ）299
《関連条文》29条2項
2. 記載不備（特許法36条）
（1）明確性要件
①技術的意味が，それ自体では不明確な事項を含む
クレームの明確性
《主張内容》
特 許 請 求 の 範 囲 の 記 載 の 技 術 的 意 味 が ， そ れ 自
体 で は 不 明 確 で あ っ た と し て も ， 発 明 の 詳 細 な 説
明 の 記 載 を 参 酌 し て 明 確 に な る 場 合 に は ， 出 願 に
係 る 発 明 の 要 旨 の 確 定 に は 何 ら 支 障 が な い の で あ
る か ら ， こ の よ う な 特 許 請 求 の 範 囲 の 記 載 も ， 旧
特許法 3 6条 5項 及 び 6項 に 規 定 す る 要 件 を 満 た し て
いるというべきである。このことは，最高裁平成3
年 3月 8日 判 決 （ 民 集 4 5巻3号 1 2 3頁 ） か ら も 明 ら か
である。
《判決記載》
明細書の特許請求の範囲には，「特許を受けよう
と す る 発 明 の 構 成 に 欠 く こ と が で き な い 事 項 」 を
明 確 に 記 載 す る 必 要 が あ る の で あ り ， 特 許 発 明 の
構 成 に 欠 く こ と が で き な い 事 項 を 明 確 に 記 載 す る ロ セ ン 化 合 物 … … を シ リ カ 粒 子 に 担 持 さ せ て 同 一
条 件 で 重 合 実 験 を 行 っ た 実 験 報 告 書 に お い て … …
であった。
《判決記載》
原告が行った追試は、刊行物1記載の発明で最善
の 結 果 を 与 え る と 認 識 さ れ て い る 重 合 例 と は 異 な
る 条 件 で 実 施 さ れ た も の で あ っ て 、 こ の よ う な 条
件 で 行 わ れ た 実 験 に お い て 、 訂 正 発 明 に よ る 重 合
物 が 相 対 的 に 優 れ た 特 性 を 示 し た と し て も 、 こ れ
に よ り 訂 正 発 明 の 効 果 が 格 別 顕 著 で あ る と 認 め る
ことはできない。
《参考事件番号》平12行（ケ）495
《関連条文》29条2項
②実験報告書に使用した原告製品は実施例のものに
過ぎない
《主張内容》
従 来 の ダ イ セ ッ ト 装 置 と の 耐 久 性 比 較 試 験 を 実
際 に 行 っ た と こ ろ ， 訂 正 発 明 の ダ イ セ ッ ト 用 直 動
装置は，周知なダイセット用直動装置及び引用例2
の も の の 十 数 倍 の 耐 久 性 を 有 す る こ と が 明 ら か に
なった（甲 1 8∼2 0）。すなわち，ボールを使用する
周 知 な ダ イ セ ッ ト 用 直 動 装 置 ， 及 び 鼓 形 ロ ー ラ を
使用する引用例2のものは，ミクロンオーダの直動
精度が維持される耐久限度は，最大でも4千万回ス
ト ロ ー ク で あ っ た の に 対 し て ， 訂 正 発 明 の ダ イ セ
ット用直動装置の耐久限度は，4億数千万回ストロ
ークであった。また，引用例1のものは，耐久性が
極 め て 低 く ， 実 用 に 供 し 得 な い こ と も 明 ら か に な
った。
《判決記載》
証拠（甲 1 8∼ 2 0） に よ れ ば ， 訂 正 発 明 の 実 施 品
である原告製品（型式 G N G 2 5―1 3 0）は，ガイドポ
ス ト は 対 辺 寸 法 2 3 . 8 1 7 m m ， ロ ー ラ ー は 直 径
1 . 9 9 6 m m，長さ 6 . 7 m m，締め代4μ m等というもの
で あ る と こ ろ ， 上 記 原 告 製 品 を 使 用 し て ， 耐 久 性
比較試験を行ったところ，引用例1のものは，2 2万
回 ス ト ロ ー ク で ， ガ イ ド ポ ス ト の 撓 み 量 が 初 期 値
より5μ mを超えたため，実験を中止し，引用例2の
（証拠を検討したのち）以上の記載からは，本件の
不 活 性 微 粒 子 に お い て も ， そ の 代 表 径 は 粒 子 の 形
状 や そ の 取 り 方 に よ り 異 な る こ と ， 平 均 粒 径 の 算
定 方 法 も 複 数 あ り ， 同 じ 代 表 径 か ら で も そ の 算 出
値 が 異 な る こ と ， さ ら に ， 測 定 方 法 も 複 数 あ る こ
と ， を 認 め る こ と が で き る 。 そ う す る と ， 粒 子 の
形 状 ， 代 表 径 の 取 り 方 ， 平 均 粒 径 の 意 義 ， 測 定 方
法 の い ず れ も 特 定 さ れ て い な い 本 件 発 明 に お い て
は，平均粒径の数値範囲だけが明記されていても，
そ れ が ど の よ う な 大 き さ の 不 活 性 微 粒 子 を 指 す か
は （ 本 件 発 明 に お い て 不 活 性 微 粒 子 が 製 造 工 程 で
実 質 的 に 変 質 せ ず ， 材 料 段 階 で の 平 均 粒 径 を 考 え
れ ば よ い と し て も ） 不 明 で あ る と い わ ざ る を 得 な
い。
《参考事件番号》平15行（ケ）272
《関連条文》36条
③明確性要件（文言から明らか。）
《主張内容》
「スタンドアロン式コンピュータに転用する手段」
と い う 記 載 自 体 か ら 発 明 と し て の 構 成 は 明 確 で あ
り ， こ れ を ， そ の 実 施 態 様 に ま で 掘 り 下 げ て 特 許
請求の範囲に記載しなければならない理由はない。
《判決記載》
しかしながら，前述したとおり，「スタンドアロ
ン 式 コ ン ピ ュ ー タ に 転 用 す る 手 段 」 は 本 願 補 正 発
明 に 必 須 の 構 成 で あ り ， こ れ に よ っ て ス タ ン ド ア
ロ ン 式 コ ン ピ ュ ー タ に 転 用 さ れ る と し て い る の で
あ る か ら ， こ の よ う な 構 成 を 本 願 補 正 発 明 の 必 須
の 構 成 要 件 と し て い る 以 上 ， 特 許 請 求 の 範 囲 の 記
載 に お い て ， そ の 技 術 的 意 味 を 明 確 に す べ き で あ
る こ と は い う ま で も な い と こ ろ で あ る 。 原 告 の 上
記主張は失当というほかはない。
《参考事件番号》平17行（ケ）10002
《関連条文》36条
④明確性要件（他国では問題となっていない。）
《主張内容》
本 願 発 明 と 同 一 の 発 明 に つ い て 米 国 等 に 出 願 し
た が ， 米 国 特 許 商 標 庁 か ら は 本 件 で 問 題 と さ れ た こ と が 容 易 に で き る に も か か わ ら ず ， 殊 更 に 不 明
確 あ る い は 不 明 り ょ う な 用 語 を 使 用 し て 特 許 請 求
の 範 囲 を 記 載 し ， 特 許 発 明 に 欠 く こ と が で き な い
構 成 を 不 明 確 な も の と す る よ う な こ と が 許 さ れ な
い の は ， 当 然 の こ と と い う べ き で あ る 。 … … 【 請
求 項 1】 の 「 所 定 の 筬 打 ち 角 」 の 技 術 内 容 が ，【請
求項1】の記載自体では不明確であることは明らか
で あ る 。 … … そ し て ， 原 告 が 【 特 許 請 求 の 範 囲 】
の 記 載 を 補 正 し て そ の 技 術 的 意 味 を そ れ 自 体 で 明
ら か な も の と す る こ と を 困 難 と す る 事 情 は ， 本 件
全 証 拠 に よ っ て も 認 め る こ と が で き な い 。 … … 以
上 に よ れ ば ， 本 願 明 細 書 の 特 許 請 求 の 範 囲 の 【 請
求 項 1】 は ，「 特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 の 構 成 に
欠 く こ と が で き な い 事 項 」 を 明 確 に 記 載 す る こ と
が 容 易 に で き る に も か か わ ら ず ， 殊 更 に 不 明 確 あ
る い は 不 明 り ょ う な 用 語 を 使 用 し て 記 載 さ れ た も
のであるという以外になく，このような【請求項1】
の記載及びこの【請求項1】の記載を引用している
【請求項2】の記載は，いずれも旧特許法3 6条5項に
規 定 す る 要 件 を 満 た さ な い も の で あ る 。 … … 判 例
は ， 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の 新 規 性 あ る い は 進 歩 性
を 判 断 す る 場 合 に お け る ， 特 許 出 願 に 係 る 発 明 の
請 求 項 の 要 旨 の 認 定 に つ い て 述 べ た 判 例 で あ り ，
旧特許法 3 6条5項について判断をしたものではない
か ら ， 本 件 に つ い て は ， そ の 適 用 は な い ， と 解 す
べきである。
《参考事件番号》平13行（ケ）346
《関連条文》36条
②物を特定するパラメータの意義・測定法が複数あ
る場合その物は不明
《主張内容》
不 活 性 微 粒 子 の 「 平 均 粒 径 」 は 一 般 的 に 用 い ら
れ て い る コ ー ル タ ー カ ウ ン タ ー 法 に よ る 測 定 値 で
あ る か ら ， 平 均 粒 径 の 意 義 （ 球 相 当 径 ・ 体 積 平 均
径 ） は 明 ら か で あ り ， 粒 子 の 特 定 は で き て い る こ
とになる。
《判決記載》
本 件 発 明 で は ， 不 活 性 微 粒 子 の 粒 子 の 形 状 も ，
判 決 か ら 学 ぶ 言 い 回 し
関 係 を 裏 付 け る 記 載 が な い の で あ る か ら ， そ れ ら
を 有 効 成 分 と す る 嘔 吐 治 療 剤 に つ い て ， 当 業 者 が
容 易 に 実 施 可 能 な 程 度 に 発 明 の 詳 細 な 説 明 の 記 載
が さ れ て い る も の と は 認 め ら れ な い と い う べ き で
あ る 。 … … さ ら に ， 同 様 の 理 由 に よ り ， 本 件 明 細
書 の 特 許 請 求 の 範 囲 の 請 求 項 1∼ 7及 び 9の 記 載 は ，
発 明 の 詳 細 な 説 明 に お い て 裏 付 け ら れ た 範 囲 を 超
えた発明が記載されているものというほかはなく，
発 明 の 詳 細 な 説 明 に 記 載 さ れ た 発 明 を 記 載 し た も
の と は い え ず ， か つ ， 特 許 を 受 け よ う と す る 発 明
の 構 成 に 欠 く こ と が で き な い 事 項 の み を 記 載 し た
も の と も い え な い か ら ， 改 正 前 特 許 法 3 6条 5項 1号
及び2号に規定する要件を満たさないというべきで
ある。
《参考事件番号》平15行（ケ）104
《関連条文》36条
②具体的開示に比し広範なクレーム
《主張内容》
審 決 が 本 願 発 明 に 係 る 特 許 請 求 の 範 囲 の 記 載 は
特許法 3 6条 6項 1号 に 定 め る 要 件 を 満 た さ な い と 判
断したのは誤りである。
《判決記載》
本願発明は，特許請求の範囲を画した請求項1の
文 言 上 ， 成 分 と し て 中 空 微 小 球 を 含 有 す る 旨 の 限
定 が な さ れ て お ら ず ， 中 空 微 小 球 を 含 有 し な い 粘
土 で あ っ て ， 色 素 顔 料 の 平 均 粒 径 ， 粒 径 分 布 及 び
添 加 量 の 各 数 値 範 囲 を 所 定 の 数 値 範 囲 に 限 定 し た
発 明 を も 包 含 す る の に 対 し ， 本 件 明 細 書 の 発 明 の
詳 細 な 説 明 の 記 載 に お い て は ， 専 ら ， 中 空 微 小 球
を 含 有 す る 粘 土 で あ る こ と を 前 提 に ， 色 素 顔 料 の
平 均 粒 径 ， 粒 径 分 布 及 び 添 加 量 を 所 定 の 数 値 範 囲
に 限 定 す る こ と の 技 術 的 意 義 及 び 実 施 例 等 が 記 載
さ れ て い る 。 そ う す る と ， 本 願 発 明 は ， 発 明 の 詳
細 な 説 明 に 記 載 さ れ て い な い 発 明 を 含 ん で い る こ
と が 明 ら か で あ り ， 本 件 明 細 書 の 特 許 請 求 の 範 囲
の 記 載 は ， 特 許 法 3 6条 6項 1号 の 規 定 に 違 反 す る と
いうべきである。
《参考事件番号》平17行（ケ）10137
《関連条文》36条6項 よ う な 記 載 不 備 の 指 摘 等 は 受 け て い な い こ と ， ヨ
ーロッパにも同一発明について出願している。
《判決記載》
仮 に ， 外 国 に お け る 特 許 出 願 の 審 査 に お い て ，
記 載 不 備 の 指 摘 等 を 受 け て い な い と し て も ， そ の
こ と が ， 本 願 発 明 の 出 願 に つ い て 我 が 国 の 特 許 法
3 6条 6項 2号 の 要 件 を 満 た す か 否 か の 判 断 を 左 右 す
るものではない。
《参考事件番号》平15行（ケ）325
《関連条文》36条
（2）サポート要件
①機能限定物質の医薬発明の実施可能要件
《主張内容》
上 記 各 発 明 の 特 定 方 法 は ， そ の 発 明 の 本 質 を 的
確 に 規 定 し た も の で あ り ， 上 記 方 法 以 外 に よ っ て
当該発明を適切に特定することはできない（… … ）
な ど と し て ， 上 記 各 発 明 に 係 る 本 件 明 細 書 の 記 載
につき改正前特許法 3 6条4項，5項及び6項に規定す
る 要 件 を 満 た さ な い と す る 本 件 決 定 の 認 定 判 断 は
誤りである。
《判決記載》
本件明細書の発明の詳細な説明において，N K 1受
容 体 拮 抗 活 性 と 嘔 吐 治 療 活 性 と の 双 方 が 確 認 さ れ
て い る の は ， 上 記 ① の （ ± ） シ ス − 3− （ 2− メ ト
キシベンジルアミノ）−2−フェニルピペリジンの
うち，（2 S ，3 S ）鏡像異性体についてのみであると
認 め ら れ る 。 そ う す る と ， 明 細 書 の 発 明 の 詳 細 な
説明に，構造類似性のない相当多種類のN K 1受容体
拮 抗 作 用 を 有 す る 物 質 が 嘔 吐 治 療 に 有 効 で あ る こ
とを確認できる記載があるなど，N K 1受容体拮抗活
性 と 嘔 吐 治 療 活 性 と の 相 関 関 係 を 当 業 者 が 客 観 的
に 把 握 で き る と 認 め ら れ る 場 合 で あ れ ば 別 論 ， 本
件明細書の発明の詳細な説明においては，N K 1受容
体 拮 抗 体 で あ る （ 2 S ， 3 S ） − 3− （ 2− メ ト キ シ ベ
ンジルアミノ）−2−フェニルピペリジンが嘔吐治
療 に 利 用 で き る こ と は 裏 付 け ら れ て い る と い え る
ものの，それ以外のN K 1受容体拮抗体については，
付けられているといえるものの，それ以外のN K 1受
容体拮抗体については，そもそも N K 1受容体拮抗活
性 と 嘔 吐 治 療 活 性 の 相 関 関 係 を 裏 付 け る 記 載 が な
い の で あ る か ら ， そ れ ら を 有 効 成 分 と す る 嘔 吐 治
療 剤 に つ い て ， 当 業 者 が 容 易 に 実 施 可 能 な 程 度 に
発 明 の 詳 細 な 説 明 の 記 載 が さ れ て い る も の と は 認
め ら れ な い と い う べ き で あ る 。 … … さ ら に ， 同 様
の 理 由 に よ り ， 本 件 明 細 書 の 特 許 請 求 の 範 囲 の 請
求項1∼7及び9の記載は，発明の詳細な説明におい
て 裏 付 け ら れ た 範 囲 を 超 え た 発 明 が 記 載 さ れ て い
る も の と い う ほ か は な く ， 発 明 の 詳 細 な 説 明 に 記
載 さ れ た 発 明 を 記 載 し た も の と は い え ず ， か つ ，
特 許 を 受 け よ う と す る 発 明 の 構 成 に 欠 く こ と が で
きない事項のみを記載したものともいえないから，
改正前特許法 3 6条5項1号及び2号に規定する要件を
満たさないというべきである。
《参考事件番号》平15行（ケ）104
《関連条文》36条
③クレームの発明の詳細な説明における記載の程度
《主張内容》
本 願 発 明 は ， プ レ ス 上 刃 の 下 死 点 で の 停 止 を 主
眼 と す る も の で あ り ， そ の 他 の 点 に つ い て は 全 く
従 来 ど お り で よ い た め ， 薄 状 シ ー ト 部 材 の 送 り 量
に つ い て の 詳 細 な 説 明 を 省 略 し た に す ぎ な い 。 明
細 書 の 記 載 は ， 出 願 時 に お け る 当 業 者 の 知 識 を 基
準 と し て 作 成 さ れ る の で あ っ て ， こ の こ と は 旧 特
許法 3 6条 4項 で ，「 発 明 の 詳 細 な 説 明 に は ， … … を
記載しなければならない。」と規定されているとお
りである。当業者が容易に理解ないし推測して実施
できる範囲内であれば，それ以上の説明は省略して
も，いわゆる記載不備には当たらないのである。
《判決記載》
本 願 発 明 に お い て は ， 特 許 請 求 の 範 囲 の 記 載 自
体から明らかなとおり，「… … 前記下死点に達する
よ う に し た 」 と い う 構 成 を 特 徴 と す る 連 続 ト リ ミ
ン グ 方 法 で あ る か ら ， 発 明 の 詳 細 な 説 明 に は ， 当
業者が容易にその実施をすることができる程度に，
上 記 構 成 が 記 載 さ れ て い な け れ ば な ら な い は ず で
あ る 。 も っ と も ， 特 許 請 求 の 範 囲 に 記 載 さ れ た と （3）実施可能要件
①商業的に効率のよい実施ができるための条件の開
示の必要性
《主張内容》
生 海 苔 の 異 物 分 離 に お い て 実 際 に 問 題 と な る 異
物 の 大 き さ ， 比 重 ， 異 物 の 存 在 態 様 そ の 他 種 々 の
観点から，本件明細書記載の効果は得られない。
《判決記載》
そ の 主 張 は ， 結 局 ， 本 件 明 細 書 の 実 施 例 の も の
で は 異 物 分 離 除 去 の 効 率 が 悪 く て 実 用 に 向 か な い
ということに尽きるものである。特許法36条4項は，
当 業 者 が 容 易 に 発 明 の 実 施 を す る こ と が で き る 程
度 の 開 示 を 要 求 し て い る が ， 商 業 的 に 効 率 の よ い
実 施 が で き る た め の 条 件 の 開 示 ま で も 要 求 し て い
るものではない。
《参考事件番号》平13行（ケ）586
《関連条文》36条
②機能限定物質の医薬発明の実施可能要件
《主張内容》
上 記 各 発 明 の 特 定 方 法 は ， そ の 発 明 の 本 質 を 的
確 に 規 定 し た も の で あ り ， 上 記 方 法 以 外 に よ っ て
当該発明を適切に特定することはできない（… … ），
上 記 各 発 明 に 係 る 本 件 明 細 書 の 記 載 に つ き 改 正 前
特許法 3 6条4項，5項及び6項に規定する要件を満た
さないとする本件決定の認定判断は誤りである。
《判決記載》
本件明細書の発明の詳細な説明において，N K 1受
容 体 拮 抗 活 性 と 嘔 吐 治 療 活 性 と の 双 方 が 確 認 さ れ
て い る の は ， 上 記 ① の （ ± ） シ ス … … 鏡 像 異 性 体
に つ い て の み で あ る と 認 め ら れ る 。 そ う す る と ，
明 細 書 の 発 明 の 詳 細 な 説 明 に ， 構 造 類 似 性 の な い
相当多種類のN K 1受容体拮抗作用を有する物質が嘔
吐 治 療 に 有 効 で あ る こ と を 確 認 で き る 記 載 が あ る
など，N K 1受容体拮抗活性と嘔吐治療活性との相関
関 係 を 当 業 者 が 客 観 的 に 把 握 で き る と 認 め ら れ る
場 合 で あ れ ば 別 論 ， 本 件 明 細 書 の 発 明 の 詳 細 な 説
明においては， N K 1受容体拮抗体である（2 S ，3 S ）
