米国法の特許消耗における Quanta- 依存の相違についてデイヴィッドワング Winston & Strawn LLP 2015 Winston & Strawn

(1)

米国法の特許消耗におけるQuanta-依存の

相違について

(2)

1. 特許消耗

2. 米国外の販売により特許消耗なし

― Jazz Photo、Ninestar、およ

びBenun

3. 米国外の販売により特許消耗あり－ Tessera および Hitachi

4. Monsanto

、

Keurig

、

LifeScan

、

および Helferich による特許消耗

への影響はどういった内容か？

(3)

(4)

「長年にわたって特許消耗のドクトリン(原則）では、ある

特許品目が最初に承認販売されると、その品目に対す

るすべての特許権が終了するものと規定されている。」

Quanta Computer, Inc. v. LG Elec., Inc., 128 S.Ct. 2109, 2113 (2008).

「特許消耗」とは何か？

(5)

\

「特許消耗」とは何か？

(6)

Quanta Computer, Inc. v. LG Elec., Inc., 128 S.Ct. 2109 (2008).

12

LG

インテル

Quanta

特許の

ライセンス

供与

部品の

販売

(7)

Quanta Computer, Inc. v. LG Elec., Inc., 128 S.Ct. 2109 (2008).

14

LG

特許の

インテル

ライセンス

供与

• 「ライセンス付与された製品に対する第三者による、ソースから

の…商品、コンポーネント、または獲得した同等のものとの…組

み合わせに対し、

いかなる第三者にも」ライセンスを供与しない

(8)

Quanta Computer, Inc. v. LG Elec., Inc., 128 S.Ct. 2109 (2008).

「販売権は、

_{たった1つの、条件のない販売}

_{によって消耗される…」}

Quanta, 553 U.S. at 626 (Motion Picture Patents Co. v. Universal

Film Mfg. Co., 243 U.S. 502, 516 (1917)より引用).

その販売が承認済みで無制限であるかどうかは、ライセンス供与され

たその商品に大きく依存する可能性がある。

条件付き販売：

「しかしながら、この『

消耗

』ドクトリンは、特許所有者によって付

与された交渉価格が、

条件付きの販売またはライセンス

の「使

用」権の価値のみを反映していると推測するほうが、より合理

的である場合、このような販売やとライセンスには

適用されな

い

_。」

Princo Corp. v. ITC, 616 F.3d 1318, 1328 (Fed. Cir. 2010)

(9)

Quanta Computer, Inc. v. LG Elec., Inc., 128 S.Ct. 2109 (2008).

特許消耗であると判定するための3つの理由：

1.インテルの製品は「

その特許を実行する場合にのみ利用可能となる

」もので

あった。

2.たとえインテル製品自体により係争特許が侵害されていないとしても、かか

る製品により「

特許権のある発明の基本的特徴が具体化されていた

」。

3.インテルの販売は、LGEによって「承認されて」おり、故に消耗している取引

であった。「ライセンス契約で、第三者へのいかなるライセンスも明確に放棄さ

れている」が、「

消耗は、LGE特許を実施している製品の販売に対する、インテ

ル自身のライセンスにのみ作用する。」

承認された海外での販売により米国特許が消耗されるかどうかは、判定され

なかった。

(10)

米国外の販売により特許消耗なし

(11)

• 連邦巡回裁判所は、米国特許の消耗は一切ないと判決を下した。

• Jazz Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d 1094 (Fed. Cir. 2001); Fuji Photo Film Co.

v. Jazz Photo Corp., 394 F.3d 1368 (Fed. Cir. 2005); Fuji Photo Film Co. v. Benun, 463 F.3d 1252 (Fed. Cir. 2006)

•

事実：富士フイルムの特許は、その使い捨てカメラを対象としていた。Jazz Photoは、そのカメラをリサイクルし、新しいフィルムを挿入後に再販売した。

Jazz Photo の一連の案件

•

判決：

•

「ファーストセール・ドクトリンへの保護を行使するため、承認されたファーストセールは米国特許の下で発生しなければならない。」 Jazz

Photo Corp. v. ITC, 264 F.3d at 1105（強調

(12)

• Fujifilm Corp. v. Benun, 605 F.3d 1366 (Fed. Cir. 2010) (Quanta

後に判決）

• 判決：「Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. によって、

ファーストセール規則の販売区域権要件がなくなりはしなかった

。」

Fujifilm, 605 F.3d at 1371

• Ninestar Tech. Co. v. ITC, 667 F.3d 1373 (Fed. Cir. 2012)

• Ninestarは、アジアおよびヨーロッパから、空で使用済みのEpson

プリンタ・カートリッジを入手し、それらを中国で修復した後、米国に

輸入していた。

• 判決：米国外での販売により、Epsonの米国特許は

消耗されなかっ

た

。

Jazz Photo の一連の案件

(13)

米国外の販売により特許消耗あり

(14)

•

Elpida(被告）は、Tesseraのライセンシーであった米国以外のメーカー数社から、米国外でチップを購入し、そのチップを組み込んだ製品を米国に輸入していた。 • Elpidaがチップを入手した先のメーカーに対するライセンス供与条件

•

告発された製品の「販売および販売の申し出（またはそのどちらか一方）」に対するライセンスの無条件許諾

•

ロイヤリティーが不払いの場合、解除条件ではないランニングロイヤリティー

Tessera, Inc. v. ITC,

(15)

• 判決

• 「Tesseraでは、そのライセンシーが、クレジットや後払いでライセン

ス付与された製品を販売することが許可されている。いくつかのラ

イセンシーがそうしたロイヤリティ支払いをその後に怠ったり滞った

りすることにより、一旦は承認された販売が未承認になりはしな

い。」 Tessera, 636 F.3d at 1360

• 承認された販売が米国外で行われても、

特許は消耗された

。

• 世界的なライセンスというのは、ライセンサーが受諾可能なロイ

ヤリティーを交渉したということである。

Tessera, Inc. v. ITC,

(16)

© 2015 Winston & Strawn 32 • 日立は、インテルからマイクロプロセッサーおよびチップセットを購入し、それらのインテル部品を非インテル部品と共に使用して、コンピュータを製造した。LGEは日立を告訴した。 • Quantaで係争された4件のコンピュータ技術特許に対する、インテルとLGE間の、同一の世 界的なライセンス契約および単独の基本契約書が、ここでも係争点となった。 • インテルへのライセンス供与条件＝ Quantaにおけるものと同様

LG Elecs., Inc. v. Hitachi, Ltd.,

(17)

• 判決

• 「Quantaの判決－消耗は、特許を実質的に具体化している品目

の販売を承認することによって起こる

― は、米国内の承認済み販

売と同様、

承認済みの海外販売にも適用される

。」 Hitachi, 655

F.Supp.2d at 1047.

• また、

条件のない世界的なライセンスというのは「販売により消耗

に至りえるものである

。」 Hitachi, 655 F.Supp.2d at 1047.

• 結果

• 特許消耗

に基づいて日立が申し立てた非侵害の略式判決が承諾

された。

LG Elecs., Inc. v. Hitachi, Ltd.,

(18)

Jass Photo/Ninestar とTessera/Hitachiの合理性を

(19)

• 判決

• Quantaの判決－消耗は、特許を実質的に具体化している品目

の販売を承認することによって起こる

― は、米国内の承認済み販

売と同様、

承認済みの海外販売にも適用される

。 Hitachi, 655

F.Supp.2d at 1047.

• また、

条件のない世界的なライセンスというのは「販売により消耗

に至りえるものである

。」 Hitachi, 655 F.Supp.2d at 1047.

• 結果

• 特許消耗

に基づいて日立が申し立てた非侵害の略式判決が承諾

された。

LG Elecs., Inc. v. Hitachi, Ltd.,

(20)

• Tessera/Hitachiが条件のない世界的ライセンスの下で承認された販売に

接行われた海外販売にのみ関与していた。

• 米国特許を具体化した品目を海外で単に購入しても、その購入者が米

国への輸入の権利を得ることにはならない。海外で直接販売を行ってい

る特許権所有者達は、その廃棄された製品を再構築し米国内で再販売

すること、およびそれらの海外販売によりその米国特許権が消耗するこ

とを予期しなかった。特許権所有者達は、最初から勝ち目はなかったの

だ。

• 交渉した条件のない世界的ライセンスでそうすることにより、ライセンス

供与された特許が消耗される。特許権所有者には、彼らの米国での権

利に対する公正な価値を反映した価格を交渉する機会があったのだ。

Jass Photo/Ninestar とTessera/Hitachiの合理性をどのようにとら

(21)

Monsanto

、

Keurig

、

LifeScan

、

および Helferich に

(22)

Bowman v. Monsanto Co., 133 S. Ct. 1761 (2013).

(23)

Bowman v. Monsanto Co., 133 S. Ct. 1761 (2013).

「特許消耗ドクトリン(原則）の下では、Bowmanは穀物

倉庫から購入した特許権を有する大豆を再販すること

ができた。同様に、彼はその大豆を彼自身で消費する、

または自分の家畜に与えることもできた。

. . .

しかし、消耗ドクトリンでは、Monsantoの許可（明示ま

たは黙示を問わず）なく、Bowmanが

さらに

特許権のあ

る大豆を作ることを許可してはいない。」

Id. at 1766.

(24)

© 2015 Winston & Strawn 48 • 事実： Bowmanは、当初は栽培するためにMonsantoから特許権のある大豆を購入した が、その後割引で未使用の餌を購入し、それらを栽培し、さらにその収穫物を栽培した。 • 係争点 • 購入した種を「使用する」購入者の権利には、新しい複製を「作る」権利が含まれているかどうか。 • 判決 • 消耗により、「特許権所有者の権利は、販売された『特定の品目』にのみ制限され、購入者が特許権のある品目の新しい複製を作ることを防ぐことが、特許権所有者にできるかは触れないままに なっている。」 Bowman, 133 S.Ct. at 1766. 「特許消耗により、そのような行為ができるわけでは ない。」 Bowman, 133 S.Ct. at 1769.

Bowman v. Monsanto Co.,

569 U.S. ---, 133 S.Ct. 1761 (2013)

• Bowmanに対するライセンス供与の制限

• MonsantoのRoundup Ready大豆は、単一の生育期にのみ栽培することができ、農家は植え替えのためにいかなる収穫物も保存することはできない。

(25)

•

特許消耗は一切ないと判決

•

購入後の単一使用の制限を容認するかどうかを判断する必要はなかった。

•

後に続く世代のものが特許を侵害したため、第一世代の種の販売が許可されていたかどうかが問題となったか？

Bowman v. Monsanto Co.,

569 U.S. ---, 133 S.Ct. 1761 (2013)

•

改造によって、その侵害行為が特許消耗から除外されるという、Mallinckrodt における警告を連想させる。 • 「特許のある機器を条件なく販売しても、特許権を有するものを改造してはいけないことの対象にはなる。特許権のある機器を使用する購入者の権利は、改造にまでは拡大されない。改造は新しい機器の構造と類似しているとみなされるためである。」 Mallinckrodt, 976 F.2d at 709 （引用省略）。

(26)

•

Keurig の特許には、そのコーヒーメーカーの使用に範囲がおよぶ手法に関する請求項がある。 Sturmは、Keurig のコーヒーメーカーに差し込むことのできる、競合の使い捨てコーヒー・カートリッジを販売した。 • 申し立てられた侵害行為は米国内で発生した。 • 判決： Keurigが消費者にコーヒーメーカーを承認して条件なく販売したことにより、消費者がどう使用するかに関する Keurigの権利は消耗した。

•

地方裁判所は、2点の実質的な実施態様試験を適用しなかった。

•

なぜなら、そのコーヒーメーカーは完成品であり、そのコーヒーメーカーに特許を侵害しない使われ方があるかどうかは問題ではなかった。

Keurig,

Inc. v. Sturm Foods, Inc.,

(27)

•

LifeScanは、自社の糖尿病の顧客に販売していた血糖値測定器と併せて、試験紙(センサー）の使用を対象とする方法クレームを含む特許を有していた。 Shastaは、競合する使い捨て試験紙を販売した。試験紙には申し立てられている特許はない｡

LifeScan Scotland Ltd. v. Shasta Techs., LLC,

734 F.3d 1361 (Fed. Cir. 2013)

• 判決

•

「権利を承認済みで条件なく譲渡する場合、熟考しなかったからといって、特許 消耗の原則が適用されないことにはならない。」 LifeScan, 734 F.3d at 1374

•

Kirtsaeng の判例法である著作権消耗ドクトリンが特許に対して適用された。

•

LifeScanが試験紙単体を対象とする特許を申し立てた場合、これは特許消耗に対する判定に影響を及ぼす可能性があった。

(28)

• Helferichは、携帯電話上でハイパーリンクを伴うテキストメッセー

ジの使用を対象とする特許に対して、以前に米国の携帯電話メー

カー（数社）にライセンス供与したが、コンテンツ・プロバイダーへの

権利は除外した。

• 携帯電話のユーザーに対し、このようなテキストメッセージを送信

した米国のコンテンツ・プロバーダーを起訴した。

Helferich Patent Licensing, LLC v. The New York

Times Co., --- F.3d ---- (Fed. Cir. Feb. 10, 2015)

(29)

•

地方裁判所の判決を覆した。「携帯電話機の請求項を実行している人物に対して承認された販売を行うことにより、申し立てられた内容の請求項を異なる人物に対して実施する特許権所持者の権利が消耗されると、ドクトリンを拡大解釈するためのまっとうな根拠は見当たらない。」(slip op. at 36) • 結果

•

被告が敗訴したのは、彼らが承認された入手者ではなかったか、またはこれらの請求項が異なる発明に個別に特許付与されていたからか？

•

裁判所は、未承認の直接の侵害者が、ライセンスを供与された請求項とは異なる一連のクレームを使用するのを防ぐために、判例法ドクトリンを拡大解釈することをためらった。

Helferich

の特許ライセンス供与

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米国法の特許消耗における Quanta- 依存の相違について デイヴィッド ワング Winston & Strawn LLP 2015 Winston & Strawn