先使用権制度について ―先使用権ガイドライン（事例集）の執筆に携わって― 「特技懇」誌のページ（特許庁技術懇話会 会員サイト）

特許庁総務部技術調査課 課長補佐

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「即時実施の意図」と「その即時実施の意図が客観的に

認 識 さ れ る 態 様 、 程 度 に お い て 表 明 さ れ て い る 」 こ と

が 必 要 に な り ま す 。 こ の よ う に 「 事 業 の 準 備 」 の 認 定

において、「即時実施の意図」が重視されていることを

強 調 し ま す と 、 極 め て 短 期 間 の 間 に 実 際 の 事 業 化 が さ

れ て い な い 限 り 当 該 「 事 業 の 準 備 」 が 認 め ら れ な い と

い う 印 象 を 与 え て し ま う か も し れ ま せ ん が 、 こ の 「 即

時 実 施 の 意 図 」 の 「 即 時 」 は 時 間 の 長 さ だ け で 判 断 さ

れ る も の で は あ り ま せ ん 。 事 実 、 こ の 最 高 裁 判 決 の 事

例では、見積仕様書及び設計図の提出から5 年近く経っ

て か ら 、 実 際 の 製 造 が あ っ た に も か か わ ら ず 、 当 該 見

積仕様書及び設計図の提出の時点において、「即時実施

の 意 図 」 が 認 め ら れ て い ま す 。 こ れ は 、 ウ ォ ー キ ン グ

ビ ー ム 式 加 熱 炉 が 、 引 合 い か ら 受 注 、 納 品 に 至 る ま で

相 当 の 期 間 を 要 し 、 し か も 大 量 生 産 品 で は な く 個 別 的

注文を得て初めて生産にとりかかるものであり、また、

先 使 用 権 者 が 当 該 見 積 仕 様 書 及 び 設 計 図 の 提 出 後 、 受

注 に 備 え て 、 下 請 会 社 に 各 装 置 部 分 の 見 積 り を 依 頼 し

て お り 、 そ の 後 も 毎 年 、 製 鉄 会 社 等 か ら の 引 合 い に 応

じ て 入 札 に 参 加 し て い た な ど と い う 事 実 に 基 づ い て い

るからと考えられます。

た だ 、 ど の 程 度 の 準 備 行 為 が あ れ ば 、 当 該 「 即 時 実

施 の 意 図 」 が あ り 、 そ の 意 図 が 「 客 観 的 に 認 識 さ れ る

態 様 、 程 度 に お い て 表 明 さ れ て い る 」 と い え る か に つ

い て は 、 そ れ ぞ れ の 発 明 や 事 業 の 内 容 な ど に よ っ て 異

な る た め 、 実 際 の 事 例 と な る 裁 判 例 を 参 照 す る こ と が

有益です。そこで、当該ガイドライン（事例集）では、

こ の 「 事 業 の 準 備 」 を 考 え る 上 で 参 考 と な る ウ ォ ー キ

ン グ ビ ー ム 炉 事 件 最 高 裁 判 決 以 降 の 裁 判 例 を い く つ か

紹介しています。

な お 、 前 記 産 業 構 造 審 議 会 知 的 財 産 政 策 部 会 特 許 制

度小委員会においては、上記「事業」又は「事業の準備」

を要件とせず、先に発明をしたことのみをもって実施権

を与える制度も審議されましたが、産業界から強い反対

意見がある上に、国際調和にも反するとして、このよう

な制度は導入すべきではないとの結論に至りました。

（3 ）実施形式の変更

先 使 用 権 者 が 、 他 者 の 特 許 出 願 時 に 行 っ て い た 実 施

形 式 を 変 更 で き な い と す れ ば 、 需 要 者 の 要 望 の 変 化 な

ど に 対 応 し た 製 品 仕 様 の 変 更 が 全 く 認 め ら れ な い こ と

に な り 、 不 合 理 の よ う に 思 わ れ ま す 。 一 方 で 、 先 述 し

た と お り 、 先 使 用 権 は 、 先 願 主 義 の 例 外 で す か ら 、 特

許 権 者 の 特 許 出 願 時 に 行 っ て い た 実 施 形 式 の み に 限 定

し て 認 め ら れ る べ き と の 見 解 も 一 理 あ る よ う に も 思 わ

れ ま す 。 こ う し た こ と か ら 、 前 記 ウ ォ ー キ ン グ ビ ー ム

炉事件最高裁判決までは、同法7 9 条が先使用権の範囲

と し て 認 め て い る 「 そ の 実 施 又 は 準 備 を し て い る 発 明

の 範 囲 内 」 に つ い て 、 先 使 用 の 実 施 形 式 に 表 現 さ れ た

技 術 と 発 明 思 想 上 同 一 範 疇 に 属 す る 技 術 ま で 包 含 す る

と い う 考 え 方 （ 発 明 思 想 説 ） と 、 先 使 用 の 実 施 形 式 に

限定されるという考え方（実施形式限定説）の2 つの学

説が対立していました。

こ う し た 中 、 前 記 ウ ォ ー キ ン グ ビ ー ム 炉 事 件 最 高 裁

判 が 、 次 の と お り 、 前 者 の 発 明 思 想 説 の 立 場 に 立 つ こ

とを明らかにしたことで、これが通説となりました。

ウォーキングビーム炉事件最高裁判決

（発明思想説の関連部分抜粋）

「特許法 7 9 条所定のいわゆる先使用権者は、『その実

施 又 は 準 備 を し て い る 発 明 及 び 事 業 の 目 的 の 範 囲 内

に お い て 』 特 許 権 に つ き 通 常 実 施 権 を 有 す る も の と

さ れ る が 、 こ こ に い う 『 実 施 又 は 準 備 を し て い る 発

明 の 範 囲 』 と は 、 特 許 発 明 の 特 許 出 願 の 際 （ 優 先 権

主 張 日 ） に 先 使 用 権 者 が 現 に 日 本 国 内 に お い て 実 施

又 は 準 備 を し て い た 実 施 形 式 に 限 定 さ れ る も の で は

な く 、 そ の 実 施 形 式 に 具 現 さ れ て い る 技 術 的 思 想 す

な わ ち 発 明 の 範 囲 を い う も の で あ り 、 し た が つ て 、

先 使 用 権 の 効 力 は 、 特 許 出 願 の 際 （ 優 先 権 主 張 日 ）

に 先 使 用 権 者 が 現 に 実 施 又 は 準 備 を し て い た 実 施 形

式 だ け で な く 、 こ れ に 具 現 さ れ た 発 明 と 同 一 性 を 失

わ な い 範 囲 内 に お い て 変 更 し た 実 施 形 式 に も 及 ぶ も

の と 解 す る の が 相 当 で あ る 。 け だ し 、 先 使 用 権 制 度

の 趣 旨 が 、 主 と し て 特 許 権 者 と 先 使 用 権 者 と の 公 平

を 図 る こ と に あ る こ と に 照 ら せ ば 、 特 許 出 願 の 際

（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備を

し て い た 実 施 形 式 以 外 に 変 更 す る こ と を 一 切 認 め な

い の は 、 先 使 用 権 者 に と つ て 酷 で あ つ て 、 相 当 で は

な く 、 先 使 用 権 者 が 自 己 の も の と し て 支 配 し て い た

発 明 の 範 囲 に お い て 先 使 用 権 を 認 め る こ と が 、 同 条

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項1 号にいう「譲渡（販売）」という行為の範囲内で先

使用権を有することになります。ここで、特許法2 条3

項を取り上げる理由は、同法6 8 条が「特許権者は、業

として特許発明の実施をする権利を専有する。」と規定

し て い ま す の で 、 そ も そ も 特 許 発 明 の 「 実 施 」 の 行 為

を 対 象 と し て し か 、 先 使 用 権 な ど の 通 常 実 施 権 を 議 論

する余地はなく、この「実施」となる行為が同法2 条3

項に定義されているためです。すなわち、「仕入（譲受）」

自体は、特許権を侵害する行為にはなり得ないですし、

「 仕 入 （ 譲 受 ）」という行為自体を対象とした通常実施

権（先使用権）はあり得ないということになります。

2 つ目の例として、先使用発明A （「物」の発明）に

係る製品B を製造していた者について考えてみます。こ

の 場 合 、 こ の 先 使 用 権 者 が 、 製 造 （ 生 産 ） の 先 使 用 権

を 有 す る こ と は 上 記 と 同 じ 理 屈 に な る わ け で す が 、 こ

の製造を行っていた者に、「販売（譲渡）」などの先使

用 権 を 認 め る べ き か と い う 問 題 が あ り ま す 。 こ れ に つ

いては、「製造（生産）」だけを特別な扱いをする条文

上の根拠はなく、また格別の実益もないと思われます。

一般論として、製造（生産）を行う者が、販売（譲渡）

を 目 的 と し て い る 場 合 に は 、 製 造 （ 生 産 ） の 事 業 の 準

備 の 段 階 か ら 、 販 売 （ 譲 渡 ） の 準 備 と 認 定 で き る 事 実

と そ の 証 拠 が あ る こ と が 通 常 と 考 え ら れ ま す し 、 製 造

（生産）の事業やその準備自体を証明する証拠をもって、

販 売 （ 譲 渡 ） の 準 備 を 認 定 で き る 場 合 も 少 な く な い で

し ょ う 。 一 方 で 、 自 ら 「 使 用 」 す る た め だ け に 「 製 造

（生産）」を行うことも少なからずあり、その場合には

「販売（譲渡）」の先使用権は認められず、「製造（生産）」

と 「 使 用 」 の 先 使 用 権 が 認 め ら れ る こ と に な り ま す 。

当 該 ガ イ ド ラ イ ン （ 事 例 集 ） は 、 積 極 的 に ノ ウ ハ ウ と

し て 秘 匿 す べ き 技 術 （ 発 明 ） に つ い て 、 先 使 用 権 制 度

が 円 滑 に 活 用 さ れ る よ う に 促 す こ と を 主 た る 目 的 と し

て い ま す の で 、 自 社 の 工 場 内 に お い て 専 ら 自 己 で 「 使

用 」 す る こ と の み を 目 的 と し て 製 造 さ れ た 物 に 含 ま れ

る技術なども重要な先使用権の対象と考えています。

裁 判 例 と し て は 、 他 者 の 特 許 出 願 前 は 、 親 会 社 が 製

造 し て 、 そ れ を 子 会 社 が 販 売 し て い た 場 合 で あ っ て 、

そ の 特 許 出 願 後 に 、 当 該 子 会 社 が 製 造 ・ 販 売 を 行 っ た

と 認 定 さ れ た 事 案 に お い て 、 子 会 社 に は 製 造 に つ い て

の 先 使 用 権 が 認 め ら れ な い と し た 例 （ 名 古 屋 地 裁 平 成

1 7 年4 月2 8 日判決）、他者の特許出願時に輸入・販売を

し て い た 企 業 に 、 輸 入 ・ 販 売 の 先 使 用 権 が 成 立 す る と

した例（東京地裁平成 1 2 年1 月 2 8 日判決）などがあり

ます。また、いわゆる配線引出棒事件（大阪地裁平成7

年5 月 3 0 日 判 決 ） で は 、 製 造 販 売 と 「 ジ ャ ン ボ び っ く

り 見 本 市 」 に お け る 販 売 の た め の 展 示 の 事 実 を 認 定 し

て 、 製 造 販 売 お よ び 販 売 の た め の 展 示 の 先 使 用 権 を 認

めています。

（6 ）先使用権のいわゆる「援用」

特許権者が製造した特許発明に係る製品を購入した

者 が 、 こ の 製 品 を 使 用 し た り 譲 渡 し た り す る こ と は 、

当 該 特 許 権 の 侵 害 と な ら な い と さ れ て お り 、 こ れ は 権

利 の 消 尽 （ も し く は 用 尽 ） と い わ れ る 理 論 に 基 づ い て

います。

それでは、先使用権者が製造した先使用発明に係る

製 品 を 購 入 し た 者 が 、 こ の 製 品 を 使 用 し た り 譲 渡 し た

り す る こ と は 、 当 該 特 許 権 の 侵 害 と な ら な い の で し ょ

う か ？ こ の 場 合 、 特 許 権 者 の 権 利 と は 無 関 係 に 製 造 さ

れ た 製 品 が 対 象 と な っ て い る こ と か ら す る と 、 先 に 述

べ た 権 利 の 消 尽 の 理 論 を 適 用 す る こ と は 妥 当 で は あ り

ま せ ん 。 そ う す る と 、 こ の 先 使 用 発 明 に 係 る 製 品 は 、

使 用 や 販 売 な ど の 先 使 用 権 を 有 す る 者 の み が 購 入 す る

実 益 を 有 し 、 そ れ 以 外 の 者 は 購 入 し て も 使 用 も 販 売 も

で き な い と 考 え る こ と が で き 、 し か も 、 先 使 用 権 制 度

は 、 特 許 出 願 の 際 現 に 、 そ の 発 明 の 実 施 で あ る 事 業 又

は そ の 準 備 を し て い た 者 が 、 事 業 を 継 続 で き る よ う に

す る 制 度 で あ る 点 を 重 視 す れ ば 、 こ の 解 釈 が 妥 当 で あ

る と の 結 論 も あ り 得 ま す 。 し か し 、 先 使 用 権 者 が 製 造

と い う 事 業 を 行 う 目 的 が 、 特 定 の 者 だ け を 対 象 に 販 売

し て い る と い う 事 情 が あ れ ば 格 別 、 一 般 的 に は 販 売 先

は 不 特 定 の 者 を 予 定 し て い る で し ょ う か ら 、 上 記 の 解

釈 で は 、 あ ま り に も 先 使 用 権 者 の 権 利 を 狭 く 解 釈 し て

いるというべきでしょう。

実際の裁判例（千葉地裁平成4 年 1 2 月1 4 日判決、名

古屋地裁平成1 7 年4 月 2 8 日判決）においても、製造業

者が同法 7 9 条の要件を満たし、製造・販売の先使用権

が 認 め ら れ る 場 合 で あ っ て 、 そ の 製 造 業 者 か ら 仕 入 れ

て 販 売 す る と き に は 、 た と え 先 使 用 権 の 要 件 を 満 た さ

な い 仕 入 販 売 業 者 で あ っ て も 特 許 権 侵 害 と は な ら な い

と し て い ま す 。 こ の こ と を 先 使 用 権 の 「 援 用 」 と い う

知的財産

立国

目指して

イン（事例集）では「援用」という用語は使わず、「特

許権が及ばない」という表現を用いました。

（7 ）先使用権の移転

同法9 4 条1 項には、「通常実施権は、… （中略）… 実

施 の 事 業 と と も に す る 場 合 、 特 許 権 者 （ 専 用 実 施 権 に

つ い て の 通 常 実 施 権 に あ つ て は 、 特 許 権 者 及 び 専 用 実

施 権 者 ） の 承 諾 を 得 た 場 合 及 び 相 続 そ の 他 の 一 般 承 継

の場合に限り、移転することができる。」と規定されて

い ま す 。 す な わ ち 、 通 常 実 施 権 の 一 つ で あ る 先 使 用 権

も 一 定 の 条 件 の 下 で 移 転 す る こ と が で き る と い う こ と

になります。

この先使用権の移転については、神戸地裁平成9 年5

月2 1 日判決において、「特許法九四条一項が『実施の事

業 と と も に す る 場 合 』 に 通 常 実 施 権 を 移 転 す る こ と が

で き る と 定 め た 趣 旨 は 、 こ れ を 認 め な い と す る と 、 事

業 が 移 転 さ れ て も 通 常 実 施 権 が 移 転 さ れ ず 、 そ の 設 備

を 除 去 し な け れ ば な ら な い と い う 事 態 を 招 く こ と に も

な り か ね ず 、 そ れ は 国 民 経 済 上 の 観 点 か ら 好 ま し い こ

と で は な い か ら で あ る 。 し か し 、 他 方 、 ご く 些 細 な 設

備 の 移 転 と と も に 通 常 実 施 権 を 移 転 す る こ と を 認 め た

の で は 、 通 常 実 施 権 の 自 由 な 移 転 を 認 め た に 等 し く 、

特許権者の利益を害することになる。」と判示されてお

り、この事件では先使用権の移転が認められています。

こ の 判 決 は 、 地 裁 に お け る も の で す が 、 先 使 用 権 の 移

転 に 関 す る 「 事 業 と と も に す る 場 合 」 の 考 え 方 を 端 的

に 判 示 し て お り 参 考 と な る と 思 わ れ ま す 。 た だ 、 こ の

判決においては、当該判示部分に続いて、「したがって、

そ れ ら の 調 和 の 観 点 か ら 、 右 の 「 実 施 の 事 業 」 と は 、

当 該 発 明 の 実 施 を す る に 足 る 事 業 を い い 、 必 ず し も 営

業譲渡の場合に限らないものと解すべきである。」と判

示 さ れ 、 こ の 判 示 部 分 に 若 干 の 疑 問 が 指 摘 さ れ た こ と

と 、 あ ま り 多 く 取 り 上 げ ら れ て い な い 判 決 で あ る こ と

も あ っ て 、 当 該 ガ イ ド ラ イ ン （ 事 例 集 ） に は 掲 載 し ま

せ ん で し た 。 な お 、 こ の 事 件 は 控 訴 さ れ 、 大 阪 高 裁 平

成1 2 年1 1 月2 9 日判決もありますが、この高裁判決では、

先 使 用 権 が 事 業 と と も に 移 転 し て い る 旨 を 判 示 し つ つ

も、それ以上の格別の判示はされていません。

他 に 、 先 使 用 権 に 係 る 事 業 が 移 転 し た こ と に よ り 、

先使用権の移転も認めた判例として、千葉地裁平成4 年

1 2 月1 4 日判決、東京地裁昭和 5 0 年4 月3 0 日判決なども

あ り 、 ま た 、 権 利 発 生 前 の 段 階 で の 将 来 の 通 常 実 施 権

者足り得べき地位の移転を認めた裁判例（昭和4 2 年1 2

月2 6 日札幌高裁判決）もあります。

また、会社の分社や合併という一般承継の場合には、

特 許 権 者 の 許 諾 が な い と し て も 、 通 常 実 施 権 で あ る 先

使 用 権 は 移 転 す る こ と が で き ま す 。 つ ま り 、 先 使 用 権

は、会社分割（分社）により分社後の2 社に移転され、

当該2 社の共有となり得ます。ただ、分社によって2 つ

に な っ た 会 社 そ れ ぞ れ が 、 単 独 で 先 使 用 権 を 有 す る こ

とはできず、当該2 社が1 つの先使用権を共有すること

になると考えられます。したがって、分社後の両社は、

先 使 用 権 の 自 社 の 持 ち 分 に つ い て す ら 共 有 者 の 同 意 を

得 ず に は 譲 渡 す る こ と が で き ま せ ん し 、 ま た 共 有 者 の

同 意 を 得 ず に は 実 施 す る こ と も で き ま せ ん 。 こ れ は 、

通常実施権の移転について、同法9 4 条6 項で同法7 3 条1

項 の 規 定 を 準 用 し て い る 一 方 で 、 同 法 7 3 条2 項の規定

を 準 用 し て い な い こ と に よ り ま す 。 こ の よ う な 規 定 が

あ る こ と で 、 無 償 の 法 定 通 常 実 施 権 で あ る 先 使 用 権 の

分 割 移 転 が 濫 用 さ れ 、 特 許 権 行 使 が 不 当 に 制 限 さ れ る

ことを防止しているといえるでしょう。

4 . 先使用権の立証について

先使用権制度ガイドライン（事例集）の第二章では、

基 本 的 に 開 発 し た 発 明 を ノ ウ ハ ウ と し て 秘 匿 す る こ と

を 積 極 的 に 選 択 し た 場 合 を 念 頭 に お い て 、 先 使 用 権 の

立 証 の た め の 証 拠 と し て 有 益 と 考 え ら れ る 各 種 資 料 及

び そ の 残 し 方 、 並 び に 、 証 拠 力 を 高 め る た め に 有 益 な

各 種 制 度 を 解 説 し 、 さ ら に 、 先 使 用 権 に 関 す る 証 拠 の

確 保 に 向 け て 取 り 組 ん で い る 企 業 の 実 例 も 紹 介 し ま し

た 。 も ち ろ ん 、 先 使 用 権 制 度 は 、 積 極 的 に ノ ウ ハ ウ と

し て 秘 匿 す る 場 合 だ け を 想 定 し て い る も の で は な く 、

他 者 の 特 許 出 願 以 前 か ら 発 明 の 実 施 で あ る 事 業 又 は そ

の 準 備 を し て い た に も か か わ ら ず 開 発 し た 技 術 を 発 明

と 認 識 し て い な か っ た 者 、 も し く は 、 特 許 出 願 漏 れ に

よ り 特 許 出 願 を し な か っ た 者 が 、 そ の 事 業 を 安 定 的 に

継 続 で き る よ う に す る 制 度 で も あ り ま す の で 、 こ う し

た 視 点 か ら も 、 先 使 用 権 に 関 す る 対 策 を 一 部 に 盛 り 込

みました。

な お 、 各 企 業 が 、 当 該 ガ イ ド ラ イ ン （ 事 例 集 ） に 掲

載した証拠の確保のための各種手法を参考にしながら、

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れ は 、 図 を 見 て 頂 く こ と が 最 も 理 解 の 助 け と な る と 思

われますので、余分な説明は避けます。

5 . おわりに

各 企 業 に お い て は 、 開 発 し た 技 術 （ 発 明 ） を 、 特 許

取 得 の 対 象 と す る か ノ ウ ハ ウ と し て 秘 匿 す る か 戦 略 的

に 選 択 す る 体 制 を 整 え た 上 で 、 秘 匿 を 選 択 し た 技 術 に

つ い て 、 秘 密 に 管 理 し 、 さ ら に 先 使 用 権 を も 確 保 す る

た め に 証 拠 を 収 集 し 保 管 す る 体 制 を 整 備 す る 取 組 が 求

め ら れ て い ま す 。 こ の 度 、 執 筆 に 携 わ っ た 先 使 用 権 制

度 ガ イ ド ラ イ ン （ 事 例 集 ） が 、 各 企 業 に お け る こ う し

た取組の一助となれば幸いです。

最後に、当該ガイドライン（事例集）は、これを作

成 す る た め に 財 団 法 人 知 的 財 産 研 究 所 に 設 置 さ れ た 下

記 委 員 会 の 委 員 の 皆 様 を は じ め 多 く の 方 々 の ご 尽 力 の

賜 で あ る こ と を 申 し 添 え さ せ て 頂 き ま す と と も に 、 恐

縮ながら当該委員会名簿を掲載させて頂きます。

p

ro f i l e

武重 竜男（たけしげ たつお）

平成9年3月 東京工業大学工学部卒業

平成9月4月 特許庁入庁（無機化学配属）

平成1 3年4月 審査官昇任

（この間、法政大学法学部卒業）

平成1 5年4月 審判課（併任）

平成1 7月1 0月より現職（併任）

● 委員長

中山 信弘 東京大学法学部教授

●委員長代理

大渕 哲也 東京大学法学部教授（元東京高等裁判所判事）

●委員

大野 茂 （社）電子情報技術産業協会 法務・知的財産総合委員会委員

（キヤノン株式会社知的財産法務本部 理事・副本部長）

千且 和也 弁理士 日本弁理士会特許委員会委員長（弁理士会推薦）

高柳 昌生 日本製薬工業協会知的財産委員会国内部会長

（バイオインダストリー協会・日本製薬工業協会推薦）

（三菱ウェルファーマー（株）理事 創薬本部 知的財産部長）

竹田  稔 弁護士（元東京高等裁判所総括判事）

田村 善之 北海道大学教授

原   司 法務省民事局付

舟橋 定之 公証人 立川公証役場（元東京高等裁判所判事・公証人連合会推薦）

牧野 利秋 弁護士（元東京高等裁判所総括判事）

増井 和夫 弁護士

美勢 克彦 弁護士

三原 秀子 日本知的財産協会 副理事長（知財協推薦）（（株）帝人知的財産センター 社長）

山下 和明 元東京高等裁判所部総括判事      （50音順）