１．特許権侵害訴訟 特許の訂正
(１) めに
特許権侵害訴訟の係属中に 当該特許権に い 特許無効審判請求に ける訂正の請 求又 訂正審判請求 される事例 見られる これらの訂正に関する請求 特許無効審 判請求又 特許権侵害訴訟に ける特許 無効 ある旨の主張に対する対抗策 し され
る の ある 訂正 認められる 出願時にさかの 権利の内容 変わるため
特許権侵害訴訟 大き 影響を け るを得 い そのため 特許権侵害訴訟を審理する
裁判所 訂正に関する請求 される その見通し等を含め 当該請求に配慮した進
行 必要に る
そこ 本稿 特許権侵害訴訟の係属中に 当該特許権に い 特許無効審判請
求に ける訂正の請求又 訂正審判請求 された場合に い 裁判所 訴訟の進行に配 慮すべき事項に い 考察するこ する
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この問題を考えるに当た 特許権侵害
訴訟に ける無効主張の扱い一般に い の考察 か いの ま 特許権侵害訴
訟に ける無効主張の扱いに い 総論的に考察し その中 訂正 の関係に い 触 れ 次に 特許権侵害訴訟の係属中に訂正に関する請求 された場合に ける個 的 ケ ヴス の扱いに い 考察し 最後に特許権侵害訴訟に ける判断 無効審判請求に ける判断 食い違 た場合の扱い 再審 に い 考察するこ する
( ) 特許権侵害訴訟に ける無効主張の扱いに い
( )特許法 104条の 3 第1項の規定
特許法104条の 3第1 項 特許権又 専用実施権の侵害に係る訴訟に い 当該 特許 特許無効審判により無効 されるべき の 認められる き 特許権者又 専用
実施権者 相手方に対しその権利を行使するこ き い 規定する この規定
平成16 年の特許法改正 平成 16年法 第 120 号 によ 設けられた規定 平成 17 年 4 月 1 日時点 口頭弁論 終結し い い事件に適用される 改正附則 1 条～3 条参
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特許権侵害訴訟の係属中に当該特許権に い 特許無効審判請求に ける訂正の請求又 訂正審判請求 された場合
に ける扱いに い 論 た の し ，本文に記載した拙稿のほか，牧 利秋 キルビヴ最高裁判決その後 グュ
リスト1295号180頁 平成17年 ，牧 利秋ほか 談会 知的財産高等裁判所設置法及び裁判所法等の一部を改正 する法 に い 知財管理55巻4号472頁［大渕哲也発言］ 平成17年 ，塩月秀平 侵害訴訟 無効審判請求の 関係 知的財産訴訟の動向 課題 金融・商事判例1236 号 86頁 平成 18年 ， 部眞規子 特許法 104 条の 3を考 える 知的財産法政策学研究 123頁 平成 18年 ，高林龍 無効審判に ける審決取消訴訟 侵害訴訟の果たすべき役 割 知財年報2006［ 冊ＮＢＬ116 号］ 平成 18年 ある
照 した 現段階 この規定の適用の い侵害訴訟 い 言 よい あ ろう
( )特許法 104条の 3第 1項 きるま の経緯
特許法 104 条の 3 第 1 項の規定 きるま に 次のよう 経緯 あ た
最高裁平成 10年 オ 第 364 号平成 12 年 4 月 11 日第三小法廷判決・民集 54 巻 4 号 1368
頁 いわゆる富士通半導体訴訟判決 特許の無効審決 確定する以前 あ
特許権侵害訴訟を審理する裁判所 特許に無効理由 存在するこ 明らか あるか否 かに い 判断するこ きる 解すべき あり 審理の結果 当該特許に無効理由 存在するこ 明らか ある き その特許権に基 く差止め 損害賠償等の請求
特段の事情 い限り 権利の濫用に当たり許され い 解するの 相当 ある 判
示したこ により 特許権侵害訴訟に い 裁判所 特許に無効理由 存在するこ
明らか ある 認めた き 権利行使を認め 請求を棄却するこ きるように
た た し 特段の事情 ある き この限り い され 特段の事情 し 訂正審 判の請求をし いるこ 例示され いた
この判決の後 特許権侵害訴訟を審理する裁判所 特許に無効理由 存在するこ 明らか ある し 請求を棄却した事例 多くある これら 特許に無効理由 存在 するか うかを慎重に見極め 明らか ある 認められる のに い 請求を棄却 した の あ 上記判例に従 要件を判断し 請求を棄却した の ある 拙稿 特 許権侵害訴訟の係属中に明細書又 面を訂正する手続 された場合の実務上の問題 永 井紀昭ほか編 知的財産権 その形成 保護 秋 稔弘先生喜 記念論文集 267 頁 平 成 14 年 以下 前稿 言う 上記判例の下に ける 特許権侵害訴訟に ける 無効主張 訂正 の関係に い 検討した の ある
( )特許法 104条の 3第 1項の解釈
司法制度改革推進本部の知的財産訴訟検討会に い 特許権侵害訴訟に ける無効主 張の扱い 検討された結果 特許法 104 条の 3 設けられた この規定によ 判例の
明らか ある の要件 く た 当該特許 特許無効審判により無効 され
るべき の 認められる の要件 存するから 当該特許 特許無効審判により無効
されるべき の ある 認められる場合 い 請求を棄却するこ き いこ
た この要件 実質的に 上記判例の 明らか ある の要件 の間に違い ある 考えられ い そのため 特許権侵害訴訟を審理する裁判所に い 特許 無 効 あるか しれ い 当該特許 特許無効審判により無効 されるべき の 認め られる の要件 ある ま 認められ い いう場合 生 るこ 否定 き い
の 思われる 上記判例の下 特許権侵害訴訟を審理する裁判所に い 特許 無
効 あるか しれ い 特許に無効理由 存在するこ 明らか ある ま 認
められ い場合に 特許無効審判請求の動向を見る いうこ され いた 特許法
104 条の 3 の下 特許無効審判請求の動向を見 判断するの 相当 場合 あり得る 思われる この場合 特許無効審判請求 され い い 特許無効審判請求の動向を
見るこ き 当該特許 特許無効審判により無効 されるべき の 認められる
の要件 ある ま 認められ けれ 請求を認容 るを得 く るの 特許無効 審判請求をするか うか 当事者の判断に係るこ ある 特許権侵害訴訟に ける無 効の主張 に特許無効審判請求をする意味 ある の 考えられる
( )特許法 104条の 3第1項 訂正 の関係
特許法104条の 3第1 項 特許無効審判請求に ける訂正の請求又 訂正審判請求 の 関係に い 特許法 104 条の 3 に 上記判例の 特段の事情 に相当する文言
い 無効理由 あ 訂正 認められ 権利 有効に るの あれ 当該特許
特許無効審判により無効 されるべき の 認められる 言え いから 特許権侵害
訴訟を審理する裁判所 訂正に い 訂正要件 あるか うか 独立特許要件 あ
るか うかを審理判断するこ きる 言うべき ある そし 特許無効審判請求に
け る 訂 正 の 請 求 又 訂 正 審 判 請 求 に い 特 許 庁 の 判 断 出 さ れ い る 場 合 あ
いま 判断 され い い場合 あ 特許権侵害訴訟を審理する裁判所 訂
正の可否に い 審理判断するこ きる 言うべき ある 知的財産高等
裁判所に い 既に訂正 認められる の判断 示され 確定し いるよう 場合 訂 正 認められる の前提 判断するこ に ろう
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特許権侵害訴訟を審理する裁判所 以上のように訂正の可否に い 判断 きるの ある 事案によ 前記( ) 述べたように 特許無効審判請求又 訂正審判請求 の動向を見る いうこ 考慮され よい の 思われる
以上のように 特許権侵害訴訟を審理する裁判所 訂正に い 考慮し 訂正の 可否に い 判断するために 飽くま 特許無効審判請求に ける訂正の請求又 訂 正審判請求 され い けれ ら い 訂正の請求又 訂正審判請求 され い い場 合に 訂正を考慮するこ き い 訂正の請求又 訂正審判請求 され い い 訂正をすれ 有効に る 考えた きに 裁判所 訂正をし うか の積極的 求釈
明をするこ 裁判所 し 裁判の公平性 いう観点から抵抗 ある 特許の有効
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審決 確定し いる場合に特許権侵害訴訟に い 当事者 それに反する主張をするこ きるか いう問題 あ
る 訂正審判請求に い 訂正を認めた審決のように，後に無効審判請求に い 争う余地のある の ，当該審決
確定した し ，特許権侵害訴訟に い 当事者 それに反する主張 訂正 認められ い旨の主張 をするこ
きるこ 明らか ある しかし，特許無効審判請求の審決 確定する ，何人 同一の事実及び同一の証拠に基
い 審判を請求するこ き いこ に る 特許法167 条 から，特許権侵害訴訟に い 当事者 それに反する
主張をするこ きるか うか 問題 る この点に い ，同一当事者間 ，民訴法 2条の趣旨により許され
い する の し ，前掲牧 利秋 キルビヴ最高裁判決その後 185 頁
性に問題 ある いうこ を示唆するこ くらいしか き い の 思われる
( )訂正に い の特許権侵害訴訟に ける判断 審判請求に ける判断 の食い違い 最終的に 特許権侵害訴訟 特許無効審判請求 知財高裁の同 合議体に い 統一
的に判断される 知財高裁の取扱い し 同 合議体 判断するこ し いる の
あるから 特許権侵害訴訟 特許無効審判請求の時期 大きく異 るよう 場合を除い 最終的に食い違い 生 る いうこ 考え難い
訂正に い 訂正に い の審判の判断 特許権侵害訴訟の判断 最終的に食い違
う いうこ 同様の理由によ 考え難い
そう い 第一審や特許庁の審判 い た段階 食い違いを避けるの 望まし
いし 知財高裁に い 特許権侵害訴訟 特許無効審判請求の時期 大きく異 る い た場合 あるから 特許法 104 条の 3 第 1 項の判断に当た 上記の り 特 許無効審判請求又 訂正審判請求 う るか いうこ に十分に注意を払 判断する こ 必要 ある 思われる