V. 米国発明法（ AIA ）下での
AIA
以降、特許訴訟での被告または侵害被疑者に とっての選択肢
地方裁判所での訴訟 査定系再審査
当事者系レビュー（IPR） 付与後レビュー（PGR）
（ビジネス方法特許に対する暫定的付与後レビューを含む）
米国発明法（ AIA ）施行後の無効手続
査定系再審査
全特許が対象
複数の請求が可能 有効性の推定なし
クレームは「BRI」基準により解釈される エストッペルなし
匿名での請求可
ページ数の制限なし
最も安価な特許無効化手続
米国発明法（ AIA ）システムのメリット (1)
当事者系レビュー（ IPR ）
当事者系再審査のPTO版ミニトライアル 全特許が対象
申立人による完全参加
限定されたディスカバリの許可
（イニシャル・ディスクロージャー、宣言者に対する証言録取など）
審理は、特許審判部（PTAB）の行政特許判事が行う クレームの補正または新規クレームの追加補正の制限 審理期間は手続開始より12ヵ月、正当な理由があれば 最長6ヵ月まで延長
米国発明法（ AIA ）システムのメリット (2)
ビジネス方法特許の暫定的付与後レビュー
（Covered Business Methods (“CBM”)）金融活動に関連した非技術的発明 申立人による完全参加
限定されたディスカバリの許可
（イニシャル・ディスクロージャー、宣言者に対する証言録取など）
異議申立理由は、特許性を否定し得るいかなる理由でもよい 審理は、特許審判部（PTAB）の行政特許判事が行う
クレームの補正または新規クレームの追加補正の制限 地裁は 停止（stays） を考慮
即時の中間控訴（Interlocutory Appeal）可能
審理期間は手続開始より12ヵ月、正当な理由があれば 最長6ヵ月まで延長
訴訟関連が認められた割合 （2013年3月31日現在）: 87%
米国発明法（ AIA ）システムのメリット (3)
付与後レビュー（ PGR ）
(2013年
3月
16日より有効
)先願主義（first-to-file）の下で発行されたすべての特許 特許付与日または再発行特許の発行日から9ヵ月以内
異議申立理由は、特許性を否定し得るいかなる理由でもよい 限定されたディスカバリの許可
（イニシャル・ディスクロージャー、宣言者に対する証言録取など）
審理は、特許審判部（PTAB）の行政特許判事が行う クレームの補正または新規クレームの追加補正の制限 審理期間は手続開始より12ヵ月、正当な理由があれば 最長6ヵ月まで延長
無効理由が多いため、当事者系レビューより高成功率の
米国発明法（ AIA ）システムのメリット (4)
和解
当事者系レビュー、付与後レビュー、ビジネス方 法特許の暫定的付与後レビューでは和解可能
和解は、申立人に対する手続の終結を意味する 申立人に対するエストッペルは発生しない
米国発明法（ AIA ）システムのメリット (5)
比較まとめ
査定系再審査 IPR PGR
対象特許 すべての特許 すべての特許 AIA下で先願主義が適 用となる出願（有効出 願日が2013年3月16日 以降）について付与 された特許
タイミング 特許発行後 特許発行後または再 発行特許の発行後9ヵ 月経過後、
またはすべての付与後 レビューの終結後
特許発行日または再発 行日から9ヵ月以内
請求・申立人 第三者、特許権者、
USPTO長官
第三者 第三者
理由 先行技術、刊行物、特 許に基づく新規性 および自明性
先行技術、刊行物、特 許に基づく新規性 および自明性
米国特許法§
282(b)(2) or (3)に 基づく特許の無効性に
比較まとめ
(続1)査定系再審査 IPR PGR
審査開始 基準
特許性について実質的 な新たな疑問
（Substantial New Question (SNQ) of patentability）が生じる か
少なくとも１つのクレー ムについて申立が認 容される合理的な蓋 然性（Reasonable likelihood）があるか
どちらかというと（More likely than not）少なく とも１つのクレームの 特許性は認められな いという程度の証明
匿名手続 可能 不可
実際の利害関係のあ る当事者
不可
実際の利害関係のあ る当事者
参加 第三者請求人の参加
は限定される
申立人には、宣言書 の提出、限定的ディス カバリの実施、所見や 弁駁書の提出、口頭 弁論などが許可される
申立人には、宣言書 の提出、限定的ディス カバリの実施、所見や 弁駁書の提出、口頭 弁論などが許可される
比較まとめ
(続2)査定系再審査 IPR PGR
ディスカバリ なし ディスカバリは、宣言書を 提出した証人に対する証 言録取、および、その他 法的公正さ（in the
interest of justice）の 観点により必要な事項に 限定
ディスカバリは、手続に おいて各当事者から提出 された事実的主張に直 接関連する（directly related）証拠に限定
エストッペル なし 申立人が当事者系レ
ビューで実際に主張した か、あるいは合理的に主 張することができたであ ろういかなる理由につい ても、米国特許庁での手 続や地裁での訴訟で提 起することができない
申立人が付与後レビュー で実際に主張したか、あ るいは合理的に主張する ことができたであろういか なる理由についても、米 国特許庁での手続や地 裁での訴訟で提起するこ とができない
申立人・請求人 特許権者 査定系
再審査
特許庁料金: $17,750
弁護士費用: $ 50K 弁護士費用: $ 75K
当事者系 再審査
（参考）
特許庁料金: $8,800 （終了）
弁護士費用: $175K 弁護士費用: $175K
IPR
特許庁料金: $23,000 (1-20 クレーム) ($600/追加クレーム)
弁護士費用: $300K 弁護士費用: $300K
PGR
特許庁料金: $30,000 (1-20 クレーム) ($800/追加クレーム)
弁護士費用: $375K 弁護士費用: $375K
D.Ct. 弁護士費用: $2.5M - $8M 弁護士費用: $2.5M - $8M
費用比較 例
* 15 25%
USPTO における審理（ Trial ）費用
IPR PGR
特許訴訟費用
地方裁判所
ディスカバリ Trial前
IPR PGR
IPR 審理 : 1 年以内に手続きが終結
3ヵ月 3ヵ月以内 3ヵ月 3ヵ月
1ヵ月
3ヵ月 申立申立
申立申立
特許権者の 特許権者の特許権者の 特許権者の 予備的 予備的予備的
予備的応答応答応答応答
特許権者の応答・
特許権者の応答・
特許権者の応答・
特許権者の応答・
クレーム補正を求める クレーム補正を求めるクレーム補正を求める クレーム補正を求める
モーション モーション モーション モーション
申立人の弁駁・
申立人の弁駁・
申立人の弁駁・
申立人の弁駁・
補正に対する 補正に対する 補正に対する 補正に対する
異議申立 異議申立 異議申立 異議申立
口頭審理 口頭審理 口頭審理 口頭審理
（必要に応じて）
（必要に応じて）
（必要に応じて）
（必要に応じて）
審理開始の 審理開始の 審理開始の 審理開始の
決定 決定 決定 決定
異議申立に対する 異議申立に対する異議申立に対する 異議申立に対する 特許権者の反論 特許権者の反論 特許権者の反論 特許権者の反論
特許権者からの 特許権者からの 特許権者からの 特許権者からの
ディスカバリ ディスカバリディスカバリ ディスカバリ
申立人からの 申立人からの 申立人からの 申立人からの ディスカバリ ディスカバリ ディスカバリ
ディスカバリ 特許権者からの特許権者からの特許権者からの特許権者からの ディスカバリ ディスカバリディスカバリ ディスカバリ
所見・証拠除外の 所見・証拠除外の所見・証拠除外の 所見・証拠除外の
モーション モーション モーション モーション
最終決定 最終決定 最終決定 最終決定
12ヵ月以内
２トラック ‐ 特許訴訟
無効性・非侵害 の事実審
裁判官に よる判決 公判前のディスカバリ＆モーション
モーション＆
モーション＆
モーション＆
モーション＆
USPTO決定決定決定決定 USPTO
審理審理 審理審理
侵害性/無効性の他の 争点についての事実審 有効
有効 有効 有効
公判なし 公判なし
侵害性/無効性の他の 争点についての事実審
限定的損害賠償 侵害性/無効性の他の 争点についての事実審
限定的損害賠償 無効
無効無効 無効
補正 補正 補正 補正
限定的 ディスカバリ
限定的 ディスカバリ
限定的 ディスカバリ
1 年目年目年目年目 2 年目年目年目年目 3年目年目年目年目
トラック トラックトラック トラック
2 トラック トラックトラック トラック
1
地裁での 裁判
IPR 申立件数の傾向
2013年 10月31日 現在の合計
608
0 10 20 30 40 50 60 70 80
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月
件数
申立人
（手続）
申立 件数
特許権者
訴訟の停止
（Stay）
技術
Apotex (IPR) 3 Alcon Pharma なし
眼科の感染症のための モキシフロキサシン Chi Mei Innolux
(IPR) 7 Semiconductor
Energy Lab Co. あり PCB / トランジスタ Corning (IPR) 10 DSM IP Assets なし
グラスファイバー コーティング構造 Intellectual
Ventures (IPR) 4 Xilinx Inc. なし 集積回路
Liberty Mutual
(CBM) 10 Progressive
Insurance あり
運転経歴に基づく保険 料の決定方法
SAP (CBM) 1 Trilogy Dev. なし 製品の価格付け方法
Bloomberg
(CBM) 1 Markets-Alert モーション
継続中
取引システム
申立人・特許権者（例）
申立人（侵害被疑者・被告など）
訴訟よりも早期・低コストで紛争解決
米国特許庁での審理のため、クレーム取消がより容易 専門家の慎重な選択 – 陪審員 vs. 行政特許判事
想定損害額の査定と迂回設計
– 中用権の効果（将来効）を検討
– クレーム範囲を実質的に変更する補正があった場合、過去
分の損害賠償の免責（日本法との違いに注意）
米国特許庁へ提出する先行技術の選定
戦略上のメリットと留意点 (1)
戦略上のメリットと留意点 (2)
申立人（侵害被疑者・被告など）
同時係属中の訴訟の停止（Stay）
確認訴訟（DJ Action）とIPRとの併用禁止 訴訟との協調戦略
– クレーム補正を導く戦略
– USPTOによるクレーム解釈など審理結果を訴訟で活用
– 訴訟における特許権者の主張をIPR審理に利用する戦略 – 並行した審査における陳述の影響に注意
申立が失敗した場合のその後の裁判への影響
（エストッペル、有効性の推定の強化など）
申立の前に和解すべきか申立後に和解すべきか？
– 申立前のレバレッジが最大