（特79条）

ノウハウ秘匿

市場

物の発明

工場内

方法の発明

特許出願

ﾘﾊﾞｰｽｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝ ｸﾞにより構造判明

特許出願

特許戦略

図 ２ ． 特 許 発 明 と ノ ウ ハ ウ の 関 係

そ こ で ， 本 研 究 で は 各 種 分 析 が 可 能 で あ る 「 方 法 の 発 明 」 を 研 究 対 象 と し ，

「 方 法 の 発 明 」 の 特 許 権 侵 害 訴 訟 で の 特 許 権 者 の 主 張 認 容 率 や 出 願 ・ 権 利 化 動 向 を 分 析 す る こ と に よ り ， 特 許 出 願 か 秘 匿 か の 峻 別 に 繋 げ ら れ る 可 能 性 が あ る と 考 え た 。

ま た ， 特 許 庁 の 『 知 的 財 産 活 動 調 査 』 サ ー ベ イ デ ー タ に よ る 特 許 出 願 や 特 許 出 願 し な い で 秘 匿 す る こ と の 別 が 企 業 の 収 益 性 に 与 え る 影 響 を 分 析 す る こ と に よ り 特 許 出 願 か 秘 匿 か の 峻 別 の 方 向 性 を 見 出 せ る の で は な い か と 考 え た 。

３ － ３ ． 研 究 の フ レ ー ム ワ ー ク

先 行 研 究 の レ ビ ュ ー で 述 べ た よ う に 先 使 用 権 制 度 の 趣 旨 に つ い て は ， ① 経 済 説 ， ② 公 平 説 が あ る が ， 沿 革 的 に は 経 済 説 か ら 公 平 説 に 推 移 し て お り ， 公 平 説 が 通 説 ・ 判 例 で あ る と さ れ る 。 し か し ，(1)公 平 説 の 妥 当 性 お よ び(2)公 平 説 を 前 提 に ， 先 使 用 権 が 実 施 の 事 業 と と も に 移 転 さ れ ， 移 転 先 が 大 企 業 で あ る 場 合 ， ベ ン チ ャ ー 企 業 等 の 特 許 権 者 と 先 使 用 権 者 と な る 大 企 業 と の 関 係 を ど の よ う に 考 え る の か ，(3)ウ ォ ー キ ン グ ビ ー ム 事 件 最 高 裁 判 決 で 判 断 の 示 さ れ な か っ た 先 使 用 者 が 従 来 の 実 施 形 式 か ら 特 許 権 者 の 実 施 例 そ の も の に 移 行 す る こ と が 可

38 能 で あ る の か ， 詳 細 に は 検 討 さ れ て い な い 。

ま た ， 「 方 法 の 発 明 」 の 特 許 権 侵 害 訴 訟 で の 特 許 権 者 の 主 張 認 容 率 や 出 願 ・ 権 利 化 動 向 を 分 析 す る こ と に よ り 企 業 の 特 許 出 願 戦 略 を 伺 い 知 る こ と が 可 能 と な り ， 特 許 出 願 か 秘 匿 か の 峻 別 に 繋 げ ら れ る 可 能 性 が あ る 。

さ ら に ， 先 使 用 権 制 度 の 活 用 を 前 提 と し て ， 発 明 を 特 許 出 願 せ ず に 秘 匿 化 す る こ と を 選 択 し た 場 合 に ， 企 業 の 収 益 性 や 持 続 的 競 争 優 位 性 に ど の 程 度 貢 献 す る か に つ い て も 必 ず し も 解 明 さ れ た と は 言 え な い 。

そ こ で ， 本 研 究 で は ，

(a)先 使 用 権 制 度 に つ い て 体 系 化 と 法 学 的 分 析 に よ る 理 論 的 考 察 ，(b) 「 方 法 の 発 明 」 の 特 許 権 侵 害 訴 訟 に お け る 特 許 権 者 主 張 認 容 率 分 析 ，(c) 「 方 法 の 発 明 」 公 開 率 と 登 録 率 に 基 づ く 方 法 の 発 明 の 保 護 戦 略 分 析 ，(d)発 明 の 特 許 化 あ る い は ノ ウ ハ ウ 秘 匿 化 に よ る 企 業 の 収 益 性 へ の 影 響 分 析 ， に よ り 発 明 を 特 許 出 願 す る の か 秘 匿 す る の か ， の 峻 別 に つ い て の 考 察 を 試 み る も の で あ る 。

39 ４ ． 研 究 方 法 と 内 容

４ － １ ． 先 使 用 権 制 度 に つ い て

先 行 研 究 の レ ビ ュ ー で 詳 細 に 記 載 し た よ う に わ が 国 の 制 度 と そ の 起 源 と な っ た 米 国 の 制 度 の 法 的 解 釈 の 比 較 検 討 及 び 分 析 を 行 い ， 制 度 趣 旨 を 明 ら か に し ， 通 説 ・ 判 例 で あ る 公 平 説 で は 説 明 が 困 難 で あ る 先 使 用 権 が 大 企 業 に 移 転 さ れ る 場 合 の 新 し い 考 え 方 を 提 示 す る 。

ま た ， ウ ォ ー キ ン グ ビ ー ム 事 件 最 高 裁 判 決 で は 判 断 を 示 さ な か っ た 先 使 用 権 者 が 従 来 の 実 施 形 式 か ら 特 許 権 者 の 実 施 例 そ の も の に 移 行 す る こ と が 可 能 で あ る の か を 明 ら か に す る 。

さ ら に ， 特 許 庁 が 提 示 し た 先 使 用 権 制 度 ガ イ ド ラ イ ン に つ い て の 問 題 点 や 昨 今 の 経 済 活 動 の グ ロ ー バ ル 化 に 伴 う 海 外 で の 先 使 用 権 制 度 の 活 用 に つ い て の 問 題 点 を 指 摘 す る 。

４ － ２ ． 特 許 権 侵 害 訴 訟 に お け る 特 許 権 者 の 主 張 認 容 率 分 析 に つ い て

発 明 が 生 ま れ た 場 合 ， 前 記 の よ う に 「 物 の 発 明 」 ， 「 方 法 の 発 明 」 ， 「 物 と 方 法 の 両 方 を 含 む 発 明 」 と し て ク レ ー ム ア ッ プ さ れ て ， 特 許 出 願 さ れ る 。 「 方 法 の 発 明 」 は 侵 害 被 疑 者 の 工 場 内 で 実 施 さ れ る こ と か ら ， 相 手 方 の 実 施 行 為 が 自 ら の 特 許 発 明 の 権 利 範 囲 に 属 す る か 否 か の 判 定 が 困 難 で あ る 。 こ れ に 対 し て ， 特 許 法 で は 第 104 条 （ 物 を 生 産 す る 方 法 の 発 明 に つ い て 特 許 が さ れ て い る 場 合 に お い て ， そ の 物 が 特 許 出 願 前 に 日 本 国 内 に お い て 公 然 知 ら れ た 物 で な い と き は ， そ の 物 と 同 一 の 物 は ， そ の 方 法 に よ り 生 産 し た も の と 推 定 す る 。 ） ， 104 条 の 2（ 特 許 権 又 は 専 用 実 施 権 の 侵 害 に 係 る 訴 訟 に お い て ， 特 許 権 者 又 は 専 用 実 施 権 者 が 侵 害 の 行 為 を 組 成 し た も の と し て 主 張 す る 物 又 は 方 法 の 具 体 的 態 様 を 否 認 す る と き は ， 相 手 方 は ， 自 己 の 行 為 の 具 体 的 態 様 を 明 ら か に し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 相 手 方 に お い て 明 ら か に す る こ と が で き な い 相 当 の 理 由 が あ る と き は ， こ の 限 り で な い 。 ） の 規 定 に よ り ， 方 法 の 発 明 に つ い て 権 利 行 使 を 補 完 し て い る 。

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こ の よ う な 状 況 下 で 「 方 法 の 発 明 」 に つ い て 権 利 行 使 し た 場 合 ， 「 方 法 の 発 明 」 に 関 す る 特 許 権 侵 害 訴 訟 の 特 許 権 者 の 主 張 認 容 率 は 「 物 の 発 明 」 や 「 物 と 方 法 の 両 方 を 含 む 発 明 」 の 特 許 権 侵 害 訴 訟 に お け る 特 許 権 者 の 主 張 認 容 率 に 差 が あ る の か 否 か ， 最 高 裁 判 所 に よ る 訴 訟 デ ー タ を 分 析 し た 。

実 際 の 分 析 は ， 裁 判 所 ホ ー ム ペ ー ジ の 知 的 財 産 裁 判 例 集 に お い て ， 判 例 検 索 シ ス テ ム を 活 用 し ， 権 利 種 別 “ 特 許 権 ” 及 び “ 実 用 新 案 権 ” ， 訴 訟 類 型 “ 民 事 訴 訟 ” 及 び “ 民 事 仮 処 分 ” の 条 件 の 下 で ， 判 決 言 渡 日 が 2001 年 １ 月 1 日 ～ 2011 年 12 月 31 日 の １ １ 年 間 に ， 特 許 権 侵 害 差 止 等 請 求 事 件 ， 特 許 権 侵 害 損 害 賠 償 請 求 事 件 の 地 裁 判 決 を 抽 出 し た 。 な お ， 知 財 高 裁 判 決 は ， 調 査 対 象 か ら 除 外 し た 。 そ の 理 由 と し て ， 知 財 高 裁 判 決 を 含 め る と ， 上 級 審 の 判 断 と 地 裁 の 判 断 結 果 が 分 析 対 象 中 に 混 在 し て し ま う こ と に な る た め ， 裁 判 所 の 判 断 レ ベ ル の 均 一 化 を 図 る 必 要 が あ る た め で あ る 。

ま た ， 上 記 特 許 権 侵 害 訴 訟 に お い て 特 許 権 者 の 主 張 が 認 容 さ れ な か っ た 事 件 に つ い て 要 因 分 析 を 行 う 。 具 体 的 に は ， 要 因 を 「 特 許 権 ま た は 実 用 新 案 権 の 技 術 的 範 囲 に 属 さ な い 」 ， 「 特 許 権 ま た は 実 用 新 案 権 に 無 効 理 由 が 存 在 す る 」 ，

「 特 許 権 ま た は 実 用 新 案 権 の 技 術 的 範 囲 に 属 さ な い ， か つ 特 許 権 ま た は 実 用 新 案 権 に 無 効 理 由 が 存 在 す る 」 ， 「 そ の 他 （ 先 使 用 権 を 有 す る ， 特 許 権 の 消 尽 ） 」 に 分 類 し ， そ の そ れ ぞ れ に つ い て 「 侵 害 訴 訟 全 体 」 ， 「 物 の 発 明 」 ，

「 物 と 方 法 の 両 方 を 含 む 発 明 」 ， 「 方 法 の 発 明 」 に よ り 差 が 認 め ら れ る か 否 か ， 多 重 比 較 検 定 を 行 う 。

４ － ３ ． 方 法 の 発 明 の 保 護 戦 略 分 析 に つ い て の 分 析

本 研 究 で は ， ３ － ２ ． で 述 べ た よ う に 特 許 出 願 さ れ た 「 方 法 の 発 明 」 を 分 析 す る 。 特 許 出 願 さ れ た 発 明 の う ち ， 方 法 の 発 明 公 開 率 （ ＝ 方 法 の 発 明 公 開 件 数

／ 全 公 開 件 数 ） と 方 法 の 発 明 登 録 率 （ ＝ 方 法 の 発 明 登 録 件 数 ／ 方 法 の 発 明 公 開 件 数 ） を 指 標 と す る こ と で 企 業 の 方 法 の 発 明 の 保 護 戦 略 の ポ ジ シ ョ ン を 分 析 す る こ と と す る 。 す な わ ち ， 製 品 や 技 術 の 差 別 化 に 関 し ， 「 方 法 の 発 明 」 が 重 要 な 要 因 と し て 機 能 し て い る と 考 え る 企 業 は ， 特 許 出 願 す る 発 明 の う ち 方 法 の 発 明 の 比 率 （ 方 法 の 発 明 公 開 率 ） が 高 く な り ， 逆 に 非 「 方 法 の 発 明 」 （ ＝ 物 の 発

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明 ） が 重 要 な 要 因 と し て 機 能 し て い る と 考 え る 企 業 は ， 方 法 の 発 明 公 開 率 が 低 く な る 。 次 に ， 出 願 さ れ た 特 許 に つ い て 技 術 領 域 毎 に 「 請 求 項 記 載 様 式 」 ，

「 先 行 技 術 文 献 数 」 ， 「 技 術 の 組 合 せ の 相 性 」 等 に よ り 特 許 成 立 性 の 難 易 度 が 異 な る （ 田 中 ・ 他 ，2010） ， （ 金 井 ・ 他 ，2008） 。 し た が っ て ， 登 録 率 を 高 め る た め に は 出 願 時 点 で 前 記 特 許 成 立 性 の 難 易 度 を 考 慮 し て 特 許 明 細 書 の 記 載 を 工 夫 し て お く 必 要 が あ る 。 す な わ ち ， 出 願 し た 方 法 の 発 明 の う ち 特 許 化 が 容 易 な 技 術 領 域 で は 方 法 の 発 明 登 録 率 が 高 く な り ， 逆 に 特 許 化 が 困 難 な 技 術 領 域 で は ， 方 法 の 発 明 登 録 率 が 低 く な る と 考 え ら れ る 。

よ っ て ， 方 法 の 発 明 公 開 率 と 方 法 の 発 明 登 録 率 と い う 指 標 を 用 い て 企 業 の 方 法 の 発 明 の 保 護 戦 略 の ポ ジ シ ョ ン が 分 析 で き る と 考 え ら れ る 。

特 許 権 を 利 用 す る こ と に よ っ て 第 三 者 と の 競 争 優 位 性 を 確 保 し よ う と す る 場 合 ， 適 切 な 特 許 出 願 戦 略 の 策 定 が 重 要 と な る が ， 考 慮 す べ き 要 因 と し て 参 入 す る 市 場 の 特 性 と 製 品 特 性 が 挙 げ ら れ る 。 例 え ば ， 市 場 参 入 者 が 自 社 の み の 場 合 ， 開 発 技 術 を 特 許 化 す る 必 要 性 は な い が ， 市 場 参 入 者 が 多 く ， 企 業 間 の 技 術 開 発 競 争 が 熾 烈 で あ る 場 合 ， 特 許 あ る い は ノ ウ ハ ウ に よ る 自 社 技 術 の 戦 略 的 な 保 護 が 重 要 と な る 。 ま た ， 代 替 技 術 が 発 明 さ れ に く い 物 質 特 許 が 出 願 さ れ る 業 界 に お い て ， 第 三 者 の 発 明 を 排 除 す る こ と を 必 要 以 上 に 重 視 し 過 ぎ る こ と は 誤 っ た 戦 略 設 定 と な っ て い る 可 能 性 が あ る 。 こ の よ う に ， 業 界 毎 の 市 場 特 性 ， 製 品 特 性 と 重 視 さ れ る べ き 特 許 出 願 （ ノ ウ ハ ウ ） 戦 略 に は 何 ら か の 関 係 が あ る と 考 え ら れ る 。

具 体 的 な 分 析 に は ，IPDL（ 公 開 デ ー タ ： １ ９ ９ ３ 年 １ 月 １ 日 以 降 ） を 用 い て わ が 国 特 許 庁 に 出 願 さ れ た 各 企 業 の 公 開 系 （ 公 開 特 許 ， 公 表 特 許 ， 再 公 表 特 許 ） ， 登 録 系 （ 公 告 特 許 ， 登 録 特 許 ） 特 許 の う ち 「 全 公 開 件 数 」 ， 特 許 請 求 の 範 囲 に お け る 「 方 法 の 発 明 公 開 件 数 （ 「 方 法 。or 法 。 」 に て 検 索 ） 」 ， 「 方 法 の 発 明 登 録 件 数 （ 「 方 法 。or 法 。 」 に て 検 索 ） 」 を 調 査 し ， 「 方 法 の 発 明 公 開 率 （ ＝ 方 法 の 発 明 公 開 件 数 ／ 全 公 開 件 数 ） 」 と 「 方 法 の 発 明 登 録 率 （ ＝ 方 法 の 発 明 登 録 件 数 ／ 方 法 の 発 明 公 開 件 数 ） 」 と い う ２ つ の 指 標 に よ り 図 １ に 示 す 特 許 出 願 動 向 に 関 す る 散 布 図 （ 方 法 の 発 明 の 出 願 戦 略 ポ ジ シ ョ ン 図 ） を 作 成 す る 。 但 し ， 審 査 請 求 期 間 ３ 年 ， フ ァ ー ス ト ア ク シ ョ ン 期 間 （ ２ ． ５ 年 ） ， 拒 絶 理 由 対 応 等 期 間 （ １ ． ５ 年 ） と し て ， 出 願 日 1992 年 7 月 1 日 ～2004 年 12