特許出願の取り下げと放棄について
著者
滝野 文三
著者別名
B. Takino
雑誌名
東洋法学
巻
13
号
2
ページ
17-28
発行年
1970-01
URL
http://id.nii.ac.jp/1060/00006123/
Creative Commons : 表示 - 非営利 - 改変禁止 http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.ja特許出願の取り下げと放棄について
滝 野 文 三
七六五四三二一
目 次 は じ め に 取り下げと放棄の意義 取り下げ及び放棄と先願の地位 代理権の授与と取り下げ及び放棄 取り下げ及び放棄のできる時期 同盟条約による優先権主張と取り下げ及び放棄 早期公開制度と取り下げ・放棄 は じ め に 特許出願の時点では、重要であると思われていた発明でも、さらに研究を進め、あるいは実施してみると、それ程 特許出願の取り下げと放棄について 一七︷東 洋 法 学 丁八 でないと判明されることがある。このような事態を生じたとき．なお特許出願の手続きを押し進めることは．実益に 乏しいといわなければならない。そこで出願を取り下げることとなる。拒絶理由通知を受けとってから答弁書を提出 する期間を過渡し、そのままに放置すれば、当然拒絶査定が行なわれる。出願人の側からすれば．それは出願の放棄 ということになる。一般に出願を放棄するためには．その意思表示を必要とする。だとすれば、ここでは単なる放置 があウたことになる、そして．出願の事実は保存されながら． 、、特許出願 後調査をした結果．確かに発明であると思9ていたものが．すでに他の文献で示されているとか．あるいはそれ以上 貰．いかにすればよいか、このよう転、螺．び撫、．嵐願を放棄すべきかまたは取り下げるべ きか．この判断の基準の︸つとして．第三者によって特許を取得され排他的な権利をもたれて．逆に侵害を追求され るおそれの有無について検討する必要があると考える．放棄をすれば．出願したという事実は残され．先願の地位は 保存され、後願は、この先願の存在によゆ特許要件を充足しないこととなる．これに対して、取り下げた場合は．先 ︵王︶ 願たる事実もなかったものとみなされ、後願に対し特許されても争うことはできない。出願変更の場合には、もとの 出願が存在すれば、先後願の関係が生ずるわけであるから．変更に係わる出願をしたときは、もとの出願は、自動的 に取り下げられたものとみなされ．先願の事実を残さないこととなる。 現行法の解釈によれば、放棄をすれば、拒絶査定を受けた場合と同様、先願の地位が保持され．これによって．常 ︵2︶ に後願を排除できることになり．放棄の制度が悪用されるお靖、れを生ずる。このことはすなわち、秘密特許を助長す ることにもなり．特許制度の目的の一つである新技術の公開ということが、甚だしくそこなわれる結果となる。かか
る問題は、早期公開制度とも関連してくるのであって、重要な問題というべきである、
二 取り下げと放棄の意義
出願の取り下げとは、出願人の自由意志によって、出願の係属を解くことである。取り下げた後、同一人がさらに 同一発明の出願をすることができるものである。先願が取り下げられた場合、その後願には、特許法第三九条の第一 項から第四項までの規定により後願の地位をまぬがれる。また出願公告後において、取り下げられた出願について は、特許法第五二条第一項の、特許出願に係わる発明の実施をする権利が、初めから存在しなかったものとみなされ る。かくして、取り下げられた出願と同一内容についての出願を再度することができる。 出願の取り下げができる時期については、法規上に何等規定されていないので、出願したときからその査定の確定 ︵3︶ に至るまでは、いつでもでぎるものと考える。 これに対して、出願の放棄とは、出願人の自由意志により、特許を受ける権利を任意に放棄することである。した がって、いったん放棄した以上は、同一内容についての出願は、再度することができない。しかしながら、出願を放 棄しても出願した事実は残るから、後願について、特許法第三九条第一項から第四項までの規定が適用され、後願 は、拒絶を受けることになる。出願公告後において、出願を放棄したものについては、特許法第五二条第一項の、特 許出願に係わる発明の実施をする権利は、初めから存在しなかったものとみなされる︵特五二条第五項︶。出願の放棄 特許出願の取り下げと放棄について 一九東洋法学 二〇
の手続き、出願の放棄のあった場合の取り扱い．出願放棄のできる時期については．出願の取り下げの場合と同様で ︵違︶ ある。 以上は．現行法の解釈における特許庁の見解であり．出願の取り下げおよび放棄の概念については．正当な見解で あると思う。だが、出願の規定を解釈する場合に、出願の放棄によって出願の事実が残り．放棄された出願を先願と して認めるかどうかは．放棄の概念から当然に帰結されるべきものではない、出願の放棄は．特許を受げる権利の放 棄であって．その直接の効果は、同一の出願人が．同一発明について．再度出願をすることができなくなる趣︸とにあ る、現行法とは、第一二九条第五項により．出願を取り下げまたは出願を無効にされたときは．先願の地位を失うもの と規定し．放棄の場合を含めていない、したがって．その反対解釈としては．放棄によって先願の地位を失わないと いう解釈が成立するわけである。しかし放棄の場合に．常に積極的に反対解釈によって、先願の地位を認めるべぎだ ということには．ならないと思われる。拒絶理由通知に承服して．出願を放棄した場合．後願排斥の可否は、妥当な 拒絶理由によるものでなければならない。三 取り下げ及び放棄と先願の地位
特許法第三九条第五項は、特許出願が取り下げられたときは、最先の特許出願人のみが、その発明について特許を 受けることができるという原則を適用するに当って．その特許出願が、初めからなかったものとして判断しなければならないとしている。取り下げの効果として特に重要なのは、先願たる地位を喪失せしめるということである。すな わち、同一発明の同日出願においては、出願の地位を有する二出願が、全く同一条件で存在している場合は、一方に 特許権を附与するか、またはそのいずれにもこれを附与しないことにしている。けだし、両方に特許権を附与するこ とは、弊害が少なくないからである。 出願取り下げの重要な機能は、一方の出願者が、出願の取り下げをした場合に、他の出願を有効に成立せしめよう とすることにある。異なる出願であっても、特別の精神労働を要求されるものである以上、同一発明が同時に特許庁 に係属するということは、通常稀であるから、 一方の出願は、他方の出願と何等かの関連がある場合を予想しなけれ ばならない。秘密保持義務を有するものに対して、開示された発明について、時にはこのような関連が生ずる。例え ば、完全な資料の盗罵の如き場合もあろう。このような場合、後願者が、しばしば真の権利者であることがある。冒 認特許は、特許要件を具備しないで拒絶され、あるいは特許になっても無効にされるが、そのような事態を招かずに、 冒認者が先願を取り下げることによって、後願の不特許事由が治癒され、これによって、正当権利者に係わる特許出 願に対して、特許権が附与されるようにすることができる。また全く独自に発明がされ、しかも併存して特許出願が なされた場合、同業者間の特別の事情によって、先願を取り下げる事態を生ぜしめることもある。 さらに同一人が、二つの同一発明の特許出願をすることがある。これは誤ってする場合もあるが、必要とする場合 もある。同盟条約に基づく優先権主張をする場合が、特に問題となる。 諸外国の立法では、冒認出願の場合、出願自体を、正当権利者に移転することを認めている。このような制度がわ 特許出願の取り下げと放棄について 一二
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が国にあれば・先願の地位が．出願の取り下げによって喪失するかどうかを、余り神経質に考えなくても良いことに なる。わが国の特許法は、たとい冒認者の出願であっても、これを後願者が襲うという事態は、不当であるとの考え に立脚している。すなわち、両者の合意があれば．冒認者より出願権を譲受ければよいという考え方である。しかし、 これでは．冒認出願を阻止することもでぎず．また後願の真の権利者は．不本意ながら妥協しなければ．その権利を 糞ξ驚望脳とがでぎず．甚だ不当である。この問の見解は、先願主義と先発明主義の、いずれを重視するかによって 著、注るが．筆者は．冒認出願を阻止するためには．出願を正当の権利者に引渡す制度の方が．より効果的であると 考える、冒認出願された正当権利考は．懸分で出願していると否とに拘らず．出願の引渡し講求権があ．倫もの撫すれ ば．冒認出願の防止に極めて強力な作用をすることになろう、 放棄は、法の解釈によって．先願の地位が保持されるとの見解が示されている。しかし．、︺れを認めないとする立 法例が多い、現行法上拒絶査定となった発明．および拒絶理由に承服して放棄した発明について．再び出願があれば． 重ねて新たな審査が行なわれるべきであって．この場合．特許庁に存在する先願の事実は全く援用でぎないという。 このようなことにはすこぶる抵抗を感じるであろう。だが例えば．冒認出願を放棄した場合はどうかという間題がで てくると、放棄に先願の地位を認めてはならないという見解の方がより正当性をもってくるようにも思われる。そして、 早期公開制度が採用された時点では、放棄に先願の地位を認める実益．法的正当性が．全く失われることになると考 える。何故ならば、特許権は必要ではないが、公知にしておかなければならないという要請は、、︶の制度によって完 全に満足させられ．現行法の如く、公告がなくて拒絶されてしまうというようなことぽ、全くなくなるからである。四 代理権の授与と取り下げ及び放棄
特許法第九条は、委任による代理人が、特許出願の放棄、若しくは取り下げをするには、特別の授権を必要とする 旨を定めている。放棄は、特許を受ける権利の放棄となり、取り下げは、先願の事実の撤回という、極めて重要な事 態を発生せしめるので、特許出願に関する委任は、包括的委任事項とはされず、放棄および取り下げに関しては、別﹁ 個委任事項として、明示的に記載されなければならないとされている。ただし、在外者の特許管理人は、特に授けら れた権限の外、一切の手続きおよびこの法律、またはこの法律に基づく命令の規定により、行政庁が行なう処分を不 服とする訴訟について、本人を代表するものであるから、不利益行為としての、出願取り下げおよび放棄も、また本 ︵5︶ 人を代理して、特別の授権なしに行なうことができるものとする。これは、国内に住所を有する者の代理人よりも、 本人との間に、特別の信任関係ありとする前提に立っているからであり、また特許管理人の権利を、一層保護せんと するものである。五 取り下げ及び放棄のできる時期
取り下げおよび放棄のできる時期は、現行法では、 特許出願の取り下げと放棄について 何等規定されていないから、 いつでもできるわけであるが、 壬二 』）ム東洋法学
二四 法論としても、それを変更する必要はないと考える。ただし．放棄に先願の地位を保持せしめるという．現行法の立 場を固執するならば．公開前は放棄できないとする方が妥当ではあるまいか。そもそも放棄の時期を限定することは． それ自体本末顛倒である。放棄とは．あくまでも特許請求権の単なる放棄であって、公開または公告後の放棄により． 間接的に公知事実が形成されるだけである。したがって、放棄に先願の事実を認めるか否かは別個の間題であり．こ れは否定すべきであって．拒絶理由通知後の放棄の場合も．後願を排斥するの作用は．放棄の作用ではなくて．正当 な拒絶理由の作用であると解すべきである．六 同盟条約による優先権主張と取り下げ及び放棄
昭和四〇年八月三矯．条約第九号をもって公布され、一九五八年一〇月三一鷺にリスボンで改正された、工業所有 権の保護に関するパリ条約︵リスボン規定︶は、同年八月二一獄より効力発生したが、その第四条C︵4︶によれば、 優先期間の開始する出願田に係わる最初の出願には、真にその最初の出願と同一の対象について．同︸の同盟国にお いてされた後の出願であっても、先の出願が．公衆の査閲に付されないで．かつ．いかなる権利も存続させないで、 後の出願の日までに取り下げられ、放棄され．または拒絶の処分を受けたこと、および当該先の出願が、優先権の主 張の基礎とされながったという条件を、満足させる場合には、最初の出願とみなされ、その出願の翼は．優先期間の 初日とされる。すなわち、①先の出願が公告あるいは公開されていないこと。②先の出願が、後の出願の日までに取り下げられるか、放棄されるか、または拒絶の処分を受け、その出願について、いかなる権利も存続しない状態にな っていること。③先の出願が、優先権の主張の基礎とされなかったこと、の三つの条件が必要であるとする。これ等 の三つの条件の一つを欠いてもいけないわけである。 これを端的に述べると、最初の出願が、何等の権利をも生ぜしめずに取り下げられ、特許を受ける権利も保持され ている状態に戻った場合にだけ、後の出願に基づいて、優先権の主張がでぎることを規定したものである。したがっ て、この点について取り下げということが、重要な意味を持ってくることになる。しかし、条約は取り下げの外に、 放棄および拒絶の処分を受けたことをも、その要件を満たすものと規定している。わが国の通説が、放棄および拒絶 の処分が、特許を受ける権利の放棄とみなされ、後願を排斥する状態になっていると解していることに、問題が生ず る。わが国においては、放棄および拒絶の処分が、その出願について、いかなる権利も存続しない状態にすることに はならないので、上記三つの条件の内、第二の条件においては、取り下げの場合にだけ、その要件を満足させ、放棄 または拒絶の処分は、条約の該当条文の場合には当たらないと解するか、あるいはこの条約の条文︵リスボン規定︶ を批准した時点で、通説となっていたものを撤回し、放棄や拒絶の処分をされたというだけでは、先願の地位は保持 されないという解釈をとるということになる。拒絶査定の場合はともかく、出願放棄をする場合に、先願の地位を与 えることは疑問視されていた。上記条約は、米英独等で先願たるためには、特許されることを必要としているため、 放棄あるいは拒絶の処分は、何等先願たる地位を保持することにはならないという。これは、国際的な多数意見に支 配されたものと考えられる。 特許出願の取り下げと放棄について 二五
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何等の権利も生じさせることなく、というところから、その先の出願が、優先権主張の基礎とされたことがなくて も、国内法上．分割出願するとか、出願変更するとか．要旨変更するとかによる新たな出願をした場合は、その先の 出願が、ある利益を与えられているわけであるから、後の出願による優先権主張は．適法に成立しないことになる。 その条約に基づく規定の利益は．出願をしたけれども．優先権を主張できる期間が過ぎてしまった場合に．優先権 主張に間に合う期間窟で．出願臓を繰う下げうることである、しかしこの場合．麟内法によって．ぎ舞り舞癒という 熱⑨ 制度．すなわち．出願騰を任意に．ある時期まで繰り下げることができるのでなけれは．真の実益は期待できない、 は．このような制度がないから、あえて外国に特許出願をしなければならなくなるが．すでにわが國におけ る特許出願によって．優先権主張をすることのできる期間を．過渡しているような場合は．直ちに出願を再度行なっ て．先の出願を取り下げれば．姫しの購より外国で特許出願が可能な繋まで．その優先権を確保することができる。し かしこの場合は．先の出願の出願欝より︸年を経過した時点であるならば、先の出願を取り下げることは甚だ危険で ある。七 早期公開制度と取り下げ・放棄
さきに国会へ提起された改正法案の、主要点となっている早期公開制度は、特許出願の日から一年六ヵ月を経過し たときは、出願が公開される。したがって．取り下げを出願公開、すなわち出願日より一年六ヵ月までにしなければ．発明は公知にされてしまう。早期公開制度の目的は、審査の渋滞の軽減、重複研究の回避と共に、防衛出願を正式に 認めようとするものである。 防衛出願が公開という制度によって、充分に達成されることになると、公開前に放棄される先願の地位は、これを 保持せしめんとする現行法の解釈から秘密防衛出願の弊害を認めざるをえないことになる。そこで筆者は、放棄およ び取り下げに関する第三九条第五項の規定は、これを修正するとか、あるいは公開前の放棄は、．これを考えないとか、 さらに放棄によって公開を阻止することはできないというような規定、もしくは解釈を、早急に確立する必要がある と考える。 改正法案では、かく列挙の問題点には触れていない。公開前に取り下げがあれば、公開はすべきでないとするのか、 放棄をする場合、その公開はしないでよいとするのか、放棄は公開前には認めないとするのかいずれとも判明しない。 条約が拒絶査定になった出願を、先願の地位として認めない立場をとっているのに対し、拒絶された出願を、どのよ うに取り扱うかという間題は、公開制度を採ることによって、大多数の部分が解消するわけである。だがこの場合、 先願の問題はなお残ることになる。このような問題は、いずれ特許になることを条件として、先願の地位を認めるこ との方が正当であると思う。すなわち、先願が問題となるのは、一年六ヵ月の期間に限られるから、その問に同一出 願が併存する場合には、たとい後願であろうとも、最後まで充分に論議をつくして闘った出願人へ、特許を与えるの が正当である。 特許出願の取り下げと放棄について 二七
