日米知財模擬裁判を終えて

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１．はじめに

早稲田大学COEプロジェクトの一環として，平成 15 年 12 月 16 日に東京地方裁判所で日米模擬裁判が行われた。私は，早稲田大学 21 世紀COE《企業法制と法創造》総合研究所知的財産法制研究センターの企画責任者である高林龍教授とともに，2004 〜 2006 年度の早稲田大学法科大学院訪問教授としての資格に基づくCOEのセンター役員として，

企画の発案段階から準備にかかわった。私の役割は主に米国模擬裁判に参加する裁判官及び訴訟弁護士の選択及び連絡，日本側担当者とのコーディネートであったが，実際には模擬裁判当日，急遽，廷吏の役を務めることになった。従って，この報告書では，アメリカ側模擬裁判チームが準備を行う上で特に苦労した点や日米の特許法及び訴訟法の相違から生ずる留意点などを感想にまとめて，今回の模擬裁判を振り返ってみたい。

２．企画の目的及び意義

今回の企画の発端は，私がジョージワシントン大学ロースクールのエーデルマン教授とともに大阪工業大学における知的財産教育に関するシンポジウムに参加するため来日することから，ワシントン大学先端知的財産研究センター（CASRIP）のAdvisory Committee

の委員である連邦巡回控訴裁判所のランダ−

ル・レイダー判事も加えて 2004 年４月から始まる早稲田法科大学院での実務教育に直結するシンポジウム等の企画ができないか私が高林教授に相談したことにある。当初，レイダー判事に裁判官を，エーデルマン判事に専門家証人の役をお願いして米国側のみの模擬裁判を提案したが，高林先生から日本の事例に基づき仮想事例を設定し，日本と米国の裁判官がそれぞれ日本法及び米国法のもとに特許侵害の有無を判断し，比較法的に日米の実体法及び手続法の相違を検証するという発展的な提案がなされた。

その結果，この企画は高林教授の裁判所のネットワークを通して最高裁判所の協力を確保できたことにより，日本の裁判所の法廷を使って現役の裁判官が仮想事例に基づき裁判を行うという過去にない独創的なものとなった。また，特許紛争は国境を越えて世界的規模で争われることが多いが，実際には特許権者が全く同じ特許クレームについて特許を取得することは稀で，また被告製品も国毎に微妙に違っていることが多い。日本の知的財産立国構想の中で知的財産専門裁判所の創設が議論される中で，日米の特許侵害訴訟における実体法的また訴訟法的差異による侵害判断に与える影響が学者及び実務家によって検討されてきているが，全く同じ特許クレームについて日米で侵害が争われた実際の事例は存在していない。今回の模擬裁判では，原告が日米で全く同じ特許クレームを取得し，被告が全く同じ方法で発明を実施しているという

日米知財模擬裁判を終えて

竹中俊子

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＊早稲田大学大学院法務研究科客員教授，ワシントン大学ロースクール教授。

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架空事例を素材とすることで，現在まで議論されてきた日米の違いを検証するという点で，

単に学問的意義のみならず，日米いずれの国でどのように戦略的に権利行使を行うかという示唆に富み実務上も非常に意味のある企画となった。

３．米国側訴訟チームの人選

日米模擬裁判を準備する上で苦労した点の一つは，米国側訴訟弁護士の人選である。裁判官については，CASRIPのシンポジウム等に長年協力して頂いているレイダー判事に快く引き受けて頂いたが，訴訟弁護士については模擬裁判の準備に相当な時間を費やさなくてはならないことを考えると果たして快諾してもらえるか不安であった。現在，特許弁護士は少なくとも１時間単位 400 ドル以上を請求している上，日本最高裁の協力も得て行う模擬裁判であり，日本側は超一流の特許訴訟弁護士が担当すると聞き，米国側もそれに対応する弁護士を選ばなくてはならない。しかしながら，COE企画の予算は限られており，

実際には無料奉仕で，かつ交通費等も負担できないという条件でお願いしなくてはならなかった。

幸いに，ワシントン大学CASRIPのAdvi- sory Committeeの委員の協力を得て，全米でも常に知財訴訟におけるトップ 10 に入る Finnegan Henderson, Farabow, Garnett &

Dunner（Finnegan）とMorrison & Foerster

（Mofo）から二人づつ特許訴訟弁護士がチームを作り，模擬裁判に参加してもらえることになった。いずれの弁護士も米国における特許権利行使のベテランであり，日本の特許制度への造詣も深い弁護士たちである。さらに，

仮想事例の素材となった実際の日本の裁判例における被告がFinnegan事務所のクライアントであったことから，M o f oが原告を

Finneganが被告の代理人役を務めることに

なった。

４．模擬裁判の準備及び前日の打ち合わ せ

米国訴訟チームにとって一番苦労したことは，参加者がそれぞれ地理的に離れていることであった。すなわち，レイダー判事，エーデルマン教授とFinnegan弁護士チームはワシントンD.C., 私はシアトル，Mofo弁護士チームは東京に居たため，模擬裁判前日の打ち合わせまで全ての連絡はEメールで行われた。また，仮想事例の資料は最初に日本語の訴状や答弁書，証拠等が作成され，その後英文に翻訳されたため，資料全体の翻訳が最終的に米国訴訟チームに渡されたのは 11 月中旬で模擬裁判までの準備期間は事実上１カ月以下しかなかった。この限られた時間で，米国特許訴訟弁護士チームは米国民事訴訟法に対応した訴状と答弁書を書き直し，クレームチャートや技術専門家による鑑定書等の証拠を準備しなくてはならなかった。従って，米国チームの訴状と答弁書が完成したのは，私やエーデルマン教授，レイダー判事が東京に出発する直前で，私達はこれらの資料をそれぞれ大阪に向かう飛行機の中で読んで準備し，

ホテルから訴訟の進行について弁護士チームとEメールで打ち合わせるという事態になった。

このような準備時間の制約に加え，訴訟チームは冒頭陳述から最終弁論まで２時間で終えなくてはならないとの連絡を東京地方裁判所から受けた。仮想事例には，直接侵害だけでも，クレーム解釈とクレームと被告方法の対比による文言侵害の有無，また均等論による侵害の有無については，均等の判断のみならず，出願経過禁反言を初めとしたいくつかの均等適用制限理論が争点として考えられ，

さらには，特許方法にのみ使用する装置として間接侵害についても議論の余地があった。

これに加え，クレーム解釈の争点となった

「入れる」という日本語クレーム文言が

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「Inserting」ではなく，「Placing」と訳されており，実質上，原文より広い文言範囲となっていたため，日本クレームでは容易に文言侵害無しと判断されるところを，英訳では文言侵害を十分に主張できるという翻訳上の問題まで模擬裁判前日，大阪から東京に向かう新幹線の中で発見された。そこで，２時間で結審できるよう，これら争点の中から重要なものを選ぶ争点の整理が必要になった。

この争点整理は，模擬裁判の前日夜９時すぎに東京に到着した後，米国訴訟チーム一同が会して行われた。

まず，レイダー判事から，日米の特許訴訟手続の違いを明確にするため，均等侵害による争点を中心に弁論を行うよう指示が与えられ，各弁護士チームに冒頭陳述から最終弁論までの綿密な時間配分が伝えられた。事件の理解を容易にするため，原告側MoFoチームは特許発明のクレームチャート等陪審に手渡す資料を作成してきたが，Finnegan事務所はその資料について事前に知らされていないとして異議を唱えたり，場所こそホテルの一室で行われたが，レイダー判事，米国訴訟弁護士チームともども，本物の事件と同じ真剣さで口頭弁論の準備が行われた。さらに，訴訟の進行手順はだいたい北部カリフォルニア地区裁判所のローカルルールに従って行うこととした。

５．模擬裁判当日

このような強行スケジュールにもかかわらず，当日の米国模擬裁判はまるでリハーサルでも行っていたように非常にスムーズに進んだ。米国模擬裁判はまず，陪審員の選択から始まった。実は，東京地裁は当初，陪審による審理を予定していなかったが，レイダー判事から日米の特許訴訟の違いを明確にするため陪審による審理を行うべきとの連絡を受け，

急遽陪審席を用意した。陪審員については，

早稲田大学から英語を理解できる学生を公募

し，あらかじめ 12 人の陪審員を用意していた。しかしながら，レイダー判事はあらかじめ決まった人を陪審員とするのは実際のアメリカの手続と異なるとして，傍聴人に中からランダムに 12 人を選択すると模擬裁判前日に提案した。そのため，東京地裁は当日傍聴にきた人の中で英語を理解できる人にのに傍聴席前２列に座ってもらい，レイダー判事がランダムにその中から 12 人を選択することになった。その結果，陪審員の中には何人かの法曹関係者も含まれることになった。

時間的制約のため，米国弁護士による弁論はクレーム解釈と均等の主張を中心に行われた。クレーム解釈については，日本語原文ではなく英訳どおり，「Placing」の解釈と方法クレームにおける各ステップの順序がクレームの順番どおりに行わなければならないかについて争われた。この論争は，本当の事件であれば最も時間を費やすべきところであり，

クレーム解釈の判断は，マークマンヒアリングという陪審による正式審理とは別の手続によって裁判官が行うことになるが，時間の都合上，クレーム解釈は陪審審理の一部としてレイダー判事が行った。その判断の内容は，

日本の模擬裁判のクレーム解釈と同様，

「Placing」を入れると同様に解し，その前の工程が注射器の外で行われることを前提とし，

さらにクレームの順序通りに工程が行われなくてはならないとするものであった。

その結果，被告検査方法は文言侵害が存在しないことは明らかになったため，議論の争点は，均等による侵害の有無の判断に移った。

この判断は米国特許法の判例により陪審によってなされることになっており，均等による侵害が認められるためには，クレームと異なる構成要素が対応する構成要素と実質的同一の機能を実質的同一の方法で達成し，実質的同一の結果を生じさせていることを立証しなくてはならない。従って，原告被告側代理人は専門家に機能・方法・効果の同一性又相違性を証言させ立証を試みた。最後に双方代

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理人から論点と主張をまとめた最終弁論の後，

レイダー判事による陪審への均等の判断に関する説示があり，審理は終了した。

時間の制約上，陪審は 10 分で評決を行わなくてはならないことになっていたが，時間になっても陪審員の意見はなかなかまとまらなかったようである。廷吏役である私が２度程，催促した上で陪審員はやっと陪審室から出てきた。評決は，我々の大方の予想を裏切り，原告特許の侵害を認めるものであった。

12 人の陪審員全員が午前中に日本の模擬裁判で非侵害の判断がなされたことを知っていたことを考慮すると，原告訴訟弁護士チームの快挙というべき結果であった。陪審室でのやりとりは，その後のパネルディスカッションで陪審員を務めた裁判官から明らかにされたが，被告方法の機能・方法・結果の同一性について相当真剣な議論が交わされたようであった。私が陪審員をつとめた学生の一人から個人的に聞いたところによると，最終的には，被告方法が特許方法と異なる方法で機能していると確信できなかったとする意見が大勢を占め，全員一致で侵害との結論に達したようであった。

６．感想及び分析

今回の模擬裁判全体の感想としては，２時間という限られた時間の中で，陪審による審理に係る重要な手続をほとんど網羅し，かつ，

実際の事件及び日本側模擬裁判とは異なる評決に達することで劇的な終結を迎え，米国模擬裁判は大成功に終わったと評価することができよう。ただし，前にも述べたように，時間の制約に加え，陪審による裁判を日本の聴衆にみせるという目的から，実際の米国における侵害訴訟実務の下で進められるであろう手続とはいくつかの点で異なっていたことに留意しなくてはならない。

第一の相違点は，今回はクレーム解釈の議論にあまり時間を費やさなかったが，実際の

米国侵害訴訟実務では，これが一番の争点となったであろうことである。また，前述したとおり，クレーム解釈の判断は陪審とは無関係にマークマンヒアリングという別の手続，

またはサマリージャッジメント・モーションの一部として行われたであろう。この手続は陪審による審理を含まないので，模擬裁判では非常に簡略化された。

第二の相違点は，出願手続禁反言を初めとする均等を制限する理論の適用について，模擬裁判では議論しなかったことである。本件仮想事例では，特許権者は問題となった構成要件について出願手続中に補正を行っていて，

またその構成について説明する意見書を提出していた。米国特許法の判例によると，このような補正があった場合，特許権者は，¸補正によってクレームの文言範囲が減縮されたものでないこと，¹これを立証できない場合，

補正は特許法上の理由に基き行われたものでないこと，ºこれも立証できない場合は，均等を主張する構成が補正の時点でクレーム文言の範囲に含まれるようできない何らかの理由があったことを立証しない限り，均等による侵害を主張できない。この判断は複雑な上，

ºの判断においてのみ陪審による判断が行われるので，今回の模擬裁判では主張しないことで両訴訟弁護士チームは合意した。また禁反言以外の均等論制限理論は全て裁判官によって判断されるので，これらについても主張しないこととされた。

さらに，日本の模擬裁判でも先行技術との関係が一部議論されたが，米国訴訟手続では特許無効の抗弁は明白無効に限られず広く認められているので，実際の訴訟では，この点においても議論がつくされることになったであろう。しかしながら，模擬裁判では，時間の都合上，この点についても主張されなかった。

以上から，今回の模擬裁判の結論が日米で分かれ，米国でのみ侵害判断が行われたことをもってして，米国の方が特許権者に有利と

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考えることはできない。陪審による審理と無関係なため除かれた主張は主に侵害を否定する理論であり，これらが主張されれば，陪審による正式審理を経ることなく非侵害とするサマリージャッジメントがだされた可能性も十分あったはずだからである。

一方，今回の模擬裁判は日米で訴訟が行われる場合の非常に現実的な問題点をも示唆していた。すなわち，翻訳の問題である。たとえ，補正することなく原クレームに数カ国で対応特許を取得したとしても現実には言語の問題から少なからず権利範囲に差ができることは避けられない。今回の模擬裁判の経験からも，共通の言語で権利付与及び権利行使を使わない限り，たとえ法律が同じでも日米で全く同じ権利範囲ということはあり得ないことが明らかになったといえよう。

７．結び

今回の模擬裁判は私自身にとって，米国特許法を実体法及び手続法の両面から理解する上で貴重な経験であった。レイダー判事のもとで連邦巡回控訴裁判所のロークラークとして働いた経験から，特許実体法を法律審での手続から理解する機会はあったものの，事実審において判例を通して理解した特許実体法がどのように適用され，侵害の立証がどのように行われるか見るのは初めてであった。たとえ，事実審裁判所で傍聴する機会があっても私の住むシアトルで提起される特許事件の数は多くなく，また，今回２時間で見た手続は，数日から数カ月をかけて行われる手続であり，講義を担当しながら全ての手続をみることは不可能である。その意味で，今回の模擬裁判を収録したビデオは日本の法曹教育のみならず，米国の法曹教育にも重要な資料であり，早稲田法科大学院で担当する欧米知的財産紛争処理法の授業のみならず，ワシントン大学ロースクールにおける特許訴訟法の授業でも積極的に使って行きたいと考えている。