特許の分割・補正制度の在り方に関する調査研究

平成１６年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

特許の分割・補正制度の在り方に関する

調査研究報告書

平成１７年３月

財団法人 知的財産研究所

お知らせ

年 成 年 ７ 暻 日 決 定 さ た 知 的 財 産 戦 略 大 綱 お い て 、 従 来 の 知的所有権 という用語 知的財産 、 知的財産権 、 工業所有権 という用語

産業財産 、 産業財産権 、そ 改 ことと ました 本報告書 おい

て 、可能 限 新しい用語を使用してお ます

※法律名や組織名 ついて 、一部従来の用語のまま使用してお ます

i

要取 約取

Ⅰ 調査研究の趣旨

わ 国の特許の分割制度 、以前 ら時期的制限及び内容的制限 厳格 あるた 、戦

略的 特許取得の 害と り、フロントランナーの適 保護に欠けるの い との

指摘 されている このた 、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会に設

けられた特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 以下、 特許戦略ＷＧ という に

おいても、補正制度及び分割制度の見直しに関する議論 行われ、平成 16 年 10 月に 補

正制度及び分割出願制度の見直しの方向性に いて まと られ、補正制度及び分割出

願制度及びこれらに密接に関連する検討課題に いての考え方の整理 され、更 る検

討課題も指摘された 本調査研究において 、特許戦略ＷＧ の議論を踏まえ 、産業

競争力の強化や更 る国際調和等を推進すべく、諸外国における分割制度 続的出願制

度等の類似の制度を含 等に関する調査を行うとともに、わ 国における制度の今後の

在り方に いて、より具体的に検討することを目的とする

Ⅱ 分割出願制度の時期的制限の緩和に いて

１ 分割の時期的制限の緩和の詳細

特許査定後及び拒絶査定後の一定期間に分割出願を認 るとすることに関し、 一定期

間 に いての具体的検討を行 た ま 、 特許査定又 拒絶査定の謄本到達の日 ら

年0日以内 一案として検討された これ 特許の設定登録料の納付期間や、拒絶査定不

服審判請求の期間等との整合性を考慮したもの ある た し、特許庁に係属する 否

にとらわれ 査定後の分割可能期間を確保すること等の法制面 の検討 必要と考えられ

る また、欧米 、特許許可通知後に３月程度の期間、出願の分割 ること ら、

同様に３月程度とする案も考えられる 一方、審判段階における分割可能期間に いて 、

従来のとおりとしてもよいの い と考えられる

２ 制度濫用防 策等に いて

分割出願の時期的緩和に伴い、分割出願の増加 考えられ、これに対する負担の軽減策

や制度濫用防 策の具体的検討を行 た 具体案として、 新規事項を含 分割出願の取

扱いの合理化、 分割出願の手続負担の軽減策、 もとの出願の拒絶理由通知の分割出願

への効力、 もとの出願の公開に伴う分割出願の閲覧、 特許庁電子図書館における分割

の親子関係情報の付与、 分割出願の優先着手に いての検討を行 た 特許庁の業務負

担の過大 増加にも配慮し 、各種の方策を講 ること 望ましいと考えられる

３ 分割出願制度の活用策に いて

特許査定後の分割出願に いて 、企業の研究開発との関係 例え 、市場製品との関

係や技術標準規格との関係 らニーゲ あると考えられ、また、審査請求期間 ７年

ら３年に短縮され、手続を早 る必要もあること らも、有益 あると考えられる 一方、

拒絶査定後に いて 、分割出願の機会を得るた けの拒絶査定不服審判請求を くす

こと るという利点 考えられる また、欧米において 特許許可通知後においても

出願の分割をすること 、国際調和の面 らも望ましいと考えられる

Ⅲ 分割出願制度の内容的制限の緩和に いて

１ 諸外国における発明の同一性の取扱い

同一発明の取扱いに いて 、ま 、米国において 、 同一発明型 と 自明変形型

とに分けられ、 自明変形型 出願人同一の場合に限り、タープナル・タィスクヤーマ

ーを宣言することにより、ジブルパテントを回避すること るとい た制度を取り入

れている ＥＰＣ加盟国において 、その判断基準等に若干の差異 見られるものの、基

本的にＥＰＣにおける規定に沿 たものと ており、出願日 同一 出願人 同一の

場合 、 以 の同一の特許 存在することを認 ており、出願日 同一 出願人 異

る場合 、い れ 一 を選択あるい 補正により 発明とすることとされており、出

願日 異 る場合 新規性の判断として取り扱うこととされている その他の国々におい

て 、出願日や出願人の異同の他に、発明者の異同により同一発明の取扱いを区 したり、

出願人の異同により同一性の比較対象を区 したりと、その国に応 た特徴的 制度を採

り入れている 日本においても、今後、フロントランナー保護等を目的とした、同一発明

の取扱いに いての見直しの議論をする際に 、諸外国の制度の特徴とその理由も十分に

考慮し、新た 制度･運用の導入に いて検討を進 るべ あると考えられる

２ 米国のタープナル･タィスクヤーマー制度

タープナル･タィスクヤーマーと 、特許権の存続期間のうち終期に至る一部を放棄す

る宣言 ある 、同一譲受人に係る自明型の 重特許の拒絶理由 判例法 のジブルパテ

ントの拒絶理由 生 ている場合、両特許所有者共通を権利行使の前提とする条項を含

タープナル･タィスクヤーマーの提出を条件に、 る拒絶理由の回避 認 られ、同一

人 、一方 ら見て他方 自明 ある、 出願に係る 発明に いて、特許権を有するこ

iii

と 許容される 米国 も、タィスクヤーマー制度の制定法化 らし らくの間 、自明

型の 重特許を許容することに いて 、種々の弊害の懸念 提起されていた 、権利所

有の一体を課すタープナル･タィスクヤーマーによ て、基本的にこれらの弊害 除去され、

え て出願人の利益の ら 公衆への利益 出願人の発明開示付加 もたらす利益

も期待 ると理解されるに至 ている わ 国 、特許法第年エ 条の規定にいう発明同

一とされる場合 、原則、米国において自明型の 重特許の拒絶理由 生 る場合よりも

限られるた 、タープナル･タィスクヤーマーの提出による救済の必要性 、米国の場合よ

り 少 い あろう し し ら、 重特許に係る弊害 権利所有の一体を課すタープ

ナル･タィスクヤーマーによ て基本的に除去されるという事情 、米国の場合と同様 あ ると考えられる そして、タープナル･タィスクヤーマーの提出により、例え 分割出願と

その原出願との間 、実質同一に該当する複数の発明 特許を受け得ると れ 、出願人

の立場 らすると、 第 防衛線 の構築、発明 特定対象に いてのもの あることの明

示、概念的に近接した発明の範囲に いての権利の獲得、権利の周辺拡張、 カテゴリの

実質同一発明に いての権利の獲得、等々、多様 特許取得戦術を展開すること 可能に

り、結果、隙間の い権利取得に資すると考えられる その一方 、出願分割頻用の招

来とい た間接的 弊害への懸念 否定し れ い 、分割要件の適 運用等により、

る弊害の除去も相当に可能 あると見られる このよう こと ら、我 国へのター

プナル･タィスクヤーマー制度の導入を積極的に検討すること 、十分合理的 ことと考え られる

３ 一物一権の原則との整合性

民法 の物権 一 の物に 一 の権利 発生する一物一権を原則とし、特許権も物

権と類似の性質を有すること ら、特許法においても、この原則を踏まえるべ と考えら

れる また、民法 の物権において 、例え 、ある土地Ａの所有権 々の複数の権利

として複数人に帰属することの いよう、土地Ａの所有権 一権利 あるとして取り扱う

ことに関して、特に難しい点 見られ い 、特許権 技術的思想 ある発明に対して付

与される無体財産権 あるた 、権利設定に際し、 技術的思想 をもとに判断されること

ら、民法 の物権と比べて難解 点 発生する ここ 、特許権において 、同一内容

の権利 複数存在し いようにするた に設けられた規定 特許法第年エ条 あり、分割出 願制度の内容的緩和として、実質同一発明の出願分割を可能化することの検討において 、 民法 の一物一権の原則との整合性を考慮する必要 ある さらに、 発明の同一性 に いて 、特許法第平エ条の平、第44条の規定とも関連 あり、発明の同一性に関する要件を変

更する際に 、それらの規定への影響も十分に留意し けれ ら い

分割出願の内容的緩和を目的とした、第年エ条第平項の要件の緩和に いて 、具体的に

次のよう 方法 考えられる 案１ 実質同一 の適用範囲を小さくするよう運用を改

る案 法改正の必要 いベリット ある一方、特許法第平エ条の平においても、 同一 の文言 用いられており、特許法第年エ条 け く、特許法第平エ条の平における 同一 の 射程にも影響 及ぶと考えられる 案２ 同一出願人に いて 、特許法第年エ条第平項の

要件を満たす必要 いこととする案 出願人 、自身の複数の発明に いて、実質同一

あ たとしても権利取得 る さらに、同一内容の複数の権利 複数の者へ分離移転

される問題を解決するた に 、米国に見られるよう タープナル･タィスクヤーマーの導 入も考えられる

また、特許法第 44条に、 以 の発明に 出願の分割をすること るとされてい

ること ら、分割の対象と る発明 もとの出願の発明と のもの あると解される 、

同一発明に いて出願分割を認 ると に 、本条文との整合に いても留意すべ と考

えられる

分割出願制度における同一発明の取扱い －技術標準化との関係－

特 許 権 者 に よ る 多 面 的 十 分 権 利 保 護 を 目 的 と し た 実 質 同 一 発 明 の 出 願 分 割 の 可

能化に いて、その一例として技術標準における必要性 挙 られる 技術標準に連動し

た特許権の権利化活動 おお 以下のように進 られる す わち、ある技術標準 確

定し、規格書 発行されると新規出願をしてもその内容 新規性喪失のた 権利化

いの 、その時点 係属している出願をもとに補正等により、規格書の表現をカバーする

特許権の成立を目指す 一方、規格書発行ま の段階 、最終的 技術標準の姿 不確

定 あること ら、多くの状況変化に対応 るように、 権利内容 ま 確定さ

いよう 行動を取ら るを得 い 特に技術開発時期 早く、技術標準化の動 遅い場

合に 、既出願 査定時期に至 ている場合もあり得るた 、将来の不確実性に備えての

分割出願をし、後日規格書の表現に近いクヤーム表現 特許権を確保 る可能性を残さ

るを得 い状況と る このよう 状況下 分割出願を行 た場合、現状 日米にお

ける同一発明に対する取扱いの相違により、米国において タープナル･タィスクヤーマー

提出を条件に権利化可能 もの 、わ 国において ｠実質同一｡として権利化 い場

合 発生し得るた 、実質同一発明に対する分割出願の可能化 望まれる

お実質同一発明に対する分割出願を認 た場合、技術標準と特許の関係における問題

の一 として、権利数の水増し 挙 られる 技術標準に係るパテントプール内のロイボ

リティ配分 多くの場合、供出権利数を基本に決定される 、ロイボリティ配分のルール

、本来的に パテントプールの当事者間 自主的に決定すべ 事項 あり、特許法

何ら の規制を設けること 不要 い と考えられる

技術標準に係る活動を含 、事業活動 グローバル化している現在、欧米に比べて日本

の 不利 権利 取れ い に るという事態 発生する可能性 改善すべ あり、

さらに、日本 リージーシップを発揮して先進 特許制度を導入すること 、アグア諸国

v

の特許制度改訂に対する好影響をもたらすこと 期待される

米国の一部 続出願制度・グヤースピリオチの導入に いて

１ 米国の一部 続出願制度・グヤースピリオチの概要

米国の一部 続出願 、もとの出願に開示されている事項 もとの出願日を基準に、新

たに追加された事項に いて 一部 続出願の出願日を基準に特許要件 判断されるとい

う制度 ある 権利期間 もとの出願日 ら 平0年 一方、グヤースピリオチと 、発明

の公表 ら特許出願するま に認 られる猶予期間を定 たもの あり、自らの公開公報

に いても１年のグヤースピリオチ 適用されること 特徴の一 ある 一部 続出願、

出願公開制度、及びグヤースピリオチの関係を考えた場合、米国において 、もとの出願

公開されて ら₁年間 、もとの出願の公開公報によ て後の一部 続出願 新たに記 載された改良発明 拒絶されること いた 、もとの出願 出願公開されるま の₁年 6^{月と合わ て}2^年6^{月の間 、一部} 続出願に改良発明等を加えること る これ

、日本の国内優先権制度の１年間と比較すると、改良発明等を加えること る期間

長いといえる また、米国の出願公開制度に 、出願人の請求により出願を非公開と

る例外措置 あるた 、非公開とされた出願に いて 更に長期間、一部 続出願のベ

リットを享受すること る

２ 米国の一部 続出願制度・グヤースピリオチの問題点

１ 米国実務の観点 ら

一部 続出願 、米国における特許出願の実務において、ほとん の場合、審査官に提

示された拒絶理由を解消するた に利用されていると考えられる た し、バイオテクテ

ログーのように研究に時間を要し、大学の研究 基礎に る場合 多い分野 重要に

て ており、積極的に一部 続出願を利用して、戦略的に研究開発と出願を行う場合も増

えている 一部 続出願の出願人にと ての有用性を、改良を加える目的の場合を例に取

て考えると、米国のグヤースピリオチ制度のもと 、一部 続出願を利用して、最初

の出願日 ら２年半にわた て、改良を追加すること る また、拒絶理由を解消す

る目的に いて考えて ると、例え 日本の出願 ら１年後の米国出願後、１年半の間 日

本の出願日 ら２年半 一部 続出願を利用して、拒絶理由を回避すること 、多

くの場合、米国に出願して１年半の内に 、最初のオフィシャルアクション 到来するこ

とを考えると、もし米国のグヤースピリオチ制度 けれ 、一部 続出願制度の有用性

少 いと考えられる

このように、米国 の一部 続出願制度の有用性 、特に米国においても出願公開制度

採用された以降 、そして、大学発の研究成果の保護 重要に ている現在 、グ

ヤースピリオチ制度を前提として担保されていると思われる した て、日本への一部

続出願制度の導入を考えた場合、発明保護強化の明確 シグナルと ると考えられる一

方、その有用性を担保するに 、米国型のグヤースピリオチの導入も必要 い と思

われる

２ マーギー 日本企業 の観点 ら

米国の一部 続出願の日本への導入の是非に いて、グヤースピリオチと併 て導入す

る場合、更にジブルパテントも見直しを行う場合、等々を想定した の具体案の検討を

行 た フロントランナー保護の を前面に出すの あれ 、米国のように一部 続出願

を導入するとともにグヤースピリオチの見直し を併 て行わ いと余り効果的 い

と考えられる し し、このよう 案 、第三者保護の観点 ら見ると過大 監視負担

を招 、著しくバランスを欠くとともに、審査負担の増大、国際調和の観点 らも疑問

残る いた らに制度を複雑化することに ると考えられる

第三者保護及び国際調和の観点 ら考えると、分割出願の時期的緩和と併 て、実質同

一のジブルパテントを認 るという案 考えられる これ 、フロントランナーの多彩

特許取得戦略 隙間を埋 るよう 包括的 漏れの い特許網構築 に資すると思われ、

また、親出願の明細書・図面の範囲外に 権利 拡 ら いた 、第三者に不測の損害を

与えることも少 く、国際的にも調和 取れるもの あると考えられる このように、一

部 続出願を導入するの く、分割出願の時期的緩和と併 て、実質同一のジブルパ

テントを認 ること 最も現実的 あり、知的財産立国を目指す日本の法制度にも合致す

るの い と思われる

３ 製薬業界の観点 ら

グヤースピリオチに関して 、製薬企業における発明として 、病院内 実施される臨

床試験段階において新た 医薬用途 見い されること あり、さらに 、発売後の追跡

調査段階において新た 医薬用途や使用方法 見い されることもある 臨床試験に際し

て 、秘密保持契約を締結する 新規性を喪失し い努力を行 ている 、近年、臨床

試験を行うに際して、インファームチコンセントの発達により患者さん 臨床試験の内容

を充分認識 るように たこと ら、意に反して公知と る可能性 否定 いた

、新規性喪失の例外としての検討 必要 あると考えられる 一方、市販後の臨床ター

タの蓄積の具体例として 、複数の医薬の組合 や投与間隔・投与量等に特徴 あるもの

挙 られる 秘密保持契約の締結 困難 あり、新規性喪失の立証も困難 状況 こと

もあり、や り新規性喪失の例外としての検討 必要 あると考えられる

一部 続出願制度に いて 、製薬企業の場合、開発化合物 開発中 と るリスクを

vii

考慮して、バックアップ化合物の検討を更に数年にわたり行うこともある 日本に一部

続出願制度 導入されたとしても、出願公開制度を考慮すれ 国内優先権制度と比較して

半年間の猶予 るの ある 、グヤースピリオチの期間及び対象 拡大されれ 、

出願人の利用価値 増大する 一方、第三者のサイチに立て 、改良発明 次々に追加さ

れ、し も記載要件 緩和されれ 実質的に発明基準日 繰り ることにも り

い このた 、一部 続出願制度に いて 、先願主義の堅持及び権利確定手続に配

慮した制度とすることを前提として議論すべ あると思われる

米国における一部 続出願制度の活用実態と問題点

大学及び企業、特に一部 続出願制度の活用頻度 高いと思われる大学及び企業におい

ても、自身 一部 続出願制度の活用頻度 高いとの認識 く、戦略あり というよ

り 、開発特性 特にバイオ分野や薬品分野 に合わ て出願 ら特許発行ま の手

続をした結果として活用 多く ていると理解しており、必 しも好ましいもの

いと考えているというの 実態 あ た 特許期間のシーリングと公開制度の導入により、

一部 続出願制度の魅力 減少しているとの認識もあり、また、訴訟 不利に る可能性

を高 るリスクや、特許期間 短く てしまうという大 タベリット あるとの共通

認識 あるというのも実態 あ た 米国の一部 続出願制度と同様の制度を日本へ導入

することを考えた場合、日本の制度と米国の制度との単 る比較による検討 け く、

先発明主義と先出願主義の考え方の違い、日本の特許庁と米国の特許庁の役割･立場の違い

等、より広い意味 の比較も考慮した 、検討を行うべ い と思われる

５ 一部 続出願制度に いての米国専門家の見解

一部 続出願 、新規事項を追加するもの ある 、親出願にサポートのあるクヤーム

特 許 法 第 1平0 条 の 規 定 に よ り 親 出 願 の 出 願 日 の 利 益 得 ら れ る 親 出 願 に 潜 在 的 (inhピメピnャ)に記載のあるものも含まれる ここ ｠潜在的に｡サポート あると 、当該内

容 親出願に記載されてい くても、当業者 あれ あた も記載 あ たと認識 る

こと ある さらに、｠潜在的に｡記載 あると 、その可能性 あるということの

不十分 ある 、自然 結果として明細書等の開示事項より問題と ている機能に至

ること 確 らしい場合に 、当該開示 充分 ある

３ 諸外国の国内優先権制度

フロントランナーによる特許権の戦略的取得を促進するた の一 の手段として、例え

、国内優先権の時期的緩和や仮出願制度の導入を行うこと 挙 られる そこ 、諸外

国の国内優先権制度･仮出願制度、特に制度導入の背景に いての調査を行 た 諸外国の 国内優先権･仮出願制度等を導入した背景として 、パリ条約 第 条 の優先権による

外国民 享受 る利益と、内国民の状況との不平等を是正することを、共通した主 目 的としており、それに対応し、優先期間 適用期間 を先の出願 ら 1平 月としている 日本においても、今後、フロントランナー保護等を目的とした、国内優先権制度の見直し

の議論をする際に 、諸外国との国際調和を十分に考慮したものとすべ あると考えら

れる

Ⅴ 拒絶理由に対する応答期間等に いて

拒絶理由に対する応答期間の延長に いて 、延長を認 るニーゲ及びベリット ある

一方、ペラルハギーチ防 も必要 あること ら、延長期間に応 た 進的 料金の支払

いを前提に延長を可能とする方向 の検討 妥当と考えられる 制度設計の際に 、諸外

国 採り入れている制度も参考に るものと思われる 応答期間に応答 た場合に

いて 、拒絶査定 く し放棄 又 し取下 とすること 一案とし

て考えられる また、応答期間の内外人格差に いて 、当該格差を くす方向 検討す

ること 一案 ある

Ⅵ 分割出願制度と拒絶査定不服審判制度との関係

分割出願制度の緩和の方向性 、分割制度と拒絶査定不服審判制度との関係において、

各々の制度趣旨を十分発揮した健全 活用 図られる契機と るもの ある 、その一方

、制度設計 いし運用 において留意すべ 点も多いものと考えられる 今後、拒絶査

定後の一定期間に出願の分割を認 るべ 、との方向性を踏まえて、分割の要件緩和によ

る影響、分割と審判請求との棲 分け、審判係属中の分割、さらに審査と審判との関係に

留意し 、検討を進 ること 必要 あると考えられる

はじめに取

我 国の産業の国際競争力を向 さ るた に 、フロントランナーによる技術開発を

積極的に推進し、生 出された技術を知的財産として適 に保護すること 非常に重要

ものと て ている 一方、企業の事業活動 、グローバル化して ており、フロント

ランナーにより生 出された知的財産を、我 国の ら 、世界各国 権利化・活用し

ていくことも、益々重要と て ている

こうした状況の中、我 国の特許法において 、近年、様々 大改革 行われている

し し ら、フロントランナーにより生 出された知的財産を十分に保護すること

いの い との指摘も されている わ 国の産業のた に 、諸外国における

動向を見極 、さらに、フロントランナー 戦略的 権利取得をすること る環

境の整備 求 られている

本調査研究 、このよう 情況を踏まえ、学界、法暰界、産業界の委員 ら る委員会

を構成し、産業競争力の強化や更 る国際調和等を推進すべく、諸外国における分割制度

等に関する調査を行うとともに、我 国における特許の分割･補正制度の今後の在り方に

いて、具体的 検討及び分析を行 たもの ある

本報告書 、これらの調査研究の結果を集約したもの ある 今後、日本のプロパテン

ト政策の下における、特許制度の具体的施策を立案する際の一助と れ 幸い ある

最後に、本調査研究の遂行に当たり、御指導いた いた委員の方々を始 、調査にご協

力いた いた方々に対して、この場を借りて深く感謝申し る次第 ある

平成 1ウ年３月

財団法人 知的財産研究所

特許の分割・補正制度の在り方に関する調査研究委員会取 名簿取

委 員 長

熊谷 健一 九州大学大学院 法学研究院 教授

委 員

大町 真義 一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 助教授 奥山 尚一 日本弁理士会 弁理士

理創国際特許事務所 所長

岸本 芳也 シュグルー・マイアン外国法事務弁護士事務所 外国法事務弁護士 田村 光一 トムタ自動車株式会社 知的財産部 第１特許室 室長

戸田 裕 株式会社日立技術情報サービス 取締役社長

永野 大介 松下電器産業株式会社 ＩＰＲオペヤーションカンパニー 東京知財センター 特許取得グループ グループマネーグャー 本田 啓司 日本製薬工業協会 知的財産委員会 委員

田辺製薬株式会社 研究本部 知的財産部 担当主事 村田 嘉行 日本知的財産協会 特許第一委員会 副委員長

カシオ計算機株式会社 知的財産部 第 特許室 リージー

講 師 第 回、第５回

大渕 哲也 東京大学 法学部･大学院法学政治学研究科 教授

オブギーバー

井 正 特許庁 特許審査第一部調整課 審査基準室 室長

夏目 健一郎 特許庁 特許審査第一部調整課 審査基準室 室長補佐･班長 中 淳子 特許庁 特許審査第一部調整課 審査基準室 基準調査係長 大内 俊彦 特許庁 特許審査第 部 一般機械 審査官

嶋田 研司 特許庁 総務部 総務課 工業所有権制度改正審議室 係長 高山 芳之 特許庁 総務部 技術調査課 課長補佐･班長

北村 弘樹 特許庁 総務部 国際課 課長補佐･班長

桂 正憲 特許庁 特許審査第一部 調整課 課長補佐･班長 岡田 吉美 特許庁 特許審査第一部 調整課 課長補佐･班長 平塚 政宏 特許庁 審査部 審判課 審判企画室 課長補佐

市 勉 特許庁 審査業務部 方式審査課 方式審査基準室 方式審査専門官

委員兼事務局

前田 浩夫 財団法人 知的財産研究所 研究員

事 務 局

大森 陽一 財団法人 知的財産研究所 専務理事 田口 昌浩 財団法人 知的財産研究所 研究部長 平岩 敬浩 財団法人 知的財産研究所 研究員

目取 次取

要約 に 委員 簿

Ⅰ 序 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1

Ⅱ 分割出願制度の時期的制限の緩和に いて ・・・・・・・・・・・・・・・・ 年 １ 分割の時期的制限の緩和の詳細 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 年 ２ 制度濫用防 策等に いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11 ３ 分割出願制度の活用策に いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16

Ⅲ 分割出願制度の内容的制限の緩和に いて ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ェ １ 諸外国における発明の同一性の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ェ ２ 米国のタープナル･タィスクヤーマー制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・ イ年 ３ 一物一権の原則との整合性 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6ウ 分割出願制度における同一発明の取扱い －技術標準化との関係－ ・・・・・ エ平 米国の一部 続出願制度・グヤースピリオチの導入に いて ・・・・・・・・ 101 １ 米国の一部 続出願制度・グヤースピリオチの概要 ・・・・・・・・・・・ 101 ２ 米国の一部 続出願制度・グヤースピリオチの問題点 ・・・・・・・・・・ 106 １ 米国実務の観点 ら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 106 ２ マーギー 日本企業 の観点 ら ・・・・・・・・・・・・・・・・ 11年 ３ 製薬業界の観点 ら ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1平4 米国における一部 続出願制度の活用実態と問題点 ・・・・・・・・ 1年0 ５ 一部 続出願制度に いての米国専門家の見解 ・・・・・・・・・・ 1年6 ３ 諸外国の国内優先権制度･仮出願制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1年エ

Ⅴ 拒絶理由に対する応答期間等に いて ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14ウ

Ⅵ 分割出願制度と拒絶査定不服審判制度との関係 ・・・・・・・・・・・・・・ 1イ年 まと ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1イ6

参考資料

資料 1 米国ＣＩＰ制度利用状況に関するアンォート回答結果報告 ・・・・・・・ 16エ

村田委員 日本知的財産協会 報告資料 第３回委員会

資料 平 海外調査報告１ オーストラリア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ウエ

発明の同一性の取扱いに いて 英文

Spruson & Ferguson^{法律事務所 オーストラリア による委託調査報告}

資料 年 海外調査報告２ カナジ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1ェ年 カナジ国における同一発明に関する調査報告書

Smart & Biggar^{法律事務所 カナジ による委託調査報告}

資料 4 海外調査報告３ 中国 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1エイ

発明の同一性の取扱いに いて 英文

中国国際貿易促進委員会専利商標事務所 中国 による委託調査報告

資料 イ 海外調査報告 韓国 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平0年 特許の分割･補正制度のあり方に関する調査研究

永仁国際特許法律事務所 韓国 による委託調査報告

資料 6 米国の一部 続出願等に関するヒアリング調査報告・・・・・・・・・・・ 平平イ

お、本調査研究に当た て 、以下の各所の方々にもご協力いた いた

[調査関連]

JETRO ニュームークセンター (米国 JETRO タュッセルチルフセンター (チイゼ JETRO 北京センター (中国

JETRO ソウルセンター (韓国

Gruenecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwanhaeusser^{法律事務所 チイゼ} Cabinet Beau de Lomenie^{法律事務所 フランス}

R G C Jenkins^{法律事務所 英国}

Bergenstrahle & Lindvall AB^{法律事務所 スウェータン} Papula Nevinpat^{法律事務所 ロシア}

Rader, Fishman & Grauer^{法律事務所 米国 山口 洋一郎 氏} Spruson & Ferguson^{法律事務所 オーストラリア} Mr. Greg Gurr Smart & Biggar^{法律事務所 カナジ 平間 徳男 氏}

中国国際貿易促進委員会専利商標事務所 中国 Mr. Chuanhong Long

永仁国際特許法律事務所 韓国 権 泰福 氏

[インタビュー関連 米国 ]

Stanford Law School Prof. Mark A. Lamley University of California at Berkeley Prof. David C. Mowery Geogia Institute of Technology Prof. Dr. Stuart Graham University of California at Berkeley (OTL) Dr. Carol Mimura

University of California at Oakland (OTT) Dr. Matthew E. Berman 3M Innovative Property Company Mr. Gary L. Griswold The Procter & Gamble Company Mr. Ken K. Patel Oblon Spivak McClelland Maier & Neustadt^{法律事務所 森 昌康 氏}

－1－

Ⅰ 序

知的財産推進計画平004 平成 16 年５月 平ウ日 において、補正制度及び分割出願制

度の見直しに いて指摘され、 制度の国際調和、 出願人間の手続の公平性の向 、

フロントランナーの戦略的 多面的 権利取得支援、 権利取得に係る出願人・特許庁

の負担の軽減等の観点 ら、積極的に検討すべ 重要課題 あると位置付けられた

1

わ 国の分割制度 、以前 ら時期的制限及び内容的制限 厳格 あるた 、戦略的

特許取得の 害と り、フロントランナーの適 保護に欠けるの い との指摘も

されていた このた 、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会に設けられ

た特許戦略計画関連問題ワーキンググループ 特許戦略ＷＧ においても、補正制度及び

分割制度の見直しに関する議論 行われ、平成 16年10月に 補正制度及び分割出願制度

の見直しの方向性に いて まと られ、補正制度及び分割出願制度及びこれらに密接

に関連する検討課題に いての考え方に いての整理 され、更 る検討を必要とする

課題

平

も指摘された

本委員会 、産業競争力の強化や更 る国際調和等を推進すべく、互いに密接 関係に

ある分割制度と補正制度に いて、諸外国における分割制度 続的出願制度等の類似の

制度を含 及び補正制度に関する調査研究を行うた に設けられ、わ 国における今後

の補正制度及び分割出願制度の在り方に いてのより詳細 具体的 検討を行 た

本報告書 、本委員会における議論及び海外調査に基 、 分割出願制度の時期的制

限の緩和に いて、 分割出願制度の内容的制限の緩和に いて、 米国の一部 続出願

制度等及びグヤースピリオチの導入に いて、 拒絶理由に対する応答期間等に いて、

特許出願の分割制度と拒絶査定不服審判制度との関係に いて、種々の観点 ら検討・

分析を行い、まと たもの ある お、本報告書 、各委員と事務局 分担執筆してお

り、各委員 執筆した部分に いて 、委員会における議論を踏まえた各委員の見解をそ

のまま掲載したもの ある

報告書の執筆分担 、以下のとおり ある

Ⅰ 熊谷

Ⅱ 事務局

Ⅲ １ 前田委員

1

知的財産推進計画 平004 第２章 Ｉ ２ １ ii)

国際標準に関わる出願や実施化に時間 掛 る出願等に対して、適 権利取得 図られるよう、分割出願制度を

見直すとともに、それと密接に関連する補正制度の在り方に いて、特許制度の国際調和、審査負担の軽減、出願人間

の取扱いの公平性、及び、単一性に関する法改正の下 の新しい運用の状況等を踏まえ 引 続 検討を行い、平004

年度中に結論を得る

平

戦略的特許の取得のた に、親出願と同一の発明を子出願として分割することを認 る 否 、我 国においても

続出願を導入する 否 等

Ⅲ ２ 大町委員

Ⅲ ３ 事務局

Ⅲ 永野委員

１ 事務局

２ １ 奥山委員

２ ２ 戸田委員

２ ３ 本田委員

２ 、 ５ 、 ３ 前田委員

Ⅴ 、Ⅵ 事務局 熊谷

本報告書 、今後の補正制度及び分割出願制度の見直しの議論を行う際の一助と れ

幸い ある

熊谷 健一

－年－

Ⅱ 分 割 出 願 制 度 の 時 期 的 制 限 の 緩 和 に い て

１ 分 割 の 時 期 的 制 限 の 緩 和 の 詳 細

１ 現 行 制 度

分 割 可 能 時 期

特 許 出 願 人 出 願 の 分 割 を す る こ と る の 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 図 面 以 下 明 細 書 等 と い う に い て 補 正 す る こ と

る 期 間 内 あ る 特 許 法 第 ₄₄ 条

ま た 、特 許 出 願 特 許 庁 に 係 属 し て お り 、特 許 査 定 の 謄 本 送 達 前 あ れ 、 原 則 と し て 明 細 書 等 に い て 補 正 す る こ と る 、最 初 の 拒 絶 理 由 通 知 さ れ た 後 、 次 の 期 間 に 限 定 さ れ て い る

1

特 許 法 第 ₁₇ 条 の ２ 第 ₁ 項

・ 拒 絶 理 由 通 知 に 対 す る 意 見 書 提 出 期 間 内

・ 拒 絶 査 定 に 対 す る 審 判 の 請 求 の 日 ら ₃₀ 日 以 内

・ 前 置 審 査 、 拒 絶 査 定 に 対 す る 審 判 又 そ の 審 判 の 確 定 審 決 に 対 す る 再 審 に お け る 拒 絶 理 由 通 知 に 対 す る 意 見 書 提 出 期 間 内

具 体 的 に 出 願 の 分 割 を す る こ と る 期 間 を 図 に 表 す と 、 次 の よ う に る

特 許 庁 に 係 属 と

一 般 に 、手 続 を し た 者 、事 件 特 許 庁 に 係 属 し て い る 場 合 に 限 り 、そ の 補 正 を す る こ と る 特 許 法 第 ₁₇ 条 第 ₁ 項

こ こ 、出 願 特 許 庁 に 係 属 す る と 、特 許 出 願 に 拒 絶 の 査 定 又 審 決 確 定 す る ま 、 又 特 許 権 の 設 定 の 登 録 さ れ る ま の 意 あ る

1 _{他 に} 、 拒 絶 理 由 通 知 を 受 け た 後 の 第 ₄₈条 の ７ の 規 定 に よ る 通 知 に 対 す る 意 見 書 提 出 期 間 内 挙 ら れ る

出 願 取 審 査 請 求 取 ^{最 初 の 取} 取 拒 理 取

最 後 の 取 拒 理 取

査 定 取拒 絶 査 定 不 服 取 取 審 判 請 求 取 分 割 可 能 取 分 割 可 能 取 分 割 可 能 取 分 割 可 能 取

す わ ち 、出 願 の 願 書 特 許 庁 に 提 出 さ れ た と に 、出 願 の 特 許 庁 へ の 係 属 生 、出 願 の 放 棄 、取 下 、却 下 、拒 絶 の 査 定 若 し く 審 決 の 確 定 又 設 定 登 録 に よ て 、出 願 の 特 許 庁 へ の 係 属 消 滅 す る 参 照 ： 特 許 法 概 説

平p.351 ^注 解 特 許 法 巻

年

［ 参 照 条 文 ］

特 許 法 第 ₄₄ 条 特 許 出 願 人 、 願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、 特 許 請 求 の 範 囲 又 図 面 に い て 補 正 す る こ と る 期 間 内 に 限 り 、 以 の 発 明 を 包 含 す る 特 許 出 願 の 一 部 を 一 又 以 の 新 た 特 許 出 願 と す る こ と る

２ ～ 項 略

特 許 法 第 ₁₇ 条 手 続 を し た 者 、 事 件 特 許 庁 に 係 属 し て い る 場 合 に 限 り 、 そ の 補 正 を す る こ と る ・ ・ ・ 以 下 略

特 許 法 第 ₁₇ 条 の ２ 特 許 出 願 人 、 特 許 を す べ 旨 の 査 定 の 謄 本 の 送 達 前 に お い て 、願 書 に 添 付 し た 明 細 書 、特 許 請 求 の 範 囲 又 図 面 に い て 補 正 を す る こ と る た し 、第 五 十 条 の 規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 後 、次 に 掲 る 場 合 に 限 り 、 補 正 を す る こ と る

以 下 略

２ 諸 外 国 の 制 度

米 国

出 願 特 許 庁 に 係 属 し て い る 場 合 に 分 割 出 願 を す る こ と る 特 許 許 可 通 知 後 も 公 報 発 行 前 あ れ 分 割 出 願 を す る こ と る 特 許 許 可 通 知 後 、 特 に 発 行 料 支 払 い 時 に よ く 利 用 さ れ る 特 許 発 行 料 の 納 付 期 限 、原 則 、特 許 許 可 通 知 ら ３ 月 あ る 37CFR 1.317

欧 州

親 出 願 係 属 し て い る 場 合 に 分 割 出 願 を す る こ と る 規 則 ₂₅₍₁₎ 特 許 付 与 の 通 知 後 あ て も 公 報 発 行 前 あ れ 分 割 出 願 を す る こ と る

2 ［ 吉 藤 ・ 熊 谷 ］ 特 許 法 概 説 有 斐 閣 、 第 ₁₃版 、₁₉₉₈年

3 ［ 中 山 ］ 注 解 特 許 法 巻 第₁条 － 第 ₁₁₂ 条 の ３ 青 林 書 院 、 第 ₃版 、₂₀₀₀年

－イ－

お 、特 許 を 付 与 し よ う と す る 正 文 を 通 知 さ れ た 後 、２ 月 ら 月 の 審 査 部 定 る 期 間 内 に 、正 文 の 承 認 、手 数 料 の 支 払 、ク ヤ ー ム の 翻 訳 文 の 提 出 を し け れ

ら い 規 則 ₅₁₍₄₎ ３ 時 期 的 緩 和

特 許 戦 略 Ｗ Ｇ の 報 告 書

4

に お い て 、 分 割 時 期 的 要 件 の 緩 和 に 指 摘 さ れ て い る

フ ロ ン ト ラ ン ナ ー に と て 、戦 略 的 権 利 取 得 多 面 的 保 護 の 実 現 を 可 能 と す る た 、特 許 査 定 後 に も 一 定 期 間 に 限 て 特 許 出 願 の 分 割 を 認 る べ あ る ま た 、拒 絶 査 定 時 に 分 割 機 会 を 得 る た け の 拒 絶 査 定 不 服 審 判 の 請 求 を 不 要 と す る た に 、拒 絶 査 定 後 の 一 定 期 間 に も 特 許 出 願 の 分 割 を 認 る べ あ る

そ れ こ の 一 定 期 間 と 、具 体 的 に の 程 度 望 ま し い の あ ろ う 試 案 を 提 示 す る と と も に 検 討 を 行 た

特 許 査 定 後

特 許 査 定 後 の 分 割 可 能 期 間 に い て 、例 え 、次 の よ う Ａ ～ Ｃ 案 考 え ら れ る 検 討 に 際 し て 、次 の 留 意 点 や の 拒 絶 査 定 後 の 分 割 可 能 期 間 に 留 意 す る 必 要 あ る

○ Ａ 案 ： 査 定 謄 本 送 達 ら ₃₀ 日

○ 案 ： 査 定 謄 本 送 達 ら ₆₀ 日

○ Ｃ 案 ： 登 録 ま

特 許 権 設 定 登 録 さ れ る た に 、第 一 年 ら 第 三 年 ま の 各 年 分 の 特 許 料 の 納 付 必 要 あ り 特 許 法 第 ₆₆ 条 第 ₂ 項 、 第 一 年 ら 第 三 年 ま の 各 年 分 の 特 許 料 、特 許 査 定 又 審 決 の 謄 本 送 達 の 日 ら 三 十 日 以 内 に 一 時 に 納 付 し け れ ら い 特 許 法 第 ₁₀₈ 条 第 １ 項

よ て 、 特 許 査 定 謄 本 送 達 ら ₃₀ 日 と い う 期 間 、 特 許 査 定 後 の 分 割 可 能 期 間 を 決 定 す る た の 目 安 と る

特 許 査 定 の 謄 本 送 達 ら 速 や に 料 金 を 納 付 し た 場 合 、特 許 査 定 ら 登 録 ま

4 産 業 構 造 審 議 会 知 的 財 産 政 策 部 会 ・ 特 許 制 度 小 委 員 会 ・ 特 許 戦 略 計 画 関 連 問 題 ワ ー キ ン グ グ ル ー プ 、 報 告 書 補 正 制 度 及 び 分 割 出 願 制 度 の 見 直 し の 方 向 に い て

の 間 非 常 に 短 い も の と る す わ ち 、特 許 査 定 後 に 分 割 を す る こ と る 期 間 を Ｃ 案 ： 登 録 ま と す る と 、 こ の 場 合 非 常 に 短 い も の と る

特 に 、 包 括 納 付 制 度 を 利 用 し て い る 場 合 に 、 特 許 査 定 の 謄 本 送 達 の 日 ら 10 日 後 に 、 第 一 年 ら 第 三 年 ま の 各 年 分 の 特 許 料 自 動 的 に 納 付 さ れ る 下 記［ 参 考 ］に て 概 要 説 明 の 、包 括 納 付 制 度 を 利 用 し て い い 出 願 人 と 比 べ て 出 願 の 分 割 を す る こ と る 期 間 に 差 生 る

一 方 、 Ａ 案 ： 査 定 謄 本 送 達 ら ₃₀ 日 又 案 ： 査 定 謄 本 送 達 ら ₆₀ 日 と す る と 、 登 録 後 に 分 割 さ れ る 場 合 も 生 る ま り 、 記 の よ う に 、 包 括 納 付 制 度 の 利 用 に よ る 特 許 料 の 納 付 と 、そ の 後 の 登 録 早 急 に さ れ 、も と の 出 願 特 許 庁 に 係 属 し て い い に も わ ら 、 分 割 さ れ る こ と に る

こ の よ う 問 題 点 を 解 消 す る た に 、

○ Ｄ 案 ： 登 録 又 査 定 謄 本 送 達 ら ₃₀ 日 の い れ 早 い 方

と す る 方 法 も あ る 、や り 、包 括 納 付 制 度 を 利 用 し て い い 出 願 人 と 比 べ て 出 願 の 分 割 を す る こ と る 期 間 に 差 生 る

特 許 査 定

謄 本 の

送 達 料 金 納 付

30 日 以 内 に 要 納

平 均 ₁₂ 日

B:60^日

料 金 納 付 (^{包 括 納 付}

→₁₀ 日₎

C:^{登 録} 特 許 査 定 ^{謄 本 の}

送 達 早 く 料 金 を 納 付 し た 場 合

期 限 近 く に 料 金 を 納 付 し た 場 合

A:30^日 _B:60日

D: ^{ち ら 早 い 方}

C:^{登 録} A:30^日

D: ^{ち ら 早 い 方}

平 均₁₂日

－ウ－

［ 参 考 ］

予 納 制 度

特 許 料 等 の 手 数 料 の 納 付 、提 出 書 面 に 特 許 印 紙 を 貼 付 す る 同 時 納 に よ り 行 う こ と と さ れ て い た 、オ ン ラ イ ン 手 続 に お い て 、同 時 納 物 理 的 に 不 可 能 あ る 一 方 、 途 料 金 を 納 付 す る こ と に る と 手 続 煩 雑 と る も し 、多 数 の 手 続 に 係 る 料 金 の 見 込 を あ ら ま と て 納 る こ と れ 、手 続 の 煩 雑 さ を 回 避 、 業 務 効 率 化 さ れ る

こ の よ う 観 点 ら 、 予 納 制 度 導 入 さ れ た

ａ 見 込 の 予 納

予 予 納 届 を 提 出 し た 者 予 納 者 に 限 り 、特 許 料 等 又 手 数 料 の 見 込 を 予 納 す る こ と る 特 例 法 第 ₁₄ 条 第 １ 項

ｂ 見 込 ら の 納 付

予 納 者 の 申 出 に よ り 、予 納 者 予 納 し た 見 込 ら 特 許 料 等 又 手 数 料 の に 相 当 す る 金 を 控 除 し 、こ の 金 を 特 許 料 等 又 手 数 料 の 納 付 に 充 て る 特 例 法 第 ₁₅ 条 第 １ 項

包 括 納 付 制 度 を 利 用 し た 特 許 料 の 納 付

記 の 予 納 者 に よ る 特 許 料 等 又 登 録 料 の 納 付 の 申 出 の う ち 、特 例 法 施 行 規 則 第 ₄₁ 条 の ２ 第 １ 項 各 号 に 定 る 手 続 に い て 、 あ ら 提 出 し た 包 括 納 付 申 出 書 を 援 用 し て す る こ と る 特 に 、同 第 ₁ 号 に 規 定 す る よ う に 、第 一 年 ら 第 三 年 ま の 各 年 分 の 特 許 料 特 許 法 第 ₁₀₇ 条 に い て 、 包 括 納 付 を す

る こ と る

包 括 納 付 申 出 書 提 出 さ れ て い る 場 合 あ て 、特 許 査 定 の 謄 本 送 達 の あ た と 、そ の 日 ら 十 日 を 経 過 し た 日 に 包 括 納 付 申 出 書 援 用 さ れ 、自 動 的 に 第 一 年 ら 第 三 年 ま の 各 年 分 の 特 許 料 の 納 付 さ れ る 特 例 法 施 行 規 則 第 ₄₁ 条 の ２ 第 ₄ 項

拒 絶 査 定 後

拒 絶 査 定 確 定 す る ま と す る の 一 案 あ る

ら 、現 行 制 度 の 下 出 願 分 割 を す る 際 、も と の 出 願 特 許 庁 に 係 属 す る こ と を 前 提 と し て い る 、 述 の よ う に 拒 絶 査 定 確 定 す る ま 出 願 特 許 庁 に 係 属 す る ら あ る

す る と 、 拒 絶 査 定 の 謄 本 の 送 達 あ た 日 ら ₃₀ 日 以 内 に 特 許 出 願 の 分 割 を す れ よ く 、拒 絶 査 定 と さ れ た 後 あ て も 拒 絶 査 定 不 服 審 判 請 求 を す る こ と く 出 願 の 分 割 を す る こ と る そ の 分 割 出 願 の 審 査 請 求 に い て 、審 査 請 求 期 間 も と の 出 願 の 出 願 日 ら ₃ 年 平 成 ₁₃ 年 ₁₀ 月 ₁ 日 以 降 の 出 願 よ り 、 そ れ 以 前 ₇ 年 を 経 過 し て い た と し て も 、 さ ら に 分 割 出 願 を 実 際 に し た 日 ら ₃₀ 日 の 間 、 審 査 請 求 の 期 間 認 ら れ て い る 特 許 法 第 ₄₈ 条 の ３ 第 ₂ 項 よ て こ の 場 合 も 、拒 絶 査 定 の 謄 本 の 送 達 あ た 日 ら 、分 割 出 願 の 審 査 請 求 を す る ま 、 最 長 ₆₀ 日 の 期 間 あ る

審 判 審 理 中 拒 絶 査 定 不 服

従 来 の と お り 、明 細 書 等 に い て 補 正 を す る こ と る 期 間 あ る 、拒 絶 理 由 通 知 に 対 す る 意 見 書 提 出 期 間 と し て も よ い の い

も し 、審 判 段 階 に お い て 、出 願 分 割 の 機 会 緩 和 さ れ 、拒 絶 査 定 不 服 審 判 に 係 属 し て い る 間 に い も 出 願 の 分 割 を す る こ と る ら 、出 願 人 に と て の 利 便 性 向 す る あ ろ う 、 一 方 、 第 三 者 の 監 視 負 担 増 大 す る こ と や 、 審 判 段 階 権 利 を 受 け よ う と す る 特 許 発 明 の 内 容 確 定 し よ う と す る と こ ろ 、 出 願 当 初 の 状 態 に 逆 戻 り す る こ と 、業 務 の 効 率 に お い て も 望 ま し い と い え

い あ ろ う

し し 、明 細 書 等 に い て 補 正 を す る こ と る 期 間 に い て も 出 願 の 分 割 を い と す る こ と 、例 え 、拒 絶 査 定 不 服 審 判 に お い て 単 一 性 を 満 た し て い い と の 拒 絶 理 由 通 知 さ れ た と に 、 発 明 と さ れ た 請 求 項 に 、権 利 取 得 を 図 る 手 段 く 、 権 利 化 の 機 会 を 失 う こ と ら 妥 当 と い え い あ ろ う

よ て 、審 判 段 階 に お け る 分 割 可 能 期 間 に い て 、従 来 の と お り 、拒 絶 理 由 通 知 に 対 す る 意 見 書 提 出 期 間 と し て も よ い の い

－エ－

ま と

記 の 検 討 を 総 合 し 、出 願 の 分 割 を す る こ と る 時 期 の 見 直 し 案 に い て 図 示 す る と 次 の よ う に る

特 許 査 定 後 及 び 拒 絶 査 定 後 の 一 定 期 間 に 出 願 の 分 割 を 認 る こ と に 関 し て 、こ の 一 定 期 間 と し て 、 原 則 、 特 許 査 定 又 拒 絶 査 定 の 謄 本 到 達 の 日 ら ₃₀ 日 以 内 一 案 と し て 挙 ら れ る 第 一 年 ら 第 三 年 ま の 各 年 分 の 特 許 料 納 付 期 間 特 許 査 定 謄 本 送 達 後 ₃₀ 日 あ り 、 拒 絶 査 定 不 服 審 判 請 求 を す る こ と る 期 間 拒 絶 査 定 謄 本 送 達 後 ₃₀ 日 あ る こ と や 、 特 許 査 定 後 の 分 割 可 能 期 間 と 拒 絶 査 定 後 の 分 割 可 能 期 間 と の 整 合 を 考 慮 す る と 、 記 の 期 間 の よ う に る

た し 、特 許 査 定 後 の 分 割 可 能 期 間 に い て 、包 括 納 付 制 度 の 利 用 に よ り 早 期 に 特 許 料 納 付 さ れ た 場 合 等 の よ う に 、も と の 出 願 登 録 と て 特 許 庁 に 係 属 し て い い 場 合 に も 出 願 の 分 割 さ れ る こ と に る 一 方 、 登 録 又

査 定 謄 本 送 達 ら ₃₀ 日 の い れ 早 い 方 と す る と 、 早 期 に 特 許 料 を 納 付 す る 出 願 人 と そ う い 出 願 人 と の 間 、出 願 の 分 割 を す る こ と る 期 間 に 差 生 る こ と に る マ ー ギ ー の 立 場 を 考 慮 す る と 、査 定 後 の 分 割 可 能 期 間 と し て 一 定 の 期 間 確 保 さ れ る べ と 考 え ら れ る

も と の 出 願 特 許 庁 に 係 属 す る 否 に と ら わ れ い 査 定 後 の 分 割 可 能 期 間 を 確 保 す る こ と や⁵、 他 の 法 定 期 間 と の 整 合 性 を 考 慮 し 、 法 制 面 検 討 を

5 実 際 に 、 平 成 ₁₆年 法 改 正 に よ り 、 平 成 ₁₇ 年₄月 ₁日 以 降 に 出 願 さ れ た 実 用 新 案 登 録 出 願 に い て

、実 用 新 案 権 の 設 定 登 録 後 に 実 用 新 案 登 録 に 基 い て 特 許 出 願 を 行 う こ と る よ う に る す 出 願 取 審 査 請 求 取 最 初 の 取

取 拒 理 取

最 後 の 取 拒 理 取

出 願 取 審 査 請 求 取 ^{最 初 の 取} 取 拒 理 取

最 後 の 取 拒 理 取

査 定 拒 絶 査 定 不 服 取 取 審 判 請 求 取 分 割 可 能 取 分 割 可 能 取 分 割 可 能 取 _{分 割 可 能 取} 現 行

見 直 し 案

特 査 又 は 取 取 拒 査 取

特 許 料 の 納 付 期 限 取 又 は 拒 絶 査 定 の 確 定 30^{日 取}

分 割 可 能 取 分 割 可 能 取 分 割 可 能 取 分 割 可 能 取

拒 査 審 取 請 求 取

分 割 可 能 取

行 う こ と 必 要 と 考 え ら れ る

ま た 、欧 米 、特 許 許 可 通 知 後 に ３ 月 程 度 の 期 間 、出 願 の 分 割 を す る こ と る ら 、 国 際 調 和 を 考 慮 す れ 、 同 様 に ３ 月 程 度 と す る 案 も 考 え ら れ る 一 方 、審 判 段 階 に お け る 分 割 可 能 期 間 に い て 、従 来 の と お り 、拒 絶 理 由 通 知 に 対 す る 意 見 書 提 出 期 間 と し て も よ い の い

わ ち 、も と の 出 願 登 録 と り 特 許 庁 に 係 属 し て い く と も 、そ の 登 録 に 基 い て 新 た 出 願 る と す る 制 度 導 入 さ れ る

－11－

２ 制 度 濫 用 防 策 等 に い て

分 割 の 時 期 的 緩 和 に 伴 て 、分 割 出 願 の 増 加 予 想 さ れ る こ と ら 、分 割 出 願 に 伴 う 負 担 監 視 負 担 、手 続 負 担 の 軽 減 を 図 る こ と 有 益 あ る と 考 え ら れ る ま た 、制 度 の 濫 用 を 防 す る も 、何 ら の 方 策 を 講 る こ と 適 あ る と 考 え ら れ る 具 体 的 方 策 と し て 、 特 許 戦 略 Ｗ Ｇ 報 告 書 に お い て 、 次 の １ ら ３ に 提 言 さ れ て い る 、 そ れ ら に 加 え て 、 次 の ら ６ に 掲

る よ う に 分 割 出 願 の 早 期 閲 覧 可 能 化 等 の 方 策 も 考 え ら れ る

１ も と の 出 願 に 含 ま れ い 新 規 事 項 を 含 分 割 出 願 の 取 扱 い の 合 理 化

趣 旨

も と の 出 願 に 含 ま れ い 新 規 事 項 を 含 分 割 出 願 、出 願 日 遡 及 し い も の と し て 扱 て い る も と の 出 願 の 公 開 公 報 等 に 基 い て 、新 規 性 、進 歩 性 い と し て 拒 絶 さ れ る ォ ー ス 多 く 、補 正 に よ て 分 割 出 願 の 出 願 日 の 遡 及 認 ら れ た り 、認 ら れ た り す る の 、適 用 法 規 の 判 断 負 担 増 し 、法 的 安 定 性 、 予 見 可 能 性 に 欠 け る と も い え る

こ の よ う に 、分 割 出 願 に も と の 出 願 に 含 ま れ い 新 規 事 項 を 含 場 合 、出 願 日 の 遡 及 を 前 提 と し 、 拒 絶 理 由 、 無 効 理 由 と す べ あ る

国 際 調 和

欧 米 に お い て も 、も と の 出 願 に 開 示 し て い い 新 規 事 項 分 割 出 願 中 に 含 ま れ る と い う 瑕 疵 あ る と 、出 願 日 の 遡 及 を 前 提 と し 拒 絶 理 由 、無 効 理 由 の 問 題 と し て い る

２ 分 割 出 願 の 手 続 負 担 の 軽 減 策

出 願 人 自 身 し た も と の 出 願 の 明 細 書 等 の 大 部 分 を そ の ま ま 利 用 し て 、分 割 出 願 の 明 細 書 等 を 作 成 す る

一 方 、分 割 出 願 の 審 査 を 行 う に 、分 割 出 願 の 要 件 の 適 否 を 判 断 す る 必 要 あ り 、多 世 代 に わ た た 分 割 出 願 や 一 の 出 願 を 多 数 に 分 割 し た 分 割 出 願 の 審 査 を 行 う 際 に 、審 査 負 担 増 大 す る ま た 、第 三 者 に と て も 監 視 負 担 増 大 す

る

こ う し た 負 担 を 軽 減 す る た 、 次 の よ う 方 策 挙 ら れ る

分 割 出 願 に い て の 、 も と の 出 願 の 当 初 明 細 書 等 の 援 用

分 割 出 願 に お い て 、も と の 出 願 の 当 初 明 細 書 等 を 援 用 し 、分 割 出 願 の 特 許 請 求 の 範 囲 や 明 細 書 の う ち 補 正 を 要 す る 部 分 に 関 し て 、必 要 に 応 て 手 続 補 正 書 を 提 出 す る こ と と し 、出 願 人 の 手 続 負 担 の 軽 減 と 審 査 官 の 分 割 要 件 に 関 す る チ ェ ッ ク 負 担 の 軽 減 を 図 る

分 割 出 願 の 適 法 性 の 説 明 の 義 務 化

分 割 出 願 の 審 査 や 、第 三 者 に よ る 評 価 に お い て 、通 常 出 願 の 場 合 と 比 較 し て 、 分 割 に 係 る 発 明 原 出 願 に 開 示 さ れ て い た 否 の 判 断 を 行 う 必 要 あ る 通 常 の 特 許 出 願 に お い て 新 規 事 項 追 加 さ れ る 補 正 さ れ た 割 合 ₂～₃％ あ る の に 対 し て 、も と の 出 願 に 含 ま れ い 新 規 事 項 分 割 出 願 に 含 ま れ る 割 合 10％ 程 度 と 高 い 割 合 と て い る

ま た 、分 割 出 願 、原 出 願 や 原 出 願 を 共 通 に す る 他 の 分 割 出 願 と の 関 係 、同 一 あ る と し て 拒 絶 理 由 通 知 さ れ る こ と も 多 い

近 年 、技 術 ま す ま す 高 度 化 さ れ る 中 、権 利 取 得 の 必 要 性 高 い 分 割 出 願 に あ て 、明 細 書 の 内 容 高 度 複 雑 と る こ と 予 想 さ れ る の 、審 査 や 第 三 者 に よ る 評 価 に お い て 新 規 事 項 の 有 無 、原 出 願 等 の ク ヤ ー ム と の 同 一 性 を 検 討 す る 際 の 負 担 軽 減 を 考 慮 す る こ と の 意 義 大 い と い え る

こ の 観 点 ら 検 討 す る に 、分 割 出 願 と 原 出 願 と の 包 含 関 係 や 、原 出 願 と 分 割 出 願 の ク ヤ ー ム の 関 係 等 に い て 、当 然 の こ と ら 出 願 人 一 番 熟 知 し て い る の あ る ら 、こ れ ら の 点 に い て 、出 願 人 に 開 示 を 求 る こ と 最 も 効 果 的 あ る 出 願 人 自 身 に と て も 、 分 割 出 願 に 新 規 事 項 含 ま れ て い い こ と や 、 分 割 出 願 に 原 出 願 等 の ク ヤ ー ム と 同 一 ク ヤ ー ム い こ と の 確 認 を 行 う こ と 、 漏 れ の い 多 面 的 権 利 を 取 得 す る 極 て 重 要 と 考 え ら れ る

た し 、こ の よ う 分 割 出 願 の 適 法 性 に い て の 説 明 義 務 化 、出 願 人 に 新 た 負 担 を 生 さ る こ と に る た 、導 入 に 際 し て 、出 願 人 に と て 過 度 負 担 と ら い よ う 十 分 配 慮 す る こ と も 必 要 あ る 例 え 、分 割 出 願 に 係 る 明 細 書 と し て 原 出 願 の 明 細 書 等 を 援 用 す る 制 度 を 導 入 す れ 、原 出 願 と の 相 違 部 分 自 体 明 確 に る の あ る ら 、こ れ に 併 て 原 出 願 の 対 応 箇 所 の 段 落 番 号 を 提 示 す る よ う に す れ 、大 抵 の 場 合 に 必 要 十 分 情 報 を 開 示 し て い る こ と に

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る と 考 え ら れ る

ま た 、分 割 出 願 多 世 代 に わ た て さ れ て い る 場 合 や 、各 出 願 の 特 許 請 求 の 範 囲 の 関 係 複 雑 あ る 場 合 等 に 、審 査 官 ら 出 願 人 に 対 し 、分 割 系 統 図 等 の 提 出 を 求 ら れ る よ う に す る こ と も 有 効 と 考 え ら れ る こ の 場 合 、特 許 法 第 ₁₉₄ 条 第 ₁ 項 の 規 定 を 活 用 す る こ と 考 え ら れ る

３ も と の 出 願 の 拒 絶 理 由 通 知 分 割 出 願 に も 効 力 を 有 す る と す る こ と に い て

趣 旨

も と の 出 願 の 拒 絶 理 由 の 効 力 分 割 出 願 に も 及 ぶ と す る こ と に よ り 、分 割 出 願 の 拒 絶 理 由 を 解 消 す る イ ン セ ン テ ィ ブ の 向 、 い て 、分 割 出 願 制 度 の 濫 用 の 防 、 審 査 負 担 の 軽 減 を 図 る こ と る

国 際 調 和

米 国 続 的 出 願 に 対 し 、フ ゙ ー ス ト ア ク シ ョ ン フ ゙ イ ナ ル を 適 用 す る と い う 例 あ る MPEP706.07(b) 37CFR1.113

す わ ち 、 続 的 出 願 あ て 、す べ て の 請 求 項 も と の 出 願 の 請 求 項 ら 続 さ れ 、も と の 出 願 中 に あ た ら 、次 の ア ク シ ョ ン 先 の 拒 絶 理 由 に よ て 適 に 最 終 拒 絶 さ れ る よ う 場 合 、第 一 回 の オ フ ィ ス ア ク シ ョ ン に お い て 最 終 拒 絶 さ れ る

方 向

具 体 的 に 、 も と の 出 願 の 拒 絶 理 由 解 消 さ れ て い い 分 割 出 願 に い て 、 拒 絶 理 由 を 通 知 す る ま も く 拒 絶 査 定 る と す る 、第 一 回 の 拒 絶 理 由 を 最 後 の 拒 絶 理 由 と す べ あ る

こ こ 、 も と の 出 願 の 拒 絶 理 由 解 消 さ れ て い い 分 割 出 願 と し て 、 例 え 、請 求 項 に 係 る 発 明 原 出 願 と 同 一 あ り 、原 出 願 中 に あ た ら 、次 の ア ク シ ョ ン 先 の 拒 絶 理 由 に よ り 拒 絶 査 定 さ れ る よ う 発 明 を 分 割 出 願 に 含 場 合 等 挙 ら れ る

ⅳ 留 意 点

行 政 手 続 法 の 趣 旨 と の 整 合 性 に い て も 考 慮 す る こ と 必 要 あ る 行 政 庁 不 利 益 処 分 を し よ う と す る と 意 見 陳 述 の 機 会 を 与 え け れ ら い と い う こ と を 考 慮 す る と 、分 割 出 願 に い て 拒 絶 理 由 を 通 知 す る こ と く 拒 絶 査 定

る と す る こ と 困 難 あ る 一 方 、第 一 回 の 拒 絶 理 由 を 最 後 の 拒 絶 理 由 と す る こ と 、行 政 庁 不 利 益 処 分 を し よ う と す る と 意 見 陳 述 の 機 会 を 与 え て い る の 、 行 政 手 続 法 の 趣 旨 と 整 合 し て い る と 考 え ら れ る

も と の 出 願 の 公 開 に 伴 う 分 割 出 願 の 閲 覧 の 可 能 化

日 本 の 特 許 出 願 公 開 制 度 に よ り 、 原 則 と し て 、 特 許 出 願 の 日 ら ₁ 年 ₆ 月 を 経 過 し た と 、 特 許 出 願 公 開 さ れ る 特 許 法 第 ₆₄ 条 分 割 出 願 も と の 出 願 の 出 願 日 ら ₁ 年 ₆ 月 を 経 過 し た と 速 や に 公 開 す る こ と と し て い る

し し 、 も と の 出 願 に 出 願 日 ら ₁ 年 ₆ 月 を 経 過 し た 後 に 出 願 さ れ た 分 割 出 願 、 公 報 発 行 の 手 続 、 所 定 の 期 間 を 要 し て い る

こ う し た 期 間 に も 分 割 出 願 の 内 容 に い て も 閲 覧 る こ と と し て も よ い の い 現 在 、 出 願 書 類 の 閲 覧 、 原 則 と し て 、 出 願 公 開 さ れ た も の に い て 認 ら れ て い る し し 、こ う し た 分 割 出 願 、公 開 さ れ て も よ い 期 間 に あ る こ と や 、も と の 出 願 す に 公 開 さ れ て い る 時 期 あ る こ と を 考 え る と 、閲 覧

る こ と と し て も 問 題 い と 考 え ら れ る

５ 特 許 庁 電 子 図 書 館 Ｉ Ｐ Ｄ Ｌ に お け る 分 割 の 親 子 関 係 情 報 の 付 与

現 在 、 分 割 出 願 子 出 願 の 公 開 公 報 等 に も と の 出 願 親 出 願 の 情 報 掲 載 さ れ る の 、そ の 公 報 ら 親 出 願 の 存 否 、出 願 番 号 、そ の 内 容 等 を 知 る こ と

る

し し 、逆 の 情 報 、す わ ち 、親 出 願 の 公 報 ら 子 出 願 の 情 報 を 得 る こ と い の 、 例 え 、 Ｉ Ｐ Ｄ Ｌ 特 許 電 子 図 書 館 に 子 出 願 の 情 報 出 願 番 号 、 書 的 事 項 、リ ン ク 等 を 掲 載 す る こ と に よ て 、第 三 者 の 監 視 負 担 軽 減 さ れ

る の い

出 願 の 分 割 さ れ た う を 早 急 に チ ェ ッ ク れ 、第 三 者 監 視 す る に あ た て 利 便 性 の 向 に る の 、 情 報 の 掲 載 分 割 出 願 さ れ た 後 、

－1イ－

速 や に 行 わ れ る こ と 望 ま し い

６ 分 割 出 願 の 優 先 着 手

分 割 出 願 着 手 し 得 る 案 件 に い て 、第 三 者 の 監 視 負 担 、着 手 に お け る 公 平 性 、分 割 出 願 の 権 利 期 間 を 考 慮 し 優 先 的 に 着 手 す る こ と と し て も よ い の

い 運 用 に よ て 決 る こ と 、第 三 者 の 監 視 負 担 を 軽 減 す る こ と

る の い