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新職務発明制度及び
先使用権制度について 新職務発明制度及び
先使用権制度について
ロータス法律特許事務所
弁護士 秋山 佳胤
ロータス法律特許事務所
弁護士 秋山 佳胤
2010 年度
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職務発明制度について
職務発明制度について
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議論の契機
議論の契機
最判 H15 ． 4 ． 22 〔オリンパス事件〕→ 資料 2
職務発明規程による支払額が
特許法 35 条の相当対価額に
満たない場合の不足額請求
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不足額？ 不足額？
会社支払額
裁判所認定額
不足額
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職務発明（特 35 条）
職務発明（特 35 条）
第三十五条 使用者、法人、国又は地方公共団体（以下
「使用者等」という。）は、従業者、法人の役員、国家公務員 又は地方公務員（以下「従業者等」という。）がその性質上 当該使用者等の業務範囲に属し、かつ、その発明をするに 至つた行為がその使用者等における従業者等の現在又は 過去の職務に属する発明（以下「職務発明」という。）につい て特許を受けたとき、又は職務発明について特許を受ける権 利を承継した者がその発明について特許を受けたときは、そ の特許権について通常実施権を有する。
２ 従業者等がした発明については、その発明が職務発明 である場合を除き、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利 若しくは特許権を承継させ又は使用者等のため仮専用実施 権若しくは専用実施権を設定することを定めた契約、勤務規 則その他の定めの条項は、無効とする。
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職務発明（特 35 条）
職務発明（特 35 条）
３ 従業者等は、契約、勤務規則その他の 定めにより職務発明について使用者等に特許 を受ける権利若しくは特許権を承継させ、若 しくは使用者等のため専用実施権を設定した とき、又は契約、勤務規則その他の定めによ り職務発明について使用者等のため仮専用実 施権を設定した場合において、第三十四条の 二第二項の規定により専用実施権が設定され たものとみなされたときは、相当の対価の支 払を受ける権利を有する。
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職務発明（特 35 条）
職務発明（特 35 条）
４ 契約、勤務規則その他の定めにおいて前項の対価に ついて定める場合には、対価を決定するための基準の策定 に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況
、策定された当該基準の開示の状況、対価の額の算定に ついて行われる従業者等からの意見の聴取の状況等を考慮 して、その定めたところにより対価を支払うことが不合理 と認められるものであつてはならない。
５ 前項の対価についての定めがない場合又はその定め たところにより対価を支払うことが同項の規定により不合 理と認められる場合には、第三項の対価の額は、その発 明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連 して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇その他 の事情を考慮して定めなければならない。
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職務発明（特 35 条）の場合
職務発明（特 35 条）の場合
使用者等
従業者
発明発明
譲 渡
譲渡 対価
出 願
通常実施権 （→非独 占）
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特許を受ける権利の譲り受け
特許を受ける権利の譲り受け
職務発明
→ 会社は無償の通常実施権
（特許法 35 条 1 項）
しかし，独占できない
→ 特許を受ける権利の譲り受け
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譲り受けの方法
譲り受けの方法
個別契約
← しかし，発明者が同意しない場合
← 手続が煩雑
↓
職務発明規程
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【参考】職務著作（著 15 条）
【参考】職務著作（著 15 条）
（職務上作成する著作物の著作者）
第十五条 法人その他使用者（以下この条におい て「法人等」という。）の発意に基づきその法人等 の業務に従事する者が職務上作成する著作物（プロ グラムの著作物を除く。）で、その法人等が自己の 著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作 成の時における契約、勤務規則その他に別段の定め がない限り、その法人等とする。
２ 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従 事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著 作者は、その作成の時における契約、勤務規則その 他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
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【参考】職務著作（著 15 条）の場
【参考】職務著作（著 15 条）の場 合
合
法人等
従事者
著作権
（創作行為）
人格権
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【参考】職務著作（著 15 条）の要
【参考】職務著作（著 15 条）の要 件
件
1. 法人等の発意
2. 業務に従事
3. 職務上作成
4. 法人等の名義による公表
←プログラム著作物では不要
5. 契約、勤務規則に別段の定めなし
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【参考】職務著作（著 15 条）の効果
【参考】職務著作（著 15 条）の効果
著作者は法人等
譲渡手続不要（あると逆に変）
著作者人格権も法人等
→不行使特約不要（あると逆に
変）
譲渡対価なし
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特許権の特徴～著作権との比較
特許権の特徴～著作権との比較
特許権 著作権
技術的思想
（アイデア）を保護
表現を保護
特許庁への出願・登録 手続が必要
創作により当然に発生
（手続不要＝無方式主義） 発明性（新規性・進歩性）必
要
創作性は容易に認められる。 侵害に依拠は不要 侵害には依拠が必要
職務発明（特 35 条） 発明者に原始的に帰属
→ 会社に承継
職務著作（著 15 条） 法人等に原始的に帰属
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職務発明規程の構築，内容
職務発明規程の構築，内容
従業員の開発，発明へのインセンティブ
会社財産の維持，運用コスト
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職務発明規程の運用
職務発明規程の運用
個別的に丁寧な対応
大量処理の必要
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小括 小括
職務発明制度をどう作るかは，
経営方針そのもの
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新職務発明制度ー H16 改正法
新職務発明制度ー H16 改正法
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趣旨 趣旨
譲渡対価決定の際の企業の
手続面（プロセス）の重視
会社「自治」の尊重
会社の手続， 支払が不合理
かどうか
裁判所が決定
不合理
会社の決定・支払を尊 重
不合理でない
裁判所の判断フロ
ー
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「不合理」性の判断
「不合理」性の判断
基準の策定から対価の支払に至るまで
の手続面、対価の額を総合的に評価
（協議の状況、開示の状況、意見の聴
取は例示、「等」）
発明者である個別の従業者等との間で
相対的に判断
不合理性
の状況協議 の状況開示
意見の聴取
の状況
等
対価額総合的 相対的
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不合理性判断の相対性
不合理性判断の相対性
同じ職務発明規程
A B
不合理でな
い 不合理
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協議の状況①
協議の状況①
基準策定のための話し合い
「協議」があったかどうかのポイン
ト
発明者である個別の従業者等との
間で相対的に判断
実質的に発言の機会があったかど
うか
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協議の状況②
協議の状況②
代表者との話し合い
正当な代表か、黙示的な委任でもよ い。
協議の進め方
実質的に協議が尽くされたと評価で きるか
前提となる資料・情報が必要
証拠化しておく
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開示の状況
開示の状況
方法に制約無し
ｅｘ . 掲示，備置，交付，イントラネッ ト，
インターネット
アクセスしやすいことが重要
「見ようと思えばいつでも見られ
る」
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意見の聴取の状況①
意見の聴取の状況①
対価決定に際して、使用者等から当該
従業者等に対して意見の聴取を求めた
と評価できるような事実
事前または事後、または両者の併用型
異議申立制度などは、事後の 1 類型
である。
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意見の聴取の状況②
意見の聴取の状況②
前提となる資料、情報の提示、説
明が必要
発明者である個別の従業者等との
間で相対的に判断
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実績補償ないし特許法 35 条
の相当の対価額の算定式の概
略
実績補償ないし特許法 35 条
の相当の対価額の算定式の概
略 １ ライセンスの場合
ライセンス料 × 発明者貢献度 ×
（ 1 －会社貢献度） 発明者割合
（
）
売上高 × 実施料率
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実績補償ないし特許法 35 条
の相当の対価額の算定式の概
略
実績補償ないし特許法 35 条
の相当の対価額の算定式の概
略
２ 自己実施の場合
① 仮想実施料率算定方式
売上高 × 発明者貢献度
（ 1 －会社貢献度）× 発明者割合
× 売上高超過
の割合
※ 超過売上高＝通常実施権を超えた部分
仮想実施料率
本件発明の寄
× 与度 ×
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実績補償ないし特許法 35 条
の相当の対価額の算定式の概
略
実績補償ないし特許法 35 条
の相当の対価額の算定式の概
略
２ 自己実施の場合
② 利益率算定方式
売上高 × 発明者貢献度
（ 1 －会社貢献度）× 発明者割合
× 売上高超過
の割合
※ 超過売上高＝通常実施権を超えた部分
現実の利益率
本件発明の寄
× 与度 ×
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超過売上高
超過売上高
会社は無償の通常実施権（ 35 条 1 項）
↓
会社の「利益」とは，通常実施権を超えた
「独占」部分→「独占の利益」「超過売上高」
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問題となる規程例①
問題となる規程例①
上限の定め
一括払い
等級（ランク）別評価
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問題となる規程例②
問題となる規程例②
売上高でなく利益額を基準とする
ことの可否
実績補償を顕著な売上高や利益が
あった場合に限定している場合
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問題となる規程例③
問題となる規程例③
外国特許の取扱
最判 H18.10.17 〔日立製作所上告審〕
（→資料 4 ）は特許法 35 条 3 項 4 項の類 推適用を認め、補償が必要と判示
いわゆるノウハウについて
発明性のあるノウハウには必要
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問題となる規程例④
問題となる規程例④
出願しないあるいは不要な
権利の「返却」
特許権を第三者に譲渡する
場合
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小括 小括
自社の規程の内容について、
裁判所に合理的に説明できる
よう（筋がとおるよう）
準備しておく必要
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問題点① 発明者性
問題点① 発明者性
発明者性
発明者（共同発明者を含む。）に当たると いうためには，当該発明における技術的思 想の創作行為に現実に加担したことが必要 であり，単なるアイデアや研究テーマを提 示したにすぎない者などは，技術的思想の 創作行為に現実に加担したとはいえないか ら，発明者ということはできない。
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知財高判 H18.7.19 【和光純薬工業事件】 知財高判 H18.7.19 【和光純薬工業事件】
「発明」とは「自然法則を利用した技術 的思想の創作のうち高度のもの」をいう から（特許法２条１項），発明者（共同 発明者を含む。）に当たるというために は，当該発明における技術的思想の創作 行為に現実に加担したことが必要であり
，単なるアイデアや研究テーマを提示し たにすぎない者などは，技術的思想の創 作行為に現実に加担したとはいえないか ら，発明者ということはできない。
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知財高判 H18.7.19 【和光純薬工業事件】 知財高判 H18.7.19 【和光純薬工業事件】
のみならず，化学の技術分野に属する発明につ いては，一般に，ある物品を構成する有効成分の 物質名やその化学構造のみから，当該物品の有用 性を予測することが困難であるため，これを構成 する物質についての着想のみから，直ちに当業者 において実施可能な発明が完成するものではなく
，有用性を確認するための実験を繰り返し，有用 性が認められる範囲のものを明確にして初めて技 術的思想の創作をしたといい得るものも数多く存 在する。そして，そのような場合においては，上 記着想を示したのみでは，技術的思想の創作行為 に現実に加担したとはいえないから，当該着想を 示したのみの者をもって発明者ということはでき ない。
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問題点② 消滅時効
問題点② 消滅時効
消滅時効→ 10 年
勤務規則等に，使用者等が従業者等に対 して支払うべき対価の支払時期に関する 条項がある場合には，その支払時期が相 当の対価の支払を受ける権利の消滅時効 の起算点→最判 H15.4.22 〔オリンパス 事件〕、資料 2
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問題点③ 相当対価額の算定
問題点③ 相当対価額の算定
通常実施権を超えた「独占」の部分 →「独占の利益」「超過売上高」
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問題点③ 相当対価額の算定
問題点③ 相当対価額の算定
実施の有無
特許の寄与度
規程の不合理性
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職務発明事件の実務①
職務発明事件の実務①
争いになった場合の対応
警告書、回答書のやりとり
法律家への相談
立証資料の問題
退職後の訴訟提起
会社に資料は残っているか
（ ISO 問題）
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職務発明事件の実務②
職務発明事件の実務②
第 1 回期日から弁論準備手続、閲覧
制限（民訴 92 条）
→ 判決書も一部閲覧制限可能
プレスリリースの準備
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先使用権制度について
先使用権制度について
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先使用権制度の活用場面
先使用権制度の活用場面
ノウハウと特許出願
特許権行使に対する防御
無効論，非侵害論
先使用権（ cf. 公然実施との関係）
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ノウハウと特許出願
ノウハウと特許出願
新技術
特許出願→公開
ノウハウ→非公開
先使用権
公開に対する代償→独占
営業秘密
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特許権行使に対する防御
特許権行使に対する防御
Ａ Ｂ
特許侵害差止請求
・非侵害論・無効論
・先使用権
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制度趣旨 制度趣旨
先願主義において，
特許権者と先使用者の
衡平を図る（衡平説）
cf. 経済説
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先使用権の主体（要件）
先使用権の主体（要件）
① 特許出願に係る発明の内容を知らない で自らその発明をし、又は特許出願に係る 発明の内容を知らないでその発明をした者 から知得して
② 特許出願の際現に
③ 日本国内において
④ その発明の実施である事業をしている 者又はその事業の準備をしている者
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「事業の準備」
「事業の準備」
「法 79 条にいう発明の実施である「事業の 準備」とは、・・・その発明につき、いま だ事業の実施の段階には至らないものの、 即時実施の意図を有しており、かつ、その 即時実施の意図が客観的に認識される態様
、程度において表明されていることを意味 する」
（最判 S61.10.3 ，ウォーキングビーム事 件）
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先使用権の内容（効果）
先使用権の内容（効果）
⑤ その実施又は準備をしている発明及び 事業の目的の範囲内において
⑥ その特許出願に係る特許権について通 常実施権を有する
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発明の範囲①
発明の範囲①
「『実施又は準備をしている発明の範囲』とは、 特許発明の特許出願の際（優先権主張日）に先使 用権者が現に日本国内において実施又は準備をし ていた実施形式に限定されるものではなく、その 実施形式に具現されている技術的思想すなわち発 明の範囲をいうものであり、したがつて、先使用 権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先 使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式 だけでなく、これに具現された発明と同一性を失 わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶ ものと解するのが相当である。」
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発明の範囲②
発明の範囲②
「そして、その実施形式に具現された発明が特許発 明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効 力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのは もちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範 囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許 発明の全範囲に及ぶものというべきである。」
（前掲最判 S61.10.3 ，ウォーキングビーム事 件）
特許発明の技術的範囲
Ａ イ イ’ イ
”
実施形式に具現された発 明
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先使用権立証のポイント①
先使用権立証のポイント①
点ではなく、線の立証
① 先使用発明に至る研究開発行為
② 先使用発明の完成（又は発明者からの知
③ 先使用発明の実施である事業の準備得）
④ 先使用発明の実施である事業の開始
の各段階における書証等
ガイドライン P14 よ り
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先使用権立証のポイント②
先使用権立証のポイント②
特許出願後に実施形式を変更する場合
→ 特許出願の明細書に相当する資料や、 発明範囲の判断に資する資料の準備
「事業を断念」していないことが客観的に 認識できるような証拠
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先使用権立証のための
具体的資料例
（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 36 頁以下）先使用権立証のための
具体的資料例
（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ 36 頁以下）
技術関連書類
研究ノート
技術成果報告書
設計図・仕様書
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先使用権立証のための
具体的資料例
先使用権立証のための
具体的資料例
事業関係書類
事業計画書
事業開始決定書
見積書・請求書
納品書・帳簿類
作業日誌
カタログ、パンフレット、商品取扱説明書
製品等や物自体や工場等の映像を証拠として残 す手法の例
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先使用権立証のための証拠確
保、管理体制の構築
先使用権立証のための証拠確
保、管理体制の構築
資料確保・保管の担当部署、責任者の明確 化、組織的な資料の管理体制
資料確保のタイミング
時系列的、段階的に資料を確保。
ex. 発明完成に至る経緯，発明完成時，事業化 準備時，製品化決定時，製造開始時，販売開始 時
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証拠力を高めるための具体的手
法 ポイント
（ガイドライン 58 頁以下）証拠力を高めるための具体的手
法 ポイント
（ガイドライン 58 頁以下） ① いつ（日付証明）
② 誰が（作成者証明）
③ どのような内容（非改ざん証
の資料を作成したか。 明）
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証拠力を高めるための具体的手
法 公証サービス
証拠力を高めるための具体的手
法 公証サービス
① 確定日付
② 事実実験公正証書
③ 契約等の公正証書
④ 私署証書認証
⑤ 宣誓認証
⑥ 電子公証制度
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証拠力を高めるための具体的手
法 その他
証拠力を高めるための具体的手
法 その他
タイムスタンプと電子署名
タイムスタンプは、日付と内容（非かい ざん）証明
電子署名は、作成者証明
郵便
① 内容証明郵便
② 引受時刻証明郵便
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参考文献 参考文献
職務発明制度について
特許庁「新職務発明制度における手続事例 集」
太田大三「職務発明規程実務ハンドブック」
（商事法務）
先使用権制度について
先使用権制度の円滑な活用に向けて－戦略的 なノウハウ管理のために－（平成 18 年 6 月 特許庁）＝「ガイドライン」
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