1 特許権侵害訴訟における無効理由の判断 (1) 平成12年4月11日最高裁判決（以下「キルビー最高裁
判決」という）
最高裁判所第三小法廷は、特許の無効審決が確定する 以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特 許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて 判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特 許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特 許権に基づく差止め又は損害賠償等の請求は、特段の事情 がない限り、権利の濫用に当たり許されないと判断した。
その理由として、① このような特許権に基づき、当該発明 の実施行為を差し止め、又はこれについて損害賠償等を請 求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不 当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与 えるもので、衡平の理念に反する結果となること、② 紛争 は、できる限り短期間に、一つの手続で解決するのが望まし
いものであるところ、右のような、特許権に基づく侵害訴訟に おいて、まず、特許庁における無効審判を経由して無効審決 が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することを もって、特許権の行使に対する防御方法とすることが許され ないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思の ない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟 経済にも反すること、そして、③ 特許法168条2項は、特許に 無効理由が存在することが明らかであって、前記のとおり、無 効とされることが、確実に予見される場合においてまで訴訟 手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできないこ とを挙げている。
(2) 本判決の位置付け
（ⅰ） 問題の所在
我が国の特許法では、登録によって発生した特許権は無 効審決の確定まで存続するものとしており、無効審決確定前 に、侵害訴訟において無効理由の存否について判断するこ とができるか否かが問題となる。
（ⅱ） 大審院の立場（無効判断否定説）
大審院判例の見解によると、まず、特許庁における無効審 判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効 理由の存在することをもって、侵害訴訟における抗弁とするこ とができないので、無効審決が確定しない以上、特許権は有 効なものとして判断せざるを得ないことになる。
（ⅲ） 従前の学説と下級審裁判例
無効審決が確定する前であっても、侵害訴訟を中止するこ となく、無効審決の確定を待たずに侵害裁判所が妥当な結 論を出すための理論構成が模索されてきた。以下にそれらの 学説を示す。
① 限定解釈説（拡張解釈否定説・実施例限定説）
② 自由技術の抗弁説（公知技術の抗弁説）
③ 技術的範囲確定不能説（保護範囲不存在説）
④ 当然無効説（無効の抗弁説）
⑤ 権利濫用説
（ⅳ） 最高裁判決の立場
本判決は、上記のような学説、また下級審裁判例が出され る状況の下で、大審院判決を判例変更して、特許の無効審 決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する 裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか 否かについて判断することができるとした。これにより、具体 的に妥当な結論が得られ、無効審判と侵害訴訟という二度手 間を省き、侵害訴訟の審理の迅速化が図られる。
(3) 権利濫用の要件論
（ⅰ） 主観的要素の要否
本判決は、無効理由の存在が主観的要素に係る場合でな くても、無効理由の存在が明白であれば足りるとしたものであ り、個別の事情を必要としていない。
（ⅱ） 無効理由の類型
本判決では無効理由の類型による区別をしていない。
（ⅲ） 無効理由の存在の明白性
本判決は無効理由の存在の明白性を要件とした。明白性 の要件は、無効審決の確定までは特許権が有効に存続する こと（特許法125条）を前提とし、公定力を有する特許査定とい う行政処分に由来する特許権に基づく請求を排斥するため に必要な要件として位置付けられる。また、明白性を要件と することにより、侵害訴訟と無効審判の判断の齟齬を防止す ることにもつながる。
（ⅳ） 特段の事情
「特段の事情」は、無効理由が存在しても、訂正が認めら れる蓋然性が高い場合など、特許が無効とはいえない場合 があること等を念頭においたものである。
(4) 権利濫用の効果論
（ⅰ） 無効審判の結論との関係
① 無効審決が先に確定すれば、特許権は初めから存在し なかったものとみなされるから（特許法125条）、侵害訴訟は、
当然、請求棄却となる。
② 無効審決の確定前に、侵害訴訟において、特許に無効 理由があることが明らかか否かを判断するに当たって、その 判断が微妙である場合には中止制度を活用することも可能 である。
③ 侵害訴訟では、特許に無効理由が存在することが明らか とはいえないとして差止めや損害賠償請求が認容された後に 無効審決が確定したという場合は、再審請求が可能である。
④ 逆に、侵害訴訟で、無効理由が存在することが明らかで あると判断され、権利濫用の抗弁が容れられて特許権者の請 求が棄却された後に、無効審判（及びそれに続く審決取消訴 訟）により、無効でないという判断がされた場合は、それ自体 としては救済が困難と思われる。
（ⅱ） 他の訴訟との関係
① 第三者との関係
無効理由が存在することが明らかであることの効力は、飽くま で当事者間限りの、また、その事件限りの相対的なものであ ることを予定していると解される。しかし、無効理由が存在す ることが明らかであるとの判断がされた場合において、別訴に おいて、同一の無効理由が主張され、同一の証拠が提出さ れたときには、事実上、判断が異なる事態が生じることは少な いものと思われる。
② 同一当事者間の別訴との関係
権利濫用の抗弁は、理由中の判断にすぎず、既判力が生 じる余地はなく、我が国では争点効は認めないのが判例理 論である。信義則により、これに反する主張が制限されること がないとは言い切れないものの、通常、これが別訴において 法律上の効力を有することはないと思われる。
(5) 侵害訴訟における特許無効理由の判断
（ⅰ） 最高裁判決の与える影響
① 訴訟の迅速化の要請
本判決により、従前長期未済の原因となっていた事案の多 くが迅速審理をされることになると思われ、我が国の特許権 侵害訴訟の審理が遅いと批判されていた要因の一つを除去 することができたというべきである。
② 紛争の一回的解決
無効審判は、特許の対世的な無効を求めるためのもので あり（特許法125条）、侵害訴訟における権利濫用の抗弁は、
特許権の行使に対する相対的な防禦方法であると位置付け られている。
（ⅱ） 専門性の強化及び裁判所と特許庁の連携
① 東京地裁又は大阪地裁の競合管轄が認められ（民事訴 訟法6条）、現在では、特許・実用新案侵害訴訟の大部分が 両地裁に係属している。両地裁の専門部には、特許庁から 調査官が派遣されている（裁判所法57条）。その意味で、侵 害訴訟裁判所が無効理由の存在の明白性についての審理 を行うに際しても、その十分な協力体制が整っている。
② 特許法71条の2（鑑定嘱託）の活用は、現状では、それほ ど多くはないが、今後の検討課題である。
③ 特許法168条3、4項の通知制度の新設により、無効審判・
審決取消訴訟と侵害訴訟の係属状況が相互に把握できるよ うになった。
(6) 特許の無効をめぐる今後の検討事項
（ⅰ） 侵害訴訟における特許の有効性の判断
① 侵害訴訟で特許無効の抗弁を認めるべきであるとの立法 論についての課題
法律的な検討課題としては、以下のようなことが想定され る。
(a) 特許査定は、行政処分であり、公定力を有するにもかか わらず、権限ある行政庁又は裁判所の取消しを経ることなく、
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●知財研紀要 2002
民事訴訟である侵害訴訟において、特許が無効であると判 断することは、一般の行政法理論との整合性を欠くのではな いか。
(b) (a)の点を別の側面からみると、特許法123条所定の事 由は、現行法上、「無効」という文言を使っているが、行政処 分の「取消」事由を法定していると解するべきである。同条所 定の事由がある特許は、その特許査定に取り消し得べき瑕疵 があるにとどまるにもかかわらず、これを実体的にも「無効」な ものとして取り扱うことが可能なのか。
(c) 最高裁判決の「特段の事情」で念頭におかれていた、
特許請求の範囲の訂正をどのように取り扱うかについて、侵 害訴訟における特許無効の抗弁を認めるとすると、行政処分 に該当する特許請求の範囲の訂正をどのように扱うか。
さらに、政策論としても、以下の諸点に留意する必要がある。
(d) 最高裁判決の法理から無効理由の存在の明白性の要 件を外すという立法論は、侵害訴訟における審理の負担が 現在よりはるかに重くなり、せっかく迅速化した侵害訴訟の審 理期間を長期化させるおそれがある点。
(e) 無効審判制度を維持しつつ、明白性の要件を削除し、
直接に無効の抗弁を認めるものとすると、侵害訴訟と無効審 判との結論が齟齬するケースが増え、法的安定性を害するこ とになる点。
(f) 侵害訴訟における特許無効の抗弁を認めることにより、
特許権者の権利を現行法より弱めることとなるのではないかと いう点。
② 侵害訴訟における特許無効の抗弁に対世効を持たせる 場合の課題
特許法125条と正面から抵触することになり、無効審判制 度の維持が困難となるおそれがあるのではないか。
③ 特許無効の抗弁を認める場合の、侵害訴訟における特 許請求の範囲の訂正を認めるべきであるとの立法論に対 する課題
現行法において、特許請求の範囲の訂正は、特許査定と いう行政処分を変更する新たな行政処分と位置付けられ、こ れを特許庁以外の機関が判断することの当否の問題、また、
一部無効や一部放棄のように、実質的に訂正の機会を確保 するとすれば、排他的効力を有する特許権が、ある事件限 り、又は特定の相手方との関係で、その権利範囲を異にする こととなり、法的安定性を害するという問題が考えられる。
（ⅱ） 特許の無効をめぐる将来像
侵害訴訟における無効理由の存在の明白性判断を可能と した最高裁判決は、現行の我が国特許制度の下において最 も妥当な結論を導くために権利濫用説を採用したものであ る。そして、この最高裁判決の下で下級審裁判例が積み重ね られることによって、最高裁判決の示した法理の要件や効果 についてもより具体化され、実務がより一層円滑に運用され
ていくことが期待されていると考えている。
侵害訴訟における抗弁の在り方は、特許制度の根幹にか かわる極めて重大な問題である。特許紛争について、特許庁 が果たしてきた役割や、裁判所における専門性の確保、その 他制度全体について慎重な検討をすることが必要であり、我 が国の行政法理論や民事訴訟理論と整合性のある制度設計 をすることが望まれる。
2 特許審判・審決取消訴訟における争訟の一回 的解決について
(1) 問題の所在等
現在までの判例においては、後記の昭和51年最大判の法 理により、審決の取消訴訟事件が、同一特許ないし同一特許 出願にもかかわらず、個々の無効理由ごと、拒絶理由ごとに 分断されてしまっており、その結果、事件が審決取消訴訟と 審判との間を何度も往復する、いわば「キャッチボール」的な 状況の可能性が不可避的に生じて、争訟の一回的解決の要 請とは程遠い状況となっている。そして、このような問題性 は、平成11年最高裁判決により、更に増幅しているのが現状 である。
そこで、以下においては、争訟の一回的解決の実現を大き く阻む結果となっているこの問題点について、解釈論と立法 論の双方の観点から検討する。
(2) 審決取消訴訟における審理範囲
（ⅰ） 昭和51年最大判の概要等
最大判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁（以下「昭和51 年最大判」という。）においては、まず、無効審判審決の取消 訴訟における審理範囲制限を導いた上で、これをそのまま拒 絶審決取消訴訟についても及ぼしている。そして、このような 基本となる、無効審判審決の取消訴訟における審理範囲制 限については、以下のように、二段階に分けて理解すること ができる。まず、a) 「専ら当該審判手続において現実に争わ れ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみ が審理の対象とされるべき」であるとした上で、b) このような 無効原因の特定につき、b-1) 無効原因の条文の各号ないし 各違反規定ごとに別個独立の無効原因とし、b-2) さらに、
「特定の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知 事実との対比における無効の主張とは、それぞれ別個の理 由をなす」としている。
ここでは、審判手続において、提出すらされていない無効 原因（以下、「未提出」原因）のみならず、提出はされ、審理 はされていても、審決中において判断されていない無効原因
（以下、「未判断」原因）についても、審決取消訴訟の審理範 囲外とされているのである。
しかるに、前提となる上記a)の法的根拠に妥当性がある か、以下において論ずることとする。